АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

http://www.udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А71- 15/2022

24 июня 2022 года

г. Ижевск

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2022 года. Полный текст решения изготовлен 24 июня 2022 года

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи                           Н.М. Морозовой, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи Ю.Д. Тюфтиной, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт», г. Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Лео Смарт Авто», г. Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: 

ФИО1 

ФИО2

о взыскании 1000000 руб. компенсации за незаконной использование товарного знака

при участии представителей:

от истца: ФИО3  – представитель по доверенности от 01.11.2021 (копия диплома) 

от ответчика: ФИО4 – представитель по доверенности от 12.12.2019 (копия диплома) 

от третьих лиц: не явился (извещен)

у с т а н о в и л:

Иск заявлен о взыскании 1000000 руб. компенсации за незаконной использование товарного знака. 

Определением суда от 15.03.2022 к участию в деле привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: ФИО1, ФИО2

В порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 21 июня 2022 года в 09 час. 40 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец требования поддержал. 

Ответчик исковые требования оспорил, по доводам отзыва и дополнениях к отзыву (л.д. 15-18,19-21,68-70), а именно: истцом не предоставлены доказательства использования и, тем более, незаконного использования товарного знака №3541 18 ответчиком. 

Ответчик указывает на отсутствии заинтересованности в использовании товарного знака № 354118 для собственных нужд, т.к. является официальным дилером торгового бренда - марки Вольво в УР и согласно дилерскому договору обладает исключительным правом использования товарного знака «VOLVO» на территории УР, следовательно  соблюдает корпоративные стандарты Вольво, в том числе касающиеся интеллектуальной собственности, заинтересован в продвижении бренда Вольво в Удмуртии. Следовательно, Ответчик не заинтересован в смешении товарного знака, продукции и услуг «Вольво» с товарным знаком Истца, т.к. это может существенно обесценить представляемый Ответчиком бренд VOLVO.

Кроме того, указывает на ошибочность суждений истца о не предоставлении права использования товарного знака № 354118 в пользу ответчика по соглашению о сотрудничестве и совместной деятельности № 03 от 21 августа 2019 года, поскольку не была произведена необходимая в соответствии со ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация такого права, т.к. данная государственная регистрация носит уведомительный характер и обязанность по ее осуществлению лежит на правообладателе, т.е. на Истце. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федеральною органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. Таким образом, истец, не исполнив свою обязанность по государственной регистрации факта предоставления Ответчику по договору права использования товарного знака №354118, теряет право на оспаривание заключенного с Ответчиком соглашения «о сотрудничестве и совместной деятельности» и предъявление Ответчику претензий о незаконном пользовании товарным знаком №354118.

Третье лицо ФИО2 требования оспорил, представив пояснения на иск (л.д. 68, 108-109). 

Как следует из материалов дела, истец – общество  с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт» (далее - ООО «ТСЦ «Лео Смарт») является правообладателем исключительных прав на товарный знак №354118, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01 июля 2008 г.

Приоритет товарного знака правообладателя установлен 09 марта 2007 года, срок действия исключительного права продлен до 09 марта 2027 года.

Товарный знак правообладателя относится к следующим классам МКТУ и перечню товаров и/или услуг:

35 - аренда площадей для размещения рекламы; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), включая услуги оптово-розничной торговли, в частности автомобилями.

37 - восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек (ремонт); информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств, включая автозаправочные станции; чистка транспортных средств.

39 - услуги автостоянок.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16.06.2021 по делу № А71-10669/2020 ООО ТСЦ «Лео Смарт» признано несостоятельным (банкротом). В отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден  ФИО5  (ИНН 

<

***>,  номер в сводном государственном  реестре арбитражных управляющих –  9053).

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим истца было выявлено, что указанный товарный знак использовался в своей деятельности  ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью «Лео Смарт Авто» (далее - ООО «Лео Смарт Авто»).

18.08.2021 года конкурсным управляющим ООО ТСЦ «Лео Смарт» в адрес ООО «Лео Смарт Авто» была направлена претензия № 56 (приобщена к материалам дела в электронном виде) с требованием прекратить использование изображения товарного знака, а также возместить правообладателю компенсацию за неправомерное использование товарного знака.

Обществом «Лео Смарт Авто» в адрес ООО ТСЦ «Лео Смарт» направлен ответ на претензию № 2508/2 от 28.08.2021, в котором последний ссылается на пользование товарным знаком на законных основаниях в связи с заключением между ООО ТСЦ «Лео Смарт» и ООО «Лео Смарт Авто» соглашения от 21.08.2019 № 3 о сотрудничестве и совместной деятельности.

Между тем, истец, полагая несоблюдении со стороны ответчика требования о государственной регистрации перехода исключительного права использования товарного знака в пользу ответчика, и, соответственно считая несостоявшимся указанный переход права пользования, обратился в суд с настоящим иском о взыскании 1000000 руб. компенсации за незаконной использование товарного знака.

Выслушав доводы сторон, исследовав и оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат в силу следующего.

Согласно положениям статьи 1225 ГК РФ приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В силу пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В пункте 1 статьи 425 ГК РФ указано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Пунктом 3 статьи 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем составления с другими условиями и смысла договором в целом.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 2 названной статьи договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Таким образом, предметом договора коммерческой концессии является комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

В силу пункта 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно пункту 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII данного Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" приведена правовая позиция, согласно которой предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Таким образом, обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Отсутствие государственной регистрации не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте наличия обязательства.

Вместе с тем, такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации тех правоотношений, которые подлежат государственной регистрации.

Материалами дела подтверждено, и сторонами не оспорено, что между ООО ТСЦ «Лео Смарт» и ООО «Лео Смарт Авто»  подписано Соглашение от 21.08.2019 №03 (л.д.8) о сотрудничестве и совместной деятельности, содержащее условия договора коммерческой концессии, которое на момент обращения истца в суд с исковым заявлением является заключенным, в установленном порядке сторонами не расторгнуто.

При подписании Соглашения воля сторон формировалась свободно. 

Кроме того, на момент подписания указанного соглашения  истец знал, что у ответчика отсутствовали права на использование товарного знака №354118.

В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами (в частности, выпиской из Государственного реестра на товарный знак с указанием в качестве действующего правообладателя истца) истец понимал необходимость совершения совместных с ответчиком действий по государственной регистрации прав на использование товарного знака.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору, в соответствии с пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ регистрация предоставления права на использование товарного знака №354118 Росреестром может быть осуществлена на основании заявления одной из сторон.

Между тем, действий по оформлению совместного заявления для регистрации Роспатентом права на использование ответчиком товарного знака, в частности истец не предпринял.

Таким образом, истец, не исполнив свою обязанность по государственной регистрации факта предоставления ответчику по договору права использования товарного знака № 354118 теряет право на оспаривание заключенного с ответчиком соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности и последующему предъявлению ответчику требований о взыскании компенсации за использование товарного знака № 354118.

Руководствуясь положениями пунктов 3, 4 статьи 1, пунктами 1, 2 статьи 10 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что бездействия истца по инициации регистрации Роспатентом права на использование ответчиком товарного знака, с последующим предъявлением иска, являются недобросовестными и свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Исходя из изложенного, суд не усматривает законных оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании принятого по делу решения, в соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на истца. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торгово-Сервисный Центр «Лео Смарт», г. Ижевск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 23000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

 

Судья                                                                        Н.М. Морозова