Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-100525/23

26 апреля 2024 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 20 марта 2024 года

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Минаевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Самедовой А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «СМАРТБРИК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ФИО1

о признании, запрете, обязании,

третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

при участии в судебном заседании - согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «СМАРТБРИК» (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к ФИО1 (далее – ответчик) о :

- признании администрирование ФИО1 доменного имени mimismart.ru нарушением исключительного права ООО «СМАРТБРИК» на товарный знак «MiniSmart» (свидетельство на товарный знак №708072);

- запрете ФИО1 использовать товарный знак «MiniSmart» путем его размещения в доменных именах сети Интернет;

- обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени mimismart.ru ООО «СМАРТБРИК» не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

- взыскании 24 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (далее - АО «РСИЦ», третье лицо).

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что ему принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 708072, однако ответчик без его разрешения использовал в доменном имени, администратором которого он является, сходное до степени смешения с этим товарным знаком обозначение, чем нарушил соответствующие права истца.

Определениями Арбитражного суда Краснодарского края от 27.07.2023 иск принят к производству, а также приняты обеспечительные меры в виде запрета администратору доменного имени mimismart.ru ФИО1 совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору АО «РСИЦ» аннулировать доменное имя и передать права администрирования доменного имени другому лицу.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2023 дело передано по подсудности в Арбитражный суд Московской области.

Определением Арбитражного суда Московской области исковое заявление принято к производству и назначено к судебному разбирательству.

В порядке ст. 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования и просил:

- признать администрирование ФИО1 доменного имени mimismart.ru нарушением исключительного права ООО «СМАРТБРИК» на товарный знак «MiniSmart» (свидетельство на товарный знак №708072) в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

- запретить ФИО1 использовать товарный знак «MiniSmart» путем его размещения в доменных именах сети Интернет в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

- взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СМАРТБРИК» 24 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Уточнения исковых требований приняты судом.

Ответчик в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на наличие у него прав на доменное имя mimismart.ru, которое зарегистрировано 16.03.2013, тогда как товарный знак истца зарегистрирован 12.04.2019. Кроме того по мнению ответчика товарный знак MimiSmart вводит и может ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, а также ответчик указал на то, что настоящий спор не подсуден арбитражному суду на территории РФ.

Третье лицо также представило отзыв на исковое заявление, в котором указало, что не заявляет самостоятельных требований на предмет данного спора, оставляет разрешение данного спора на усмотрение суда и просит рассмотреть настоящее дело без участия представителя.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в судебное заседание не направили.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак «MiniSmart» по свидетельству Российской Федерации № 708072 с приоритетом от 06.09.2018, зарегистрированный 12.04.2019  в отношении перечня товаров и услуг 09-го и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

ФИО1 (далее - Ответчик) является администратором доменного имени mimismart.ru, что подтверждается ответом регистратора АО «РСИЦ».

В доменном имени mimismart.ru полностью воспроизводится наименование товарного знака MimiSmart, который принадлежит ООО «СМАРТБРИК».

На основании положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ именно правообладатель товарного знака обладает исключительным правом на использование товарного знака для индивидуализации своих товаров, работ и услуг в сети «Интернет» в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, исключительное право на использование доменного имени, в котором воспроизводится товарный знак «MimiSmart», принадлежит Истцу.

Какие-либо договоры, предоставляющие Ответчику право администрирования доменного имени, в котором воспроизводится наименование указанного товарного знака, между Истцом и Ответчиком не заключались, соответствующие права Ответчику не передавались.

По общему правилу, фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак (пункт 158 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ»),

Таким образом, факт администрирования Ответчиком доменного имени mimismart.ru, содержащий наименование товарного знака «MimiSmart», нарушает исключительные права Истца.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

При таких обстоятельствах истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Наличие у истца исключительного права на товарный знак «MimiSmart» по свидетельству Российской Федерации № 708072 подтверждается представленными в материалы дела свидетельством на товарный знак и сведениями о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Судом установлено, что администратором доменного имени mimismart.ru является ответчик (л.д.47), что последним не оспаривается.

Сравнив товарный знак истца с обозначением, используемым ответчиком, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного.

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы.

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений (например, «ЛИОТОН», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000»).

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (п. 7.3 главы 2 раздела IV Руководства).

Товарный знак «MiniSmart» по свидетельству Российской Федерации № 708072 является словесным, состоящим из словесных элементов «MiniSmart», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Доменное имя mimismart.ru состоит из словесных элементов «mimismart.ru», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Таким образом, сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент «mimismart.ru», состоящий из одних и тех же букв, слогов, звуков, что обуславливает фонетическое тождество сравниваемых обозначений.

Сравниваемые обозначения имеют высокую степень графического сходства, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского), цвета (черного), стандартного шрифта.

Данные обстоятельства свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Товарный знак «MiniSmart» по свидетельству Российской Федерации № 708072 зарегистрирован, в отношении 09-ого и 37-ого классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары (усулги) 09, 37 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца, и товары (услуги), которые предлагались ответчиком на спорном сайте, однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары (услуги) могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в рассматриваемой ситуации имеется реальная угроза или вероятность вызвать смешение у потребителей между товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, и обозначением, используемым ответчиком.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что использование ответчиком домена mimismart.ru влечет смешение с товарным знаком истца в отношении указанных выше однородных товаров и услуг, а, следовательно, приводит к нарушению исключительного права истца на спорный товарный знак в отношении этих товаров и услуг.

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждено наличие в данном конкретном случае угрозы смешения обозначений с позиций рядового потребителя, что установлено судом в рамках судебного разбирательства, исходя из оценки всей совокупности представленных в материалы дела доказательств, в связи с чем исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В связи с тем, что администратор соответствующего доменного имени является лицом, на имя которого зарегистрировано доменное имя и, следовательно, лицом, которое может пресечь действия, нарушающие право на товарный знак и выражающиеся в незаконном использовании доменного имени, то требования о запрете использовать товарный знак «MiniSmart»  по свидетельству Российской Федерации № 708072 в доменном имени mimismart.ru в отношении товаров (услуг) 09,37 классов МКТУ к администратору доменного имени, предъявлены правомерно.

Довод ответчика относительного того, что настоящий спор не подсуден настоящему суду, поскольку ответчик является иностранным гражданином, подлежит отклонению ввиду следующего.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 247 АПК РФ арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных граждан в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории Российской Федерации.

Как указано в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23, при применении пункта 9 части 1 статьи 247 АПК РФ под спорами, связанными с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в сети «Интернет» на территории РФ, следует понимать в том числе споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий (включая товарные знаки), использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне (национальные домены первого уровня и доменные зоны второго уровня, ориентированные на российскую аудиторию либо включающие сайты на кириллице), а если регистрация осуществлена на территории РФ (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных зонах.

Спорное доменное имя mimismart.ru зарегистрировано на территории РФ в российской доменной зоне, регистратором выступает российское юридическое лицо (АО «РИСЦ»), а деятельность сайта направлена на российских пользователей.

Таким образом, спор подлежит рассмотрению в российском арбитражном суде вне зависимости от наличия или отсутствия у Ответчика статуса иностранного гражданина и наличия у него регистрации только на территории Украины.

Согласно положениям части 7 статьи 38 АПК РФ заявления по спорам с лицами, осуществляющими деятельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и не имеющими государственной регистрации на территории Российской Федерации, подаются в Арбитражный суд Московской области.

Таким образом, настоящий спор с участием иностранного лица в отношении доменного имени в российской доменной зоне подлежит рассмотрению арбитражным судом на территории Российской Федерации - Арбитражным судом Московской области.

Как следует из материалов дела, истец является производителем товаров на территории Российской Федерации под спорным обозначением MimiSmart, а сама система умного дома MimiSmart является системой российского производства. Пользователи сайта с доменным именем mimismart.ru на протяжении всего времени функционирования сайта ассоциировали содержание данного сайта и всю размещаемую на нем информацию исключительно с деятельностью Истца.

Нотариальным протоколом осмотра сайта от 12.05.2023 года (приложение № 5 к иску) установлено, что на интернет-сайте с доменным именем mimismart.ru размещалась информация именно о деятельности Истца.

Так, нотариальным протоколом зафиксировано, что система MimiSmart является продукцией российского производства, на сайте размещена информация о команде Истца, приведены контакты Истца и примеры его проектов.

В частности, на стр. 3 Нотариального протокола (абзацы 1-2, 6) еще до подачи искового заявления зафиксировано следующее содержание сайта с доменным именем mimismart.ru, администратором которого является Ответчик:

«Исследовав рынок автоматизации, мы не нашли ни одну систему умный дом ни Российского производства, ни других мировых брендов, которая была:

- Удобной Достаточно удобной в пользовании, имела русский понятный интерфейс, с простой настройкой и изменением параметров самими пользователями, а не вызывать каждый раз специалистов, оплачивая их дорогую работу».

«Именно тогда появились первые поколения устройств российской системы умного дома МиМиСмарт. Конечно, на то время они справлялись со своими задачами, хотя не будем скрывать, были «детские болезни». Шло время и система обрастала новыми клиентами и, конечно, новыми возможностями. Начиная с системы управления светом и микроклиматом, появилось управление шторами, домофон и музыкальная система. Интегрировались климатические установки промышленных масштабов, систему применяли в офисных и медицинских зданиях. Не оставили без внимания и отельный бизнес - несколько проектов выполнено на наших решениях. Даже в аграрном секторе мы применили систему поддержания идеальных условий для урожая в теплицах. На текущий момент российская система умного дома MiMiSmart действительно конкурирует с мировыми брендами на протоколах KNX, Control 4, Jung, HDL, Crestron и другими не столь распространенными. МиМиСмарт - российская система умного дома, успешно прошла сертификацию в Европе, и линейка оборудования достаточно широко реализуется в странах европейского союза. Также производство налажено в Украине и Германии».

Стр. 14 Нотариального протокола осмотра сайта от 12.05.2023 года.

Уже после составления указанного нотариального протокола от 12.05.2023 Ответчик внес изменение в содержание сайта и разместил на главной странице информацию, что MimiSmart полностью прекратил свою деятельность в России.

Данное обстоятельство подтверждено нотариальным протоколом осмотра сайта от 14.07.2023 года (приложение № 6 к иску).

Стр. 7 Нотариального протокола осмотра сайта от 14.07.2023 года.

Размещенная Ответчиком информация о прекращении деятельности MimiSmart на территории РФ не соответствует действительности. Оборудование MimiSmart имеет российское производство и продолжает выпускаться на территории РФ.

Истец, осуществляющий предпринимательскую деятельность под брендом и товарным знаком MimiSmart, не прекращал и не планирует прекращать деятельность в России.

Как пояснил истец, размещение Ответчиком как администратором доменного имени на данном сайте подобной информации прямо препятствует деятельности ООО «СмартБрик» и негативным образом сказывается на предпринимательской деятельности и деловой репутации Истца в представлении у пользователей сайта, клиентов и контрагентов ООО «СмартБрик».

Указанные действия администратора спорного доменного имени нарушают права Истца и влекут причинение российскому производителю и правообладателю товарного знака значительных убытков.

В результате недобросовестных действий Ответчика Истец был вынужден перенести сайт с информацией о его деятельности на иной домен mmsmart.ru, который не соответствует в должной мере товарному знаку и бренду Истца. При этом клиенты и контрагенты Истца ассоциируют деятельность Истца исключительно с брендом MimiSmart и именно с доменным именем mimismart.ru.

Таким образом, на протяжении всего времени функционирования сайта с доменным именем mimismart.ru на нем размещалась информация о деятельности Истца и о российском производстве системы умного дома под обозначением MimiSmart.

Так же суд отмечает, что ссылки Ответчика на свидетельство о регистрации иного обозначения с охраной на территории Украины не имеет значения для рассмотрения настоящего спора.

В силу пункта (3) Статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

Правовая охрана предоставляется товарному знаку на территории конкретной страны. В представленном Ответчиком свидетельстве о регистрации иного обозначения содержатся сведения, что правовая охрана данному обозначению предоставлена исключительно на территории Украины.

Кроме того, данное обозначение отличается от Товарного знака Истца и в качестве доминирующего элемента содержит изображение домика и словесный элемент «smart HOUSE».

При таких обстоятельствах данное свидетельство не может ставить под сомнение права Истца на защиту товарного знака «MimiSmart», зарегистрированного в полном соответствии с международным и национальным российским законодательством.

Довод ответчика о регистрации домена mimismart.ru 16.03.2013, то есть ранее чем был зарегистрирован товарный знак истца, не может быть принят во внимание.

В пункте 33 постановления от 23.04.2019 № 10 отмечено, что пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ. При этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена.

Принимая во внимание, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Указанная правовая позиция изложена, например, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2021 по делу № А40-14583/2020, от 18.10.2021 по делу № А41-85820/2019.

Иные доводы ответчика суд полагает необоснованными, противоречащими действующему законодательству и материалам делам.

Принимая во внимание изложенное, требования истца подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

            Признать администрирование ФИО1 доменного имени mimismart.ru нарушением исключительного права ООО «СМАРТБРИК» на товарный знак «MiniSmart» (свидетельство на товарный знак №708072) в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

            Запретить ФИО1 использовать товарный знак «MiniSmart» путем его размещения в доменных именах сети Интернет в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

            Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «СМАРТБРИК» 12 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

            Возвратить ООО «СМАРТБРИК» из федерального бюджета 12 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины по платежному поручению № 88 от 19.07.2023.

            Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента принятия.

 

Судья                                                                                   Н.В. Минаева