ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-124478/22-5-917

г. Москва

09 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена  28 ноября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 09 декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Добрыгиным А.В.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» (117519, город Москва, Варшавское шоссе, 133, ОГРН: 1027739387521, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 7717020170)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Техстандарт-С» (125252, г. Москва, 2-я Песчаная ул., д. 2, к. 2, помещение I комната 2, ОГРН: 1027739150988, Дата присвоения ОГРН: 05.09.2002, ИНН: 7708190369)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 497531 в размере 5 000 000 руб. 00 коп., судебных издержек в размере 24 600 руб. 00 коп.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (АО «Комкор», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью «Техстандарт-С» (ООО «Техстандарт-С», ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака № 497531 в размере 5 000 000 руб. 00 коп., судебных издержек на оплату нотариальных услуг в размере 24 600 руб. 00 коп.

Иск мотивирован тем, что размещение ответчиком на сайте https://tssnet.ru товарного знака правообладателя АО «Комкор» без надлежащего разрешения нарушает исключительные права на размещенный товарный знак, зарегистрированный за № 497531.

Истец поддержал заявленные требования по доводам иска и возражений на отзыв.

Ответчик против иска возражал по доводам отзыва и письменных пояснений.

Изучив материалы дела, выслушав истца и ответчика, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, АО «Комкор» является исключительным правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 497531, номер заявки 2012722978, дата истечения срока действия исключительного права 09 июля 2032 года. Товарный знак зарегистрирован в следующих классах МКТУ 09, 35, 36,37, 38, 41, 42, 45.

27 августа 2021 года Коробейниковой Мариной Михайловной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Зубовской Валентины Алексеевны, в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения в суде или административном органе дела о защите нарушенных прав, произвела осмотр доказательств в виде интернет-сайта по адресу: «https://tssnet.ru» и зафиксировала содержание указанной Интернет-страницы, в связи с возможным нарушением прав и законных интересов.

В ходе осмотра зафиксировано размещение в нижней части титульной страницы интернет-сайта по адресу:«https://tssnet.ru» товарного знака  .

Так, ООО «Техстандарт-С» разместило товарный знак, принадлежащий АО «Комкор» в раздел «КЛИЕНТЫ», с указанием: «Крупнейшие российские телекоммуникационные компании уже оценили качество предоставляемых нами услуг.».

По факту осмотра подготовлен Протокол осмотра письменных доказательств (веб-сайта), о чем осуществлена запись в реестре № 77/732-H/77-2021-11-864. Стоимость осмотра составила 12 300 руб. 00 коп., что отражено в протоколе.

2 ноября 2021 года повторно Козлачковым Алексеем Андреевичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Зубовской Валентины Алексеевны, в порядке обеспечения доказательств, необходимых в случае возникновения в суде или административном органе дела о защите нарушенных прав, произведен осмотр доказательств в виде интернет-сайта по адресу: «https://tssnet.ru» и зафиксировано содержание указанной Интернет-страницы, в связи с возможным нарушением прав и законных интересов.

Вышеуказанные сведения, зафиксированные в осмотре от 27 августа 2021 года подтверждены, что, по мнению истца, указывает на длящееся нарушение прав и законных интересов АО «Комкор». 

По факту осмотра подготовлен Протокол осмотра письменных доказательств (веб-сайта), о чем осуществлена запись в реестре № 77/732-Н/77-2021-11-1171. Стоимость осмотра составила 12 300 руб. 00 коп., что отражено в протоколе.

Согласно сведениям о домене tssnet.ru, полученным на официальном WHOIS сервисе, организация, владеющая доменом Limited Liability Company «TechStandart», регистратор RU-CENTER.RU.

В ответ на запрос АО «Комкор» от 13.12.21 года в Департамент по работе с клиентами RU-CENTER Group (https://nic.ru) о собственнике домена https://tssnet.ru/, указано, что администратором домена tssnet.ru по состоянию на 13.12.2021 года 12:00 по московскому времени является юридическое лицо - Limited Liability Company "TechStandart", ИНН 7708190369. Данные сведения полностью совпадают со сведениями, имеющимися в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техстандарт-С».

По утверждению истца, размещение на сайте https://tssnet.ru товарного знака правообладателя АО «Комкор» без надлежащего разрешения нарушает исключительные права на размещенный товарный знак, зарегистрированный за № 497531.

Согласно бухгалтерской справке на 30.11.2021г., остаточная стоимость товарного знака № 497531 составляет 882 599  руб. 71 коп.

АО «Комкор» в адрес ООО «Техстандарт-С» была направлена претензия №2471/093 от 02.03.2022 года. Претензия получена 10.03.2022 года.

ООО «Техстандарт-С» частично исполнены требования АО «Комкор», изложенные в претензии № 2471/093 от 02.03.2022 года, в части прекращения нарушения исключительных прав АО «Комкор» и размещения товарного знака АО «Комкор» на сайте ООО «Техстандарт-С». 

Таким образом, сведения об использовании товарного знака АО «Комкор» № 497531 удалены, как и товарные знаки иных компаний.

Между тем, требования АО «Комкор» в части компенсации за незаконное использование товарного знака № 497531 в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, а также компенсации нотариальных услуг в размере 24 600 рублей 00 копеек оставлены ООО «Техстандарт-С» без удовлетворения. Сведений, выражающих позицию ООО «Техстандарт-С» по претензии №2471/093 от 02.03.2022 года, в адрес АО «Комкор» не поступало.

По имеющимся общедоступным сведениям ООО «Техстандарт-С» использовало товарный знак № 497531, принадлежащий АО «Комкор», с 13 января 2016 года по 30 марта 2022 года, в связи с чем, длительность нарушения составила 2 266 дней.

Истцом в адрес ответчика повторно направлена претензия от 05.05.2022 года № 5570/093 с требованием об оплате компенсации за незаконное использование товарного знака № 497531 в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, а также компенсации нотариальных услуг в размере 24 600 рублей 00 копеек.

Требования, указанные в претензии, оставлены без удовлетворения.

На основании изложенного, истец обратился в суд.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Из материалов дела усматривается и ответчиком не опровергается размещение на сайте товарного знака истца.

Как пояснил представитель ответчика, истец, как и ООО «ТехСтандарт-С», является оператором связи.

С 01 апреля 2008 года между ООО «ТехСтандарт-С» и ОАО «Комкор» действовал договор №17 о присоединении сети ОАО «Институт автоматизированных систем» к сети электросвязи ООО «ТехСтандарт-С» для предоставления услуг связи от 31.07.2007 г. (договор,) на основании Соглашения от 31.03.2008 года о перемене лиц в обязательствах по договору №17 от 31.07.2007 года о присоединении сети ОАО «Институт автоматизированных систем» к сети ООО «ТехСтандарт-С» для оказания услуг связи.

Согласно договору стороны взаимно оказывали услуги по пропуску телефонного трафика каждого из Операторов. Кроме того, в соответствии с п. 1.4. ООО «ТехСтандарт-С» для оказания услуг по договору выделило ОАО «Комкор» номерную емкость в количестве 900 (Девятьсот) номеров, из которых в коде нумерации АВС=495: 6625000-6625499 (Пятьсот номеров), 6663000-6663399 (четыреста номеров), которые до настоящего времени используются ОАО «Комкор» для оказания услуг связи.

Именно в связи с наличием взаимных партнерских отношений на сайте ответчика - ООО «ТехСтандарт-С» в разделе «Клиенты» был размещен товарный знак истца. Наряду с товарными знаками других операторов связи - ПАО МТС, Мегафон, Кантриком, с которыми у ООО «ТехСтандарт-С» так же имелись договоры, в том числе договоры присоединения сетей (как и с истцом).

Такое размещение является общепринятой практикой - сайты других юридических лиц так же содержат товарный знак истца в целях указания на наличие договорных отношений с ним. 

Иным способом - кроме размещения на сайте в разделе «Клиенты» - товарный знак истца ответчиком не использовался.

Возражений от истца против такого использования товарного знака истца до окончания срока действия договора не поступало.

На основании полученного от ОАО «Комкор» уведомления об отказе от продления договора на дальнейший период (исх. №2174/03251 от 20.02.2021 года) и в соответствии с п.4.1.2, абз.2 договора, срок действия договора прекращен 31 июля 2021 года (последний день взаимного оказания услуг).

Но при расторжении договора в нарушение договорных обязательств истцом ответчику не была возвращена номерная ёмкость. В связи с чем, ООО «ТехСтандарт-С» направило АО «Комкор» претензию с требованием возврата номерной ёмкости и уплатой штрафа за нарушение договорных обязательств, которая была вручена АО «Комкор» 05 августа 2021 года.

27 августа 2021 года только после обращения ООО «ТехСтандарт-С» в суд в связи с неисполнением АО «Комкор» обязательств по договору, АО «Комкор» начал сбор доказательств «нарушения» прав - первый раз обратился к нотариусу г.Москвы для составления Протокола осмотра интернет - страницы.

По мнению ответчика, если истца не устраивало использование товарного знака для обозначения истца в качестве клиента ООО «ТехСтандарт-С».

При предъявлении первого же требования - претензии от 02.03.2022 года, товарный знак с сайта ООО «ТехСтандарт-С» из раздела «Клиенты» был убран.

Ответчик полагает, что поскольку размер компенсации истцом не обоснован, то  отсутствуют основания для выплаты компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака. 

Между тем, суд, с учетом фактических обстоятельств, считает, что в данном случае, использование товарного знака истца в информационных целях не освобождает ответчика от ответственности за неправомерное использование товарного знака. Ответчик не был лишен возможности указания на сайте в качестве контрагента фирменного наименования истца.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п. 1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявил о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 497531 в размере 5 000 000 руб.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец представил расчет компенсации в размере 5 000 000,00 руб. и обосновал сумму следующим.

Между ЗАО «АКАДО» и ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» 01.07.2009г. был заключен лицензионный договор № Д-09-0019 на неисключительное использование товарных знаков.

Договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14 января 2010 года за № РД0059155.

Согласно п. 3.1. вышеуказанного договора Лицензиат ежемесячно уплачивает Лицензиару за право неисключительного пользования товарными знаками вознаграждение в размере 1,95% от ежемесячной выручки (включая НДС) по основной деятельности Лицензиата (телевидение, Интернет, IP-телефония, дополнительные услуги связи). Указанная сумма вознаграждения включает в себя НДС.

С учетом того, что по вышеуказанному договору передавалось 7 Товарных знаков, стоимость использования одного составляет: 1,95% / 7 = 0,2786%

АО «Комкор» считает, что 0,2786% от выручки является средней компенсацией за пользование Товарным знаком, по аналогии с договором, заключенным между ЗАО «АКАДО» и ЗАО «АКАДО-Екатеринбург».

Согласно сведениям, представленным https://focus.kontur.ru/forms?query=1027739150988&paqe=1.

Выручка ответчика в 2017-2021 г. составила 1 153 412 000,00 руб.

Расчет: (259 803 000,00 + 244 892 000,00 + 234 188 000,00 + 227 485 000,00+225 319 000,00+221 528 000,00) X 0,2786%= 3 937 216,99 руб.

По мнению истца, за полных 6 лет, в случае заключения лицензионного договора, стоимость выплаты в пользу АО «Комкор» за право неисключительного пользования товарным знаком составила бы 3 937 216,99 руб., между тем, учитывая, что ответчик использовал товарный знак без какого- либо законного основания, АО «Комкор» считает справедливым взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей 00 копеек за незаконное использование товарного знака № 497531.

Однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также доводов ответчика о несоразмерности компенсации, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая и принимая во внимание принцип соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 руб.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как разъясняется в пункте 2 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Понесенные истцом расходы по оплате госпошлины и нотариальные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных требований и относятся на ответчика. 

Учитывая изложенное, и на основании ст.ст. 8, 11, 12, 307-309, 1248, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Техстандарт-С» (ОГРН: 1027739150988, ИНН: 7708190369) в пользу Акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» (ОГРН: 1027739387521, ИНН: 7717020170) компенсацию 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины 960 (девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. и судебные издержки 492 (четыреста девяносто два) руб. 00 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья                                                                                    Е.Н. Киселёва