ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-92831/2022

17 апреля 2023 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     10 апреля 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  17 апреля 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Загараевой Л.П.,

судей  Семеновой А.Б., Фуркало О.В.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.03.2022 (онлайн), ФИО3 по доверенности от 14.03.2022 (онлайн),

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 21.11.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-4726/2023) общества с ограниченной ответственностью «Гидроцем» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2022 по делу № А56-92831/2022, принятое 

по иску ИП ФИО5

к  ООО «Гидроцем» 

о взыскании,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО6 (далее – Правообладатель, Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Гидроцем» (далее - Ответчик, Общество) о взыскании компенсации в размере 1 837 305,63 руб. за нарушение исключительного права истца на товарный знак, расходов на оплату государственной пошлины в размере 31 373 руб.

Решением суда от 19.12.2022 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что в период заключения контрактов товарное обозначение использовалось правомерно.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, представители истца возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель ФИО6 является правообладателем товарного знака «Гидроцем» по свидетельству на товарный знак № 680973 с приоритетом от 29.01.2018.

Из общедоступного источника https://zakupki.gov.ru/ Правообладателю стало известно о заключении Обществом государственных контрактов:

№ 275 от 25.05.2021 с Федеральным казенным учреждением «Северо-Западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» на поставку товара - Ремонтный материал HydroCem в количестве 4 000 кг на сумму 118 800 руб.;

№ 0366200035621002449_292674 от 08.06.2021 с Государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор» на поставку товара - Сухая смесь 1, 2 3 Товарный знак «HydroCem» в количестве 30 542 руб. на сумму 720 498,29 руб.;

№ 224-Н от 10.08.2021 со Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» на поставку товара -Смесь сухая строительная «Hydrocem» в количестве 2 125 кг на сумму 79 354,53 руб.

Истец, полагая, что действиями ответчика нарушены исключительные права истца на товарный знак № 680973, обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил к полном объеме. 

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки. 

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите прав на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака «Гидроцем» по свидетельству на товарный знак № 680973.

Факт реализации товара с использованием сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, подтверждается совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в том числе сведениями, размещенными на сайте https://zakupki.gov.ru/ о заключении Обществом государственных контрактов:

№ 275 от 25.05.2021 с Федеральным казенным учреждением «Северо-Западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» на поставку товара - Ремонтный материал HydroCem в количестве 4 000 кг на сумму 118 800 руб.;

№ 0366200035621002449_292674 от 08.06.2021 с Государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор» на поставку товара - Сухая смесь 1, 2 3 Товарный знак «HydroCem» в количестве 30 542 руб. на сумму 720 498,29 руб.;

№ 224-Н от 10.08.2021 со Смоленским областным государственным бюджетным учреждением «Управление областных автомобильных дорог» на поставку товара -Смесь сухая строительная «Hydrocem» в количестве 2 125 кг на сумму 79 354,53 руб.

В данном случае у ответчика отсутствуют правовые основания для использования указанного наименования товара, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 по делу № СИП -329/2020 установлено, что действия предпринимателя (ИП ФИО6) по регистрации спорного товарного знака были направлены не на причинение вреда заявителю или какому-либо иному лицу, а на разумное обеспечение своих имущественных интересов в условиях учреждения другим участником общества «ПП «Гидроцем» ФИО7 конкурирующего субъекта со сходным фирменным наименованием ООО "Гидроцем".

Решением Роспатента от 14.08.2021, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756, исключительное право на который принадлежит ООО «Гидроцем», удовлетворено возражение от 25.03.2021 и признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные смолы», 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» и 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; смолы и битум».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу № СИП -623/2021 удовлетворены исковые требования ИП ФИО6 и досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 571756 в отношении товаров 1 -го класса «химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее -МКТУ); товаров 2-го класса «красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» МКТУ; товаров 17-го класса «каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы» МКТУ; товаров 19-го класса «неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники» МКТУ.

Фактически, признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что правовой охраны как таковой не существовало, в связи с чем суд первой инстанции правомерно отклонил доводы ответчика о том, что в период заключения контрактов товарное обозначение использовалось правомерно.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2022 по делу № А56-83754/2019 суд обязал ООО «Гидроцем» удалить товарный знак «Гидроцем» с материалов, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, интернет-страниц. С ООО «Гидроцем» в пользу ИП ФИО6 взыскано 4 137 600,00 руб. компенсации, 33 688,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.06.2022 по делу № А56-23063/2020 ООО «Гидроцем» (ИНН 

<

***>) обязано сменить фирменное наименование, сходное до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком по свидетельству № 680973, правообладателем которого является Индивидуальный предприниматель ФИО6, и произвести соответствующие регистрационные действия или прекратить осуществлять аналогичные виды деятельности под сходным до степени смешения с коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ», принадлежащим ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» и товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству №680973.

Таким образом, у ООО «Гидроцем» отсутствуют правовые основания для производства и реализации строительных смесей для гидроизоляции, как под обозначением «ГИДРОЦЕМ», так и под обозначением «HYDROCEM».

При таких обстоятельствах апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о доказанности факта нарушения Обществом исключительных прав истца на товарный знак № 680973.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. 

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

В рассматриваемом случае истцом размер компенсации определен на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в сумме 1 837 305,63 руб., поскольку общая стоимость товара, поставленного по вышеперечисленным контрактам, составляет 918 652,82 руб.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и абзаца 6 пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, которые продаются иди предлагаются к продаже с незаконным использованием товарного знака. Двукратная стоимость контрафактных товаров в качестве компенсации может быть взыскана не только за фактически проданный товар, но и в случаях предложения к продаже такого товара, исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Расчет истца проведен судом апелляционной инстанции и признан обоснованным по праву и по размеру.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права, принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 19 декабря 2022 года по делу №  А56-92831/2022  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

Л.П. Загараева

 

Судьи

А.Б. Семенова

 О.В. Фуркало