РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-174817/22-12-1306

г. Москва

29 ноября 2022 года.

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 29 ноября 2022 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: 

ЗАО «Собрание» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: Роспатент (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об оспаривании отказа, выраженного в уведомлении № 2021Д33922,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ЗАО «Собрание» (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности (далее – ответчик, Роспатент) об оспаривании отказа, выраженного в уведомлении № 2021Д33922.

Заявление мотивировано тем, что оспариваемое действие не соответствует нормам федерального законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя. Представитель заявителя требования в судебном заседании поддержал.

Представитель ответчика против заявления возражал, представил отзыв, в котором просил в удовлетворении заявления отказать.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 197 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов - исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными в главе 24.

Согласно ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права  и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии ч. 5 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что Общество обратилось в ФИПС с заявлением о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака по лицензионному договору.

Между ЗАО «Собрание» и ООО «СО ЛВЗ «Люкс» заключён лицензионный договор № 010121 от 01.01.2021 г. об использовании товарного знака «Русский элемент» по Свидетельству № 225397 (далее Лицензионный договор).

20.05.2022 г. ЗАО «Собрание» получило уведомление об отказе ФИПС в государственной регистрации предоставления права использования по Лицензионному договору № 2021Д33922 от 29.04.2022 г.

Отказ мотивирован тем обстоятельством что зарегистрировано место происхождения товара, которому предоставлена правовая охрана, наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (№65), в отношении товара -«водка» (далее НМПТ №65).

Предметом представленного на регистрацию лицензионного договора является товарный знак № 225397 «РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ», сходный по мнению ответчика с НМПТ №65 «РУССКАЯ ВОДКА» зарегистрированного в отношении товара 33 кл. - «водка».

Поскольку у ООО «СО ЛВЗ «Люкс» отсутствует право использования наименования места происхождения товара №65 «РУССКАЯ ВОДКА», в регистрации было отказано.

Согласно п.2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст.1232 настоящего Кодекса.

Согласно п. 6 ст. 1235 ГК РФ, лицензионный договор должен предусматривать: 1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство); 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В силу п. 3 ст. 1232 ГК РФ, заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор. В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Договор соответствует требованиям ГК РФ.

Обозначение «Русский элемент», зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 225397 на имя ЗАО «Собрание», 308000, 

<

...>, для индивидуализации товара «водка» (33 класс Международной классификации товаров и услуг).

Товарный знак № 225397 «Русский элемент» имеет приоритет 14.03.2001 (срок действия исключительного права на товарный знак продлевался Роспатентом), товар находится в продаже в течение продолжительного времени. При этом в течение 2001-2022 годов предоставление правовой охраны названному обозначению не оспорено и не признано недействительным.

В соответствии с заключенным сторонами лицензионным договором, лицензиар предоставляет лицензиату право использование товарного знака по Свидетельству № 225397 в определенном объеме. Какого-либо упоминания об использовании словосочетания «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированного в качестве наименования места происхождения товара договор не содержит.

Товарный знак «Русский элемент» по Свидетельству № 225397 был зарегистрирован по результатам проведенной Роспатентом экспертизы в установленном законодательством РФ порядке. НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» было зарегистрировано 05.06.2003 года за номером 65. При этом Свидетельство на товарный знак «Русский элемент» было выдано 23.10.2002 г., то есть товарный знак «Русский элемент» был зарегистрирован ФИПС до регистрации НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА».

Исключительное право предоставлено словосочетанию «Русский элемент», что подтверждается Свидетельством РФ № 225397. Как следует из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ и Свидетельства, каких-либо ограничений в объеме правовой охраны или распоряжении правом со стороны регистрирующего органа не наложено.

В данном случае, суд полагает, что выводы административного органа, изложенные в оспариваемом акте не соответствуют действительности.

Доводы, изложенные в отзыве, подлежат отклонению, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

С учетом даты заключения лицензионного договора и даты подачи заявления о государственной регистрации этого договора нормативными правовыми актами, подлежащими применению при проверке оспариваемого решения на соответствие закону и иным нормативным правовым актам, являются часть четвертая ГК РФ, Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1416 (далее ‒ Правила № 1416) и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.06.2016 № 371 (далее ‒ Административный регламент № 371).

В пункте 17 Правил № 1416 указано, что основаниями для отказа в государственной регистрации являются: а) неуплата пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией, в порядке и (или) размерах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; б) непредставление ответа в установленный абзацем третьим пункта 15 настоящих Правил срок на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, предусмотренное абзацем вторым пункта 15 настоящих Правил; в) несоблюдение условий государственной регистрации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

Так, подпунктом «и» пункта 3 Правил № 1416 установлено, что государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 64 Административного регламента № 371 рассмотрение документов, представленных на регистрацию, включает проверку соответствия, указанных в них сведений друг другу, а также условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» ‒ «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 ‒ 1239, 1262, 1362, 1365 ‒ 1367, 1369, 1458 ‒ 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 ГК РФ.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129 применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В силу требований части 1 статьи 65 и части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию соответствия ненормативного акта закону возлагается на орган, должностное лицо, принявшее акт; обязанность по доказыванию нарушения оспариваемым ненормативным актом прав и законных интересов возлагается на лицо, обратившееся в суд за его оспариванием.

Таким образом, Роспатент пришел к необоснованному выводу о невозможности государственной регистрации договора.

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение.

Ответчик в нарушение положений ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК РФ, не доказал наличия в действиях заявителя нарушений положений действующего законодательства.

Судом установлено, что решение противоречат нормам действующего законодательства и нарушают права законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно ч.2 ст.201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При указанных обстоятельствах требования заявителя признаются судом обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине относятся в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, ст.ст. 12, 14, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ ФИПС в регистрации предоставления права по Лицензионному договору в пользу ООО «СО ЛВЗ «Люкс».

Обязать ФИПС провести регистрацию предоставления ООО «СО ЛВЗ «Люкс» права использовании товарного знака «Русский элемент» по Свидетельству № 225397 по лицензионному договору № 010121 от 01.01.2021 г., заключённому между ЗАО «Собрание» и ООО «СО ЛВЗ «Люкс».

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200, ИНН 7730176088) в пользу Закрытого акционерного общества «Собрание» (ОГРН 1023101673055, ИНН 3123073519) государственную пошлину в размере 3.000 (три тысячи) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

 

Судья: А.С.Чадов