АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А63-8493/2021

г. Ставрополь

16 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2022 года

                                        Мотивированное решение изготовлено 16 марта 2022 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Керимовой М.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Н., рассмотрев в судебном заседании в режиме веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», ОГРН 

<

***>, Республика Башкортостан, г. Уфа, к индивидуальному предпринимателю ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Невинномысск, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком № 748784, 

при участии в судебном заседании руководителя истца ФИО2 (лично), представителя ФИО3 по доверенности от 23.12.2021, ответчика лично ФИО1 (паспорт), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп» (далее - истец, ООО «Промбизнесгрупп», общество) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, ИП ФИО1, предприниматель) о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование обозначения,  сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком  № 748784.

В обоснование исковых требований истец указывал на нарушение ответчиком исключительных прав истца товарный знак № 748784.

Ответчик в заседании исковые требования не признавал, указывая на отличие используемого обозначения от товарного знака истца № 748784, также сообщил, что основным видом его деятельности является производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Исследовав материалы дела, оценив их по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей сторон, суд считает требования, не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Промбизнесгрупп» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) «АУРА» по свидетельству Российской Федерации                    № 748784, зарегистрированного с приоритетом от 12.10.2001, в отношении различных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Как указывает истец, ответчик при осуществлении своей деятельности, незаконно использует на своей вывеске обозначение «АУРА» для индивидуализации торгового объекта, находящегося по адресу: 

<

...>. В подтверждение использования обозначения истцом представлены  фотография части торгового центра, с размещенной на нем вывески с наименованием спорного товарного знака (фотосьемка произведена 05.03.2021), видеозаписи от 04.06.2021, 15.11.2021. Используемое ответчиком для индивидуализации торгового объекта обозначение, является сходным до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком. При этом, обозначение ответчика используется для продвижения, организации демонстрации и выставки товаров, т.е. в отношении деятельности, идентичной или близкой к идентичности с услугами 35, 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. С учетом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.09.2011 № 3602/11 истец полагает правомерным требовать от ответчика выплаты компенсации в размере 500 000 рублей.

Истец считает, что организовав и в дальнейшем поддерживая функционирование торгового объекта, ответчик незаконно использует обозначение «АУРА», поэтому компенсация может быть взыскана с ответчика в двойном размере от объема выручки магазина.

Истец считает, что ответчиком при эксплуатации принадлежащего ему магазина была получена выручка от осуществления деятельности с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу,  в связи с чем он имеет право требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере.

В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию, на которую ответчик не ответил, компенсацию не выплатил, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. Аналогичная правовая позиция применима по делам, связанным защитой исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, с учетом положений статьи 1225 ГК РФ товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Из материалов дела следует, ООО «Промбизнесгрупп» является правообладателем товарного знака «АУРА» по свидетельству Российской Федерации № 748784, зарегистрированного с приоритетом от 12.10.2001 в отношении услуг Международной классификации товаров и услуг: 35 класса – снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами, продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево и металлообрабатывающего; садовой техники, автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры, промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей; автомобилей; автомашин для третьих лиц; коммерческих операций, связанных с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товары через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, товарозакупочная деятельность, 42 класса – обеспечение пищевыми продуктами и напитками, промышленными товарами.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей названного пункта под частичным запретом на использование понимается в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности, в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Угроза смешения зависит от сходства противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также оценки однородности обозначенных ими товаров и услуг. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), а также разъяснений высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10).

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Приведенные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 162 постановления № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. 

В обоснование исковых требований истец указывает на основное сходство товарного знака истца «АУРА» и обозначение ответчика «AuRA». 

Однако, имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного обозначения «AuRA» в используемом ответчиком обозначении, а также характер изобразительных элементов, входящих в состав обозначения ответчика, не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми элементами.

Товарный знак истца содержит словесное наименование «АУРА» выполненное определенным шрифтом на русском языке.

Слово «AuRA» выполнено ответчиком иным шрифтом на английском языке разными шрифтами, заглавными и прописными буквами.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 №  2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Анализ оспариваемых обозначений показал, что они существенно различаются внешней формой акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов,  характером изображений, графическим исполнением шрифтовых единиц, количеством и составом.

В силу данных обстоятельств сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, они не ассоциируются друг с другом в целом.

Довод истца о тождественном фонематическом восприятии используемого товарного знака судом отклоняется. 

Слово «аура» само по себе является общеупотребимым и ассоциируется у потребителя, в первую очередь, с информационной оболочкой любого физического тела – биополем, а не с деятельностью определенного юридического лица, в связи с чем существенное значение для идентификации приобретают иные, используемые совместно с указанным обозначением, элементы.

Суд также сопоставил товарный знак истца «АУРА» и обозначение ответчика на предмет однородности услуг 35, 42-го классов МКТУ и основного вида деятельности ответчика по производству ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней.

С учетом изложенного, суд признает, что в глазах среднего потребителя товарный знак истца № 748784  и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом.

Таким образом, суд  приходит к выводу об отсутствии всех признаков сходства до степени смешения обозначения ответчика с заявленным товарным  знаком истца.

Суд также отклоняет, довод истца об использовании обозначения «АУРА» сходного с товарным знаком истца №748784 в чеке, выданном ответчиком 05.03.2021, так как фискальный документ является подтверждением факта розничной купли-продажи товаров в торговых точках ответчика и направлен на определенный узкий круг потребителя.

При вынесении судебного акта суд также учитывает то, что истец указывал, что в государственный реестр 07.10.2020 была внесена запись о предоставлении ООО «Оригами» права использования товарного знака ФИО4, 13.04.2021 в государственный реестр внесена запись о переходе исключительного права на указанный товарный знак от ООО «Оригами» к ООО «Промбизнесгрупп». Оба общества являются аффилированными лицами, поскольку единственным участником обоих обществ является ФИО2 

В силу пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, до государственной регистрации состоявшегося на основании договора перехода исключительного права с учетом положений пункта 2 статьи 1232 ГК РФ оно действует в усеченном виде в отношении третьих лиц. 

Аналогичный подход к сходной ситуации отражен в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», где отмечено, что для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права. 

Судом установлено, что запись о государственной регистрации договора от 13.04.2021 РД0360312 об отчуждении исключительного права на товарный знак № 748784 ООО «Промбизнесгрупп» внесена 13.04.2021. 

Таким образом, учитывая дату государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (13.04.2021) и отсутствие угрозы смешения, основания для удовлетворения требований о взыскании компенсации с общества за использование товарного знака, имевшего место 05.03.2021, отсутствуют.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по настоящему делу относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», ОГРН 

<

***>, Республика Башкортостан, г. Уфа, отказать. 

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Ставропольского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья            Керимова М.А.