Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-20392/2023

06 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  06 апреля 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания до перерыва помощником судьи Бареевой А.А., после перерыва секретарем судебного заседания Безденежных Г.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью «Вегас» (Московская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.05.2008, ИНН: 

<

***>)

к 1. индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 21.08.2020)

2. индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 02.09.2016)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Орто-Нова» (Г.Санкт-Петербург, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.07.2010, ИНН: 

<

***>)

о взыскании,

при участии: от Истца – ФИО3 (доверенность от  26.01.2024, посредством системы онлайн-заседание, до и после перерыва), от Ответчика 1 -  ФИО4 (доверенность от  20.12.2023, посредством системы онлайн-заседание, до и после перерыва), от Ответчика 2 – ФИО5 (доверенность от  20.12.2023, посредством системы онлайн-заседание, до и после перерыва),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Вегас» (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – Истец 1) и к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании солидарно компенсации за незаконное использование товарного знака № 652802 «ЛИМФАНОРМ» «LINPHANORM» в размере 4 208 285 рублей, о запрете предлагать к продаже, а также продавать и рекламировать товары с товары знаком (обозначением) «ЛИМФАНОРМ LINPHANORM» на интернет-сайте maxmassage.ru с момента вступления в законную силу решения суда.

Определением от 14.03.2023 исковое заявление принято к производству.

В ходе рассмотрения дела Истец уточнил заявленные требования, просил взыскать солидарно с Ответчиком 6 835 056 рублей за незаконное использование товарного знака № 652802 «ЛИМФАНОРМ» «LINPHANORM».

Уточнения судом приняты в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Протокольными определениями от 18.07.2023 и от 26.09.2023, в связи с необходимостью соблюдения процессуальных прав сторон, для оценки представленных документов, рассмотрение дела отложено.

В судебное заседание 21.11.2023 явились представители сторон, дали пояснения по делу.

В порядке статьи 51 АПК РФ суд определил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Орто-Нова» (определение от 21.11.2023 г.).

В связи с привлечением к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, рассмотрение отложено.

Протокольным определением от 23.01.2024, в связи с необходимостью соблюдения процессуальных прав сторон, для оценки представленных документов, рассмотрение дела отложено.

В судебное заседание 20.02.2024 явились представители сторон. 

Истец поддержал заявленные требования в полном размере, с учетом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представители Ответчиков участвовали в судебном заседании посредством системы онлайн-заседание, против удовлетворения требований возражали.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, извещено надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства согласно ст. 123 АПК РФ.

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Исследовав материалы настоящего дела, оценив представленные доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующее.

Согласно пояснениям Истца, ООО «Вегас» принадлежит исключительное право на товарный знак «Лимфанорм Lymphanorm», что подтверждается свидетельством № 652802 с приоритетом от 18.07.2017. В феврале 2021 году после проведенного мониторинга сети Интернет Истцу стало известно о том, что на интернет-сайте maxmassage.ru осуществляется предложение к продаже, продажа и рекламирование товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm» ,при этом Истец не предоставлял администратору указанного интернет-сайта (Ответчик 2), а также лицу, осуществляющему продажу (Ответчик 1) соответствующих разрешений на использование товарного знака указанными способами.

Истец указывает, что в целях обеспечения Доказательств Истец обратился к нотариусу, который в соответствий со ст. ст. 102-103 «Основ законодательства Российской Федераций о нотариате», 02.02,2021 произвел осмотр сайта, уполномоченным лицом был составлен протокол осмотра письменного Доказательства от 09.02.2021 (серия 77 АГ 5580607). Указанным протоколом подтверждается, что на интернет-сайте maxmassage.ru осуществляется предложение к продаже, продажа и рекламирование товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm», причем предложение к продаже не единичного товара с таким обозначением, а линейки товаров общей стоимостью несколько миллионов рублей. Уполномоченным Истцом лицом на представление интересов перед нотариусом при процедуре обеспечения доказательств являлся ФИО6, которому истцом была выдана соответствующая доверенность.

Также Истец обратился к специалисту по исследованию цифровой информации, которым был осмотрен интернет-сайт maxmassage.ru и подготовлено заключение специалиста № 04/02-04/22 от 05.04.2022. По мнению Истца, указанным заключением специалиста подтверждается факт предложения на интернет-сайте maxmassage.ru к продаже, продажа и рекламирование товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm». В разделе «Контакты» на указанном сайте (стр. 31 заключения) были зафиксированы данные Ответчика 2 - ИП ФИО2 с соответствующими ИНН, ОГРН и банковскими реквизитами.

Получив указанную информацию, Истец с помощью своего доверенного лица произвел контрольную закупку товара, сделав заказ на интернет-сайте maxmassage.ru следующего товара: LymphaNorm PRIOR Аппарат для лимфодренажа, прессотерапии, массажа (стандартный комплект), размер XL, стоимостью 35 500 рублей. В ответ на указанный заказ ИП ФИО2 направил Истцу счет на оплату № 10321 от 13.09.2022 на сумму 35 500 рублей, содержащий подпись и печать индивидуального предпринимателя. Доверенное лицо Истца ФИО7 оплатил выставленный Ответчиком 2 счет, перечислив Ответчику 2 денежные средства, что подтверждается чеком по операции. Кассовый чек, в нарушение ФЗ «О применений контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 N 54-ФЗ, Ответчиком 1 выдан не был.

08.09.2022 истцом была составлена претензия Ответчику 2 ИП ФИО2, в которой истец предложил Ответчику 2 в досудебном порядке прекратить нарушение исключительных прав истца, а также просил прекратить продажу и рекламу товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm». Претензия была направлена 14.09.2022 (РПО: 12747374014770) и получена Ответчиком 2 24.10.2022, что подтверждается прилагаемым отчетом об отслеживании. В установленный законом срок Ответчик 2 изложенные в претензии требования не удовлетворил и продолжил использовать товарный знак Истца.

Истец повторно обратился к Ответчику 2 с претензией от 24.10.2022, в которой просил уплатить ему компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 8 000 000 рублей, а также просил прекратить неправомерное использование товарного знака. Повторная претензия была направлена 24.10.2022 (РПО 12747375015585) и получена Ответчиком 2 01.11.2022, что подтверждается прилагаемым отчетом об отслеживании. На указанную претензию ответчик 1 не ответил, требования не удовлетворил.

Получив информацию об администраторе домена maxmassage.ru, с помощью которого осуществляется продажа товаров с принадлежащим Истцу товарным знаком, Истец направил претензию ответчику 1, в которой просил прекратить незаконное использование товарного знака, а также уплатить Истцу компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 8 000 000 рублей. Указанная претензия направлена Ответчику 2 05.12.2022 и поступила в место вручения 09.12.2022, однако ответчик 1 уклонился от получения претензий, вследствие чего письмо с претензией было возвращено Истцу, что подтверждается прилагаемым отчетом об отслеживании (РПО 12747372035630). Требования, изложенные в претензии, Ответчик 1 не удовлетворил, незаконное использование товарного знака не прекратил.

01.12.2022 Истец, в составе комиссии из трех сотрудников ООО «Вегас», произвел осмотр интернет-сайта, располагающегося на домене maxmassage.ru, составив соответствующий акт осмотра информации от 01.12,2022. Указанным актом в повторно зафиксирован факт наличия на указанном сайте предложений к продаже и рекламы товаров, содержащих товарный знак, принадлежащий Истцу, из чего следует, что даже после направления Ответчику 2 и Ответчику 1 претензий с просьбой о прекращении незаконного использования товарного знака ответчики от исполнения законной обязанности уклонились.

Согласно позиции Истца, что Ответчики незаконно используют принадлежащий истцу товарный знак в течение как минимум двух лет, с февраля 2021 года.

Истец указывает, что стоимость использования товарного знака «Лимфанорм Lymphanorm» составляет около 2 000 000 рублей в год, что подтверждается изложенными ниже обстоятельствами.

Истцом также был заключен с ООО «Сегмент» договор №1 от 29.01.2021, с аналогичным предметом, по которому истец предоставил ООО «Сегмент» право использовать товарный знак № 652802 «Лимфанорм Lymphanorm», при этом стоимость использования указанного товарного знака с 29.01.2021 по 31.12.2021 составила 2 000 000 рублей, то есть 2 182 000 рублей за полный календарный год использования товарного знака.

В дальнейшем Истец также заключил с ООО «Сегмент» лицензионный договор №1 о предоставлении права использования товарного знака (знака обслуживания) от 28.01.2022, с соответствии с которым стоимость использования товарного знака «Лимфанорм» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 2 000 000 рублей.

За каждый последующий календарный год использования товарного знака предусмотрено вознаграждение в размере 1 600 000 рублей. (п. 5.1. Договора).

Таким образом, стоимость правомерного использования принадлежащего Истцутоварного знака за период с  02.02.2021   (дата фиксации начала неправомерного использования товарного знака) по 31.12.2021, всего 332 дня, составила 1 984 723 рубля из расчета: 2 182 000 рубля за 365 дней 2021 года, деленные на 365 и умноженные на 332 дня зафиксированного неправомерного использования.

Согласно расчету Истца, тоимость правомерного использования за 2022 год составила 2 000 000 рублей, стоимость правомерного использования за 51 день использования ТЗ в 2023 году с 01.01.2023 по 20.02.2023 составляет 223 562 рубля из расчета: 1 600 000 рублей за 365 дней 2023 года, деленные на 365 и умноженные на 51 дня неправомерного использования. Общая стоимость правомерного использования за период с 02.02.2021 по 20,02.2023 составляет 4 208 285 рублей.

Истец указывает, что поскольку п. 4. ст. 1515 ГК РФ устанавливается право правообладателя на компенсацию в двукратном размере стоимости использования товарного знака, следует считать, что в пользу истца в соответствии с нормой закона может быть взыскана с ответчиков солидарно компенсация в размере 8 416 570 рублей.

Обозначения, которые используются Ответчиками 1,2 на своём интернет сайте - maxmassage.ru, для рекламы и продажи товаров, имеет безусловное сходство до степени смешения с товарным знаком Истца по признаку наличия идентичного элемента, также имеется однородность товара, поскольку спорные товарные знаки зарегистрированы для таких же товаров - аппаратуры, применяемой в медицинских целях.

Исходя из значительной Длительности незаконного использования, уклонения от досудебного разрешения спора, продолжения нарушения прав Истца, а также установленной стоимости правомерного использования товарного знака, сторона Истца считает, что соразмерным и справедливым размером компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак является 4 208 285 рублей (стоимость правомерного использования товарного знака), которая подлежит взысканию с Ответчиков солидарно. 

08.09.2022 Истцом была составлена претензия ИП ФИО2, в которой Истец предложил Ответчику 2 в досудебном порядке прекратить нарушение исключительных прав истца, а также просил прекратить продажу и рекламу товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm». Претензия направлена 14.09.2022 и получена 24.10.2022. В установленный законом срок Ответчик 2 требования не удовлетворил и продолжил использовать товарный знак «Лимфанорм Lymphanorm».

Также Истец повторно обратился к Ответчику 2 с претензией от 24.10.2022, в которой просил уплатить ему компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 8 000 000 рублей, а также просил прекратить неправомерное использование товарного знака. Повторная претензия направлена 24.10.2022 и получена 01.11.2022. На указанную претензию Ответчик 2 не ответил, требования не удовлетворил.

Получив информацию об администраторе домена maxmassage.ru, с помощью которого осуществляется продажа товаров с принадлежащим Истцу товарным знаком, Истец направил претензию Ответчику 1, в которой просил прекратить незаконное использование товарного знака, а также уплатить Истцу компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 8 000 000 рублей. Указанная претензия направлена 05.12.2022 и поступила в место вручения 09.12.2022, однако Ответчик 1 уклонился от получения претензий, вследствие чего письмо с претензией было возвращено отправителю. Требования, изложенные в претензии, Ответчик 1 не удовлетворил, незаконное использование товарного знака не прекратил.

01.12.2022 Истец в составе комиссии из трех сотрудников ООО «Вегас» произвел осмотр интернет-сайта, располагающегося на домене maxmassage.ru, составив соответствующий акт осмотра информации от 01.12.2022. Указанным актом в очередной раз зафиксирован факт наличия на указанном сайте предложений к продаже и рекламы товаров, содержащих товарный знак, принадлежащий Истцу, из чего следует, что даже после направления Ответчикам претензий с просьбой о прекращении незаконного использования товарного знака, от исполнения законной обязанности уклонились.

Истец указывает, что использование товарного знака, принадлежащего Истцу, продолжается длительное время - с февраля 2021 года.

Согласно позиции Истца, обозначения, которые используются Ответчиками 1,2 на своём интернет сайте - maxmassage.ru, для рекламы и продажи товаров, имеет безусловное сходство до степени смешения с товарным знаком Истца по признаку наличия идентичного элемента, также имеется однородность товара, поскольку спорные товарные знаки зарегистрированы для таких же товаров - аппаратуры, применяемой в медицинских целях.

Исходя из значительной Длительности незаконного использования, уклонения от досудебного разрешения спора, продолжения нарушения прав Истца, а также установленной стоимости правомерного использования товарного знака, ООО «Вегас» считает, соразмерным и справедливым размером компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак является 6 835 056 рублей (стоимость правомерного использования товарного знака в период с 02.02.2021 по 20.08.2023), которая подлежит взысканию с Ответчиков солидарно. 

В обоснование своей позиции на исковое заявление Ответчик 1 представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения требований по следующим основаниям.

Администратором доменного имени maxmassage.ru являться физическое лицо ФИО1 на основании договора об оказании услуг 1498872/NIC-D от 11.03.2013 года, заключенного с АО «Региональный Сетевой Информационный центр» (далее – АО «РСИЦ»).

Ответчик 1 указывает, что Истец, подавая исковое заявление был проинформирован в том, что администратором доменного имени являться физическое лицо, а не индивидуальный предприниматель, что подтверждается ответом на адвокатские запросы, сделанные Истцом от АО «РСИЦ» на запрос о принадлежности домена от 16.11.2022 года и 18.01.2023 года.

Однако, несмотря на полученные сведения от АО «РСИЦ», Истец привлекает в качестве Ответчика 1 индивидуального предпринимателя ФИО1, тем самым нарушая правила подсудности. 

По мнению Ответчика 1, исковое заявление предъявлено с нарушением правил подсудности, ввиду того, что индивидуальный предприниматель ФИО1 не является и не осуществляет администрирование домена. Данный спор, не связан с ведением им предпринимательской деятельности.

Между администратором домена ФИО1 и Индивидуальным предпринимателем ФИО2 заключен договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем от 11 октября 2013 года бессрочно.

Таким образом, используемое доменное имя maxmassage.ru регистратором которого являться Ответчик 2 кардинально отличается, нетождественное и несходное до степени смешения с товарным знаком «Лимфонорм Lymphonorm».

Также в обоснование своей позиции на исковое заявление Ответчик 2 представил отзыв, согласно которому возражает против удовлетворения требований по следующим основаниям.

С предъявленным иском Ответчик 2 не согласен вследствие того, что: исключительное право на товарный знак «Лимфанорм Lymphanorm» и его использование, не является нарушением, так как он был правомерно введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем ООО «Вегас». 

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить услуги (товары), предоставляемые или оказываемые одним лицом, среди аналогичных услуг (товаров). По этой причине ИП ФИО2 использует спорное обозначение на интернет сайте maxmassage.ru с целью помочь потребителю отличить товар ООО «Вегас» от других производителей размещенных на интернет сайте maxmassage.ru. 

Ответчик 2 указывает, что ИП ФИО2 официально приобрел товар на основании заключенного договора поставки № 215/м от 20.11.2020 года с уполномоченным поставщиком ООО «Орто-Нова», который приобрел товар у Истца, данный факт свидетельствует о том, что товар маркированный товарным знаком «Лимфанорм Lymphanorm», вводится продавцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия и под контролем правообладателя ООО «Вегас». По мнению Ответчика 2, Истец уже получил доход от произведенного товара, продав его ООО «Орто-Нова», и не понес никаких убытков в связи с деятельностью Ответчика 2; следовательно, отсутствует факт причинения убытков Истцу.

Согласно позиции Ответчика 2, не является нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака и не требует заключения с ним дополнительных лицензионных договоров. Право на такой товар считается исчерпанным.

Также Ответчик 2 указывает, что в случае, если суд сочтет требования Истца обоснованными, компенсация подлежит уменьшению с учетом степени вины Ответчика 2 и отсутствия подтвержденных убытков Истца. Истцом не предоставлено каких-либо доказательств наступления негативных последствий в результате заявленного нарушения. 

От третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Орта-Нова» поступили возражения на исковое заявление, согласно которому считает требования необоснованными и незаконными по следующим основаниям.

ООО «Орто -Нова» реализовала товары «LymphaNorm» индивидуальному предпринимателю ФИО2 по товарной накладной от 11.12.2020 года, закупив до этого данные товары от ООО «Вегас» по договору реализации № 158 от 11.09.2017 года.

Детально изучив протоколе осмотра от 02.02.2021 года можно увидеть, что 

Третье лицо указывает, что в протоколе осмотра от 02.02.2021 года количественного или штучного определения товаров «LymphaNorm» на сайте не имеется, таким образом, доводы Истца о наличии неограниченного наличия товара безосновательны.

Также в протоколе осмотра зафиксировано не 28 видов товаров «LymphaNorm», как это указывает Истец. 

В Протоколе осмотра от 02.02.2021 года зафиксированы комплекты товаров «LymphaNorm», которые собираются из приобретенных, в том числе из товаров по товарной накладной от 11.12.2020 года. Кроме того, в количество 28 товаров Истец относит и товары под наименованием «UNIX». Поэтому формулировка представителя Истца о фиксации 28 товаров «LymphaNorm» целенаправленно вводит в суд в заблуждение.

По мнению ООО «Орта Нова», из анализа прокола осмотра 02.02.2021 года, сайта Ответчика следует, что все комплекты товаров «LymphaNorm» представленные на сайте Ответчика собираются по желанию заказчика (потребителя) и переукомплектовываются на складе в зависимости от имеющихся позиций.

Исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в числе прочих товарные знаки и знаки обслуживания, произведения науки, литературы и искусства.

На основании ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно п. 2 ст. 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом.

В порядке положений п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п. 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

В соответствии с разъяснениями в п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Постановление № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (пункт 43 Правил).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Оценив представленные документы, факт нарушения принадлежащих Истцу исключительных прав в форме продажи и рекламы товаров с товарным знаком (обозначением) «Лимфанорм Lymphanorm» без соответствующего разрешения правообладателя установлен.

Факт размещения на сайте индивидуального предпринимателя ФИО2 товаров с использованием обозначения «Лимфонорм Lymphonorm», схожего с товарным знаком «Лимфонорм Lymphonorm», права на которые подтверждены Истцом, подтверждается представленным в материалы дела протоколом осмотра доказательств.  

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ, выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны Ответчиков публичной оферты.

Ответчиками не представлены доказательства наличия прав на использование обозначения «Лимфонорм Lymphonorm».

Таким образом, Ответчики нарушили исключительные права Истца на товарный знак.

Возражения Ответчиков о приобретении спорных товаров у полномочного представителя Истца судом отклоняется ввиду отсутствия соответствующего документального подтверждения. 

Так, представленный договор реализации № 158 от 11.09.2017 г. между Истцом и ООО «Орта-Нова» не подтверждает факт приобретения третьим лицом соответствующей продукции у Истца для ее дальнейшей реализации в пользу Ответчиков, в связи с чем суд не усматривает факт исчерпания права в порядке ст. 1487 ГК РФ 

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252, 1253 ГК РФ, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты, в том числе компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (ст. 1301 ГК РФ).

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истец просит взыскать с Ответчиков солидарно компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак из расчета двукратной стоимости использования товарного знака, которая взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с требованиями ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер компенсации определен Истцом, исходя из расчета двукратной стоимости использования товарного знака, в размере 13 670 112 рублей, со снижением до 6 835 056 рублей по инициативе Истца.

В обоснование расчета представлен отчет № 2023-399Б от 30.08.20203 г.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Суд полагает, что заявленный размер компенсации является соразмерным и обоснованным, доказательств обратного в порядке положений ст. 65 АПК РФ Ответчиков не представлено. 

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца, Ответчиком в материалы дела не представлено.

С учетом приведенного, поскольку Ответчиками в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования спорных произведений изобразительного искусства Истца, реализация товаров осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав, арбитражный суд усматривает основания для удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в заявленном полном объеме.

Относительно требования о запрете предлагать к продаже, а также продавать и рекламировать товары с товары знаком (обозначением) «ЛИМФАНОРМ LINPHANORM» на интернет-сайте maxmassage.ru с момента вступления в законную силу решения суда суд полагает его неподлежащими удовлетворению в связи ввиду отсутствия на момент вынесения решения на сайте факта нарушения прав.

Также Истцом заявлено требование о взыскании судебных издержек по оплате услуг представителя в размере 100 000 рублей, расходов на проведение исследования в размере 19 340 рублей, расходов на подготовку нотариального протокола от 09.02.2021 г. на сумму 27 300 рублей и от 08.09.2022 г. на сумму 14 200 рублей, почтовых расходов на сумму 343,24 рублей и 358,24 рублей, расходов на подготовку заключения о стоимости использования товарного знака в размере 60 000 рублей, расходы на экспертизу по видеоролику в размере 20 000 рублей.

Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (ч. 5 ст. 110 АПК РФ).

В силу ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием; недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (п. 10 Постановления от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1).

Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (ч. 5 ст. 110 АПК РФ).

В силу ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием; недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (п. 10 Постановления № 1).

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд пришел к выводу, что требование Истца о взыскании судебных издержек обоснованы, подтверждены материалами дела и по праву подлежат удовлетворению.

При этом, суд, учитывая характер и объем подготовленных представителем Истца процессуальных документов, категорию спора, руководствуясь ст. ст. 106, 110 АПК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в п. 20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», абз. 2 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», принимая во внимание сложившуюся в регионе стоимость оплаты юридических услуг, пришел к выводу о чрезмерности предъявленного Истцом размера расходов на оплату юридических услуг, и, исходя из принципа разумности, полагает снизить размер заявленных судебных расходов по оплате юридических услуг до 50 000 рублей.

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела подлежат взысканию с Ответчиков с учетом положений ст. ст. 102, 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 и индивидуального предпринимателя ФИО1 солидарно в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вегас»: 

- компенсацию в размере 6 835 056 рублей,

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 57 175 рублей,

- судебные издержки в размере 191 541,48 рублей.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяКиселева А.О.