АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-9228/20

01 сентября 2020 года

г. Ростов-на-Дону

Резолютивная часть решения объявлена   25 августа 2020 года

Полный текст решения изготовлен            01 сентября 2020 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поляковой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-9228/20 по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутодор» ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>

о прекращении использования товарного знака, взыскании компенсации,

при участии:

от истца: представитель не явился, 

от ответчика: представитель ФИО1 по доверенности №1 от 26.05.2020, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутодор» (далее - истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»  (далее - ответчик) о прекращении использования товарного знака, взыскании с ответчика компенсации в сумме 600000 рублей.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте арбитражного суда, явку представителя не обеспечил, возражений относительно рассмотрения дела в отсутствие его представителя не заявил.

Представитель ответчика в судебном заседании явился, возражал относительно удовлетворения заявленных требований, поддержал доводы, изложенные в отзыве приобщенные к материалам дела, просил в удовлетворении исковых требований отказать. 

Спор рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя ответчика, судом установлено следующее. 

В обоснование заявленного требования истец ссылается на то, что на интернет - странице https: //lada-avtolubitel.ru/chevrolet-niva/photo/, расположенной на сайте администратором которого является общество с ограниченной ответственностью «АВТОЛЮБИТЕЛЬ», истцом обнаружено и зафиксировано нарушение ответчиком исключительных прав на изобразительный товарный знак № 654683, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью «Эмэлджи Аутдор».

Административно-правовые характеристики товарного знака № 654683

Номер государственной регистрации: 654683

Номер заявки: 2017728839

Дата истечения срока действия исключительного права: 17.07.2027

Приоритет: 17.07.2017

Дата подачи заявки: 17.07.2017

Дата государственной регистрации: 03.05.2018

Дата публикации: 03.05.2018 

В рамках законодательства о нотариате и процессуального законодательства истцом осуществлено нотариальное заверение тех страниц сайта ответчика, на которых присутствует нарушение прав на указанный товарный знак, а также составлен нотариальный протокол осмотра этих страниц.

Сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, представленного на сайте ответчика и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака № 654683 установлено истцом по признаку графического сходства доминирующего элемента (п.43,44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482), кроме того, деятельность, позиционированная на вышеуказанном сайте, маркирована обозначением «NIVA» в сочетании с элементом, сходным до степени смешения с товарным знаком № 654683, и является однородной товарам 16 и услугам 35 классов этого товарного знака.

Поскольку договоры на реализацию, предложение к продаже товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака № 654683, рекламу этих товаров и услуг с ответчиком истец не заключал и не давал согласие на оповещение потребителей о товарах, маркированных изобразительным обозначением и иных товаров, маркированных обозначением, включающим изобразительный элемент 4х4, действия ответчика, по мнению истца, следует квалифицировать как нарушившее исключительных прав на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг.

Названные обстоятельства послужили основанием для предъявления требований согласно п.п. 3,4 ст. 1515, п.3. ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации об обязании ответчика прекратить использование в хозяйственном обороте товаров, маркированных обозначениями, включающими изобразительный элемент исключительных прав.

В обоснование возражений в отзыве ответчик ссылается на то, что не совершал действий, связанных с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров и услуг по 16, 19, 35 классам МКТУ с использованием товарного знака № 654683.  Основным видом деятельности ООО « Автолюбитель»  по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2 является  - 45.11.2. Торговля розничная легковыми автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Общество с ограниченной ответственностью «Автолюбитель» является дилером завода-изготовителя ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в соответствии с дилерским договором (договором о продажах и услугах Дилера) № 1000787-1 от 05.12.2016, по условиям которого дилер имеет право покупать новые автомобиль Шевроле Нива. 

ООО «Автолюбитель» не выполняет работы и не оказывает услуги по 16, 35 классам МКТУ. Обозначение 4х4  - это общее название полного привода автомобилей.

Арбитражный суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи, считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права и его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, правообладателем исключительного права на изобразительный товарный знак № 654683

является ООО "ЭмЭлДжи Аутдор» ИНН 

<

***> (номер государственной регистрации: 654683, номер заявки: 2017728839, дата истечения срока действия исключительного   права: 17.07.2027, приоритет: 17.07.2017,   дата   подачи заявки: 17.07.2017,      дата      государственной      регистрации: 03.05.2018,дата публикации: 03.05.2018). 

Правовая охрана предоставлена данному товарному знаку в отношении товаров и услуг по классам 16 (Бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские), 19 (Материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для строительных целей; асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; памятники неметаллические) и 35 (Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная) Международной классификации товаров и услуг.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутдор» основным видом деятельности общества является: «деятельность рекламная», также в выписке обозначено 156 дополнительных видов деятельности.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Автолютитель» основным видом деятельности общества является «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах», и 19 дополнительных видов: «Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами», «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая» , «Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе» и др. виды деятельности, связанные с реализацией транспортных средств.

Из анализа видов деятельности истца и ответчика следует, что виды деятельности общества с ограниченной ответственностью «ЭмЭлДжи Аутдор» и общества с ограниченной ответственностью «Автолюбитель» не совпадают.

Как указал истец, товарный знак представляет собой графическое «стилизованное» исполнение сочетания двух перекрещивающихся цифр

Товарный знак выполнен в оттенках серого и красного.

Между тем, обозначение «4x4» является общепринятым для обозначения колесной формулы (условное обозначение общего числа колёс транспортного средства и числа ведущих колёс двумя числами: [общее число колёс] x [число ведущих колёс]) полноприводных транспортных средств. В общедоступных источниках данное изображение имеет следующее обозначение : «из 4-х колес автомобиля все 4 - ведущие» или «общее название полного привода, как работа 4 колес из 4, то есть крутящий момент передается на все колеса, из имеющихся.», «Автомобиль, обладающий полным приводом, имеет колёсную формулу, где оба числа одинаковы (4x4)». Данное обозначение (изображение) закреплено как в научной литературе в области автомобильной промышленности и транспортного машиностроения, общедоступных источниках, а также международных стандартах как обозначение (изображение) колесной формулы.

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу указанной нормы упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака, само по себе не является использованием этого знака, особенно в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован.

Использование словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением драв на товарный знак при соблюдении следующих условий: такое обозначение используется (1) не для целей индивидуализации конкретного товара (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ); (2) в словарном значении; (3) в письменных публикациях или устной речи, (4) не создает вероятность смешения и, как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Проанализировав зарегистрированный истцом изобразительный элемент (товарный знак) с изобразительными элементами на сайтах ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения по всем признакам. Указанное изображение было использовано ответчиком для обозначения колесной формулы автомобиля, при этом, не использовалось в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца. 

Суд не может согласиться с доводом истца о том, что ответчик использует товарный знак в рекламной деятельности, учитывая, что не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте ответчика как дилера ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», а также на страницах производителя или продавца данных товаров в социальных сетях в Интернете, если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта или соответствующей страницы в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования, также не является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях и мероприятиях, проводимых данной компанией, и т.п. Данный подход изложен в Письме ФАС России от 21.12.2018 N АК/105192/18 "Об информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: www.avito.ru, www.voula.ru.

В протоколе осмотра доказательств от 12.11.2019 действительно имеется скриншот страницы сайта ответчика, где изображена передняя часть автомобиля «Нива» с указанием на месте размещения регистрационного знака слова «NIVA 4х4». Однако в протоколе осмотра доказательств скриншот страницы выполнен в черно-белом цвете. Точную стилизация знака 4х4 и его полное соответствие с изображением товарного знака истца установить невозможно. 

Таким образом, обозначение 4х4 является общепринятым обозначением наличия полного привода в автомобилях, отсутствует полное сходство изображения 4х4 в протоколе осмотра доказательств с товарным знаком истца. Ответчик, предлагая к продаже на своем сайте полноприводный автомобиль «Нива», не использовал знак 4х4 для обозначения рекламной деятельности либо менеджмента. Указание знака 4х4 свидетельствует об описании технических характеристик предлагаемых ответчиком к продаже автомобилей марки «Нива».

Оценивая представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемым ответчиком обозначением.

Истцом в соответствии со ст. 65 АПК РФ в материалы дела не было представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака, в отношении которого предоставлена правовая охрана.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что истец с даты регистрации товарного знака N 654683 (с 03.05.2018) в отношении товаров и услуг 16, 19, 35 класса МКТУ и до настоящего времени является производителем или лицом, осуществляющим оборот указанных товаров и оказания услуг с использованием товарного знака.

Основным видом деятельности истца является рекламная деятельность (73.1). При этом истец при осуществлении своей деятельности для индивидуализации оказываемых услуг товарный знак N 654683 с момент регистрации товарного знака не использует, соответствующих доказательств использования материалы дела не содержат.

Таким образом, с учетом приведенных выше обстоятельств, суд приходит к выводу, что целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь для запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Принимая во внимание, что целью регистрации товарного знака N 654683 являлось не его использование истцом (самостоятельно или с привлечением третьих лиц), а лишь запрещение третьим лицам использовать соответствующее обозначение, учитывая непредставление истцом доказательств, подтверждающих использование товарного знака с даты регистрации и до принятия судебного акта, суд, с учетом положений статьи 10 ГК РФ, приходит к выводу о злоупотреблении истцом своим правом, что является основанием для отказа в защите принадлежащего ему права. 

На основании изложенного, в удовлетворении исковых требований следует отказать. 

Исходя из правил, установленных статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления в сумме 6000 рублей, подлежат отнесению судом на истца, поскольку в удовлетворении заявленных требований отказано.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать в иске.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяЖигало Н. А.