СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

город Томск                                                                                           Дело № А45-11042/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июля 2024 года.

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кривошеиной С. В.

судей Зайцевой О. О.,  ФИО6 В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сперанской Н. В. с использованием средств аудиозаписи в режиме веб-конференции рассмотрел апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Технопан» (№07АП-9676/2023(2)) на решение от 26 апреля 2024 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-11042/2023 (судья Голубева Ю. Н.) по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Москва (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан», г. Новосибирск (ИНН 

<

***>), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Термолэнд», г. Новосибирск (ИНН: 

<

***>), об обязании прекратить нарушение исключительных прав, взыскании компенсации в размере 3 022 301 рубля 16 копеек, обязании предпринять меры по изъятию с рынка продукции, обязании опубликовать решение,

В судебном заседании принимают участие:

От истца: ФИО2 по дов. от 16.10.2023, диплом,

От ответчика:  ФИО3 по дов. от 06.04.2023, диплом; ФИО4 по дов. от 06.04.2023, диплом,

От третьего лица: ФИО2 по дов. от 16.10.2023, диплом, 

 

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Технопан» (далее – ответчик, ООО «Технопан»), с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Термолэнд», со следующими требованиями: 

1. взыскать компенсацию за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175, описанное в решении Новосибирского УФАС России по делу № 054/01/14.5-761/2022 от 07.02.2023, в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели, в сумме 2 880 903 руб. 60 коп.; 

2. обязать осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя полезной модели, выпускаемой по патенту № 170175 - ФИО1; 

3. взыскать государственную пошлину в размере 46 285 рублей. 

         Решением от 26.04.2024 Арбитражного суда Новосибирской области суд взыскал с ООО «Технопан» в пользу ИП ФИО1 компенсацию за незаконное использование полезной модели по патенту № 170175 в размере 2 880 903 рубля 60 копеек, а также 43 405 рублей расходов по оплате госпошлины; обязал ООО «Технопан» осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313- 7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу.

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение арбитражного суда и принять по делу новый судебный акт, снизив размер компенсации за незаконное использование патента на полезную модель, взыскиваемый по исковому заявлению ИП ФИО1 с ООО «Технопан».

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что суд первой инстанции ошибочно посчитал доказанным то, что расчет компенсации истца соответствует «цене при сравнимых обстоятельствах»; указывает на основания для снижения размера компенсации ниже установленного пунктом 2 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предела до однократного размера установленного судом правомерного использования полезной модели истца (максимальный размер возможных причиненных истцу убытков).

Истец и третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу не соглашаются с ее доводами, считают решение суда законным и обоснованным.

В судебном заседании лица, участвующие в деле, поддержали свои доводы.

Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  ФИО1 является индивидуальным предпринимателем (дата регистрации 27.05.2021) и одновременно директором и единственным участником (учредителем, выгодоприобретателем) ООО «Термолэнд». 

В 2009-2010 года ФИО1 была разработана фасадная теплозащитная система - система утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд» для облицовки и утепления строительных сооружений. Производство СУФ «Термолэнд» осуществлялось на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003-74923819-2010, которые, в свою очередь, были основаны на полезной модели «фасадной панели», права на которую были защищены патентом на полезную модель № 100793, патентообладателем по которому является ФИО1 (срок действия патента истек 08.09.2020). 

В 2016-2017 годах истец совместно с ООО «Термолэнд», на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003- 74923819-2010, разработали модифицированную и модернизированную версию СУФ «Термолэнд». Авторство и исключительные права ФИО1 на указанную выше полезную модель подтверждаются патентом на полезную модель №170175 от 18.04.2017, выданным на основании заявки № 2016135974 от 07.09.2016 (статус патента - действующий, срок действия патента истекает 07.09.2026). 

Начиная с 2017 года и до настоящего момента СУФ «Термолэнд» производится ООО «Термолэнд» с использованием фасадной панели, согласно патенту на полезную модель № 170175. 

09.04.2021 истец и ООО «Термолэнд» заключили лицензионный договор № ТЛ-09-04-21 (далее - «Лицензионный договор»), по которому истец передал ООО «Термолэнд» неисключительную лицензию на ряд объектов интеллектуальной собственности, включая право на полезную модель - «Фасадная панель» на основании патента № 170175. 

В июле 2021 истцу и третьему лицу стало известно о незаконном введении в оборот отдельными предприятиями, включая ООО «Технопан», при осуществлении капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Республика Саха (Якутия), ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7, фасадных панелей для утепления домов с использованием полезной модели согласно патенту № 170175 «Фасадная панель», зарегистрированному на имя ФИО1 и используемого ООО «Термолэнд» в производстве на праве Лицензионного договора. 

При этом ни ФИО1, ни ООО «Термолэнд» не предоставляли кому-либо право на использование указанной модели в производстве и обращении на рынке. 

В связи с этим, 02.02.2022 и 04.02.2022 ФИО1 и ООО «Термолэнд» обратились в УФАС по Новосибирской области с заявлением по факту незаконного использования ООО «Технопан» системы утепления фасадов с использованием полезной модели по патенту №170175, в котором просили: 

1. признать действия ООО «Технопан», выразившиеся в производстве и реализации в адрес ООО «Сахастройсервис» фасадных панелей с незаконным использованием полезной модели по патенту №170175, правообладателем которого является ФИО1, лицензиатом - ООО «Термолэнд», без согласия правообладателя на такое использование, а также с незаконным использование объекта интеллектуальной собственности (секрет производства (ноу-хау) ООО «Термолэнд», а именно Технических условий СУФ «Термолэнд» ТУ 5284-003-74923819-2010 (...) нарушающими положения статей 14.5 и 14.7 Закона о защите конкуренции. 

2. Выдать ООО «Технопан» предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. 

По результатам рассмотрения дела № 054/01/14.5-761/2022 Новосибирским УФАС России был установлен факт нарушения ООО «Технопан» статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем введения в оборот товара - системы утепления фасадов - с использованием полезной модели по патенту № 170175 без согласия правообладателя. 

В виде компенсации за незаконное использование Полезной модели по патенту № 170175 истец просит взыскать с ответчика 2 880 903 рубля 60 копеек, исходя из двукратного размера стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели. 

В связи с выявленным фактом нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель, истцом в порядке досудебного урегулирования спора 10.03.2023 ответчику была направлена претензия, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении действиями ответчика исключительного права истца на полезную модель по патенту № 170175.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Способами нарушения исключительных прав на полезную модель являются: изготовление, применение, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель (пункт 2 статьи 1358 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Как установлено при рассмотрении дела, истец является автором и патентообладателем полезной модели «Фасадная панель для облицовки и  утепления строительных сооружений, содержащая фасадный элемент из материала с низким коэффициентом влаго- и паропроницаемости, внутреннюю обшивку из паропроницаемого материала и теплоизоляционный слой, расположенный между фасадным элементом и внутренней обшивкой, при этом теплоизоляционный слой выполнен из отдельных ламелей теплоизоляционного волокнистого материала с пазами, образующими с фасадным элементом вентиляционные каналы, где торцевые ламели выполнены цельными, а теплоизоляционный волокнистый материал гидрофобизирован, и волокна материала ламелей ориентированы перпендикулярно фасадному элементу, при этом торцы ламелей смещены продольно по отношению друг к другу». 

Авторство и исключительные права ФИО5 на указанную выше полезную модель подтверждаются патентом на полезную модель №170175 от 18.04.2017, выданным на основании заявки №2016135974 от 07.09.2016 (статус патента - действующий). 

ФИО5 является директором и единственным участником (учредителем, выгодоприобретателем) заявителя - ООО «Термолэнд». ООО «Термолэнд» зарегистрировано в качестве юридического лица 05.10.2004. В качестве основного вида деятельности Общества указан код ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, в качестве одного из дополнительных видов деятельности - код ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 23.99.6 Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. 

С 2006 г. ООО «Термолэнд» специализируется на производстве, поставках и монтаже теплоизоляционных материалов, рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием, крепежной техники, гидро- , ветрозащитных мембран и пленок. 

ФИО1 фактически реализует свои исключительные права через производство ООО «Термолэнд» изобретенной им продукции.

 Правоотношения ФИО1 и ООО «Термолэнд» также регулируются положениями Лицензионного договора от 09.04.2021 №ТЛ09-04-21 (зарегистрирован в государственном реестре), по которому переданы права по неисключительным лицензиям, в том числе на следующий объект интеллектуальной собственности: - полезная модель - «Фасадная панель», на основании патента №170175, зарегистрированного в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 18.04.2017, срок действия патента истекает 07.09.2026. В 2009-2010 ФИО1 была разработана фасадная теплозащитная система - система утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд». 

Производство СУФ «Термолэнд» осуществлялось на основании Технических условий СУФ «Термолэнд» - ТУ 5284-003-74923819-2010, которые, в свою очередь, были основаны на полезной модели «фасадной панели», права на которую защищены Патентом на полезную модель №100793, патентообладателем по которому также является ФИО1 (срок действия патента истек 08.09.2020). 

С 2010 года СУФ «Термолэнд» производится ООО «Термолэнд», поставляется по всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, факт принадлежности исключительных прав на полезную модель по патенту №170175 подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, и ответчиком не оспаривается. 

Возражая против доводов истца, ответчик указывал, что никогда не изготавливал и не имел намерений производить продукцию, нарушающую исключительные права иных лиц; не производил и не поставлял свои фасадные панели в Якутию. 

Судом первой инстанции возражения ответчика обоснованно отклонены со ссылками на  обстоятельства, установленные решением Новосибирского УФАС России от 07.02.2023 по делу №054/01/14.5-761/2022, а также решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2023 по делу №А45-5905/2023, согласно которым ООО «Технопан» признано нарушившим положений статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем введения в оборот товара - системы утепления фасадов - с использованием полезной модели по патенту № 170175 без согласия правообладателя.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о доказанности факта введения ответчиком в оборот изделий с использованием полезной модели истца, а, следовательно, и факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на полезную модель.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 этого Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель;

при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака на основании Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края2 и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда». 

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ, а именно, в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определенной исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели.

Из пункта 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вопреки доводу апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции ошибочно посчитал доказанным, что расчет компенсации истца соответствует «цене при сравнимых обстоятельствах», при определении размера компенсации суд исходил из того, что компенсация определена по пункту 3 статьи 13.01 ГК, пункту 2 статьи 1406.1 ГК РФ на основании определенной в лицензионном договоре от 09.04.2021 № ТЛ-09-04-21 стоимости предоставлении исключительного права на использование патента на полезную модель. 

При этом вопреки доводам ответчика, из материалов дела не следует того, что им подавалось в порядке статьи 161 АПК РФ заявление о фальсификации лицензионного договора, на основании которого проводился расчет.

Согласно п. 4.1. указанного Лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения за использование полезной модели – «Фасадная панель», на основании патента № 170175 составляет 10 % от выручки/дохода, полученного от использования полезной модели (именно в таком размере ИП ФИО1 получал лицензионные платежи от передачи права на использование полезной модели на основании Лицензионного договора от 09.04.2021 № ТЛ-09-04-21, что подтверждается Приложениями № 8-10). 

Таким образом, в основу расчетов истцом положена выручка от продажи произведенных и поставленных фасадных панелей для их использования в капитальном ремонте многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, которая составила бы 14 404 518 руб. без учета НДС. 

В связи с этим, согласно расчету истца, двукратный размер стоимости права использования полезной модели № 170175 составляет 2 880 903 руб. 60 коп. (14 404 518,00 руб. х 10% х 2).

Как разъяснено в пункте 61 Постановление Пленума № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежит удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ.

Ответчик, возражая в отношении размера заявленной истцом компенсации, указал на ее завышенный характер, в подтверждение чего сослался на намеренное завышение истцом в лицензионном договоре, заключенным с ООО «Термоленд» (аффилированным с истцом лицом), цены за право использования полезной модели.

Вместе с тем, суд первой инстанции, принимая во внимание обстоятельства, установленные в рамках дела № А45-5905/2023, указав, что вопреки позиции ответчика, за основу расчета двукратной стоимости должна браться именно стоимость, по которой фасадные панели должны были быть реализованы лицензиатом истца - ООО «Термолэнд», а не некая «рыночная стоимость поставки фасадных панелей», пришел к верному выводу о том, что установленная в конкурсной документации цена, и была реальной рыночной ценой на указанные фасадные панели и именно стоимость, по которой фасадные панели должны были быть реализованы лицензиатом истца - компанией ООО «Термолэнд».

При этом стоимость фасадных панелей, определенная конкурсными документами, ответчиком опровергнута не была. 

Довод ответчика о завышении размера лицензионных платежей в связи с аффилированностью сторон правомерно отклонены судом первой инстанции по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и ответчиком опровергнуто не было, до подачи искового заявления и обращения с жалобой в антимонопольный орган, ФИО1, как правообладатель патента, предпринял попытку мирного урегулирования возникшего спора и направил в адрес ответчика предложение - «Дорожную Карту» об урегулировании разногласий относительно исключительных прав на полезную модель по патенту №170175, путем заключения лицензионного договора. 

В соответствии с п. 4.4. Дорожной карты, ежемесячный размер лицензионных платежей (в случае заключения договора) составлял бы: 

a. постоянная (фиксированная) часть лицензионных платежей: 

i. за месяцы 1-3 – 300 000 руб. за один месяц; 

ii. за месяцы 4-6 – 500 000 руб. за один месяц; 

iii. за месяцы 7-12 – 750 000 руб. за один месяц; 

iv. начиная с 13-го месяца – 1 000 000 руб. за один месяц.

 b. переменная (в виде процента от дохода) часть лицензионных платежей определяется по формуле: 

ПерЧ = (Доход х 15%) - ФЧ, где: ПерЧ— переменная часть лицензионного платежа; Доход - общая стоимость продаж Фасадных панелей за отчетный месяц согласно Отчету о продажах (п. 5.1 Дорожной карты); ФЧ - фиксированная часть лицензионного платежа, оплаченная за отчетный месяц. 

Таким образом, минимальный размер лицензионных платежей, предложенный ФИО1 ООО «Технопан» за использование непосредственно полезной модели по патенту № 170175 составлял не менее 15 % от общей стоимости продаж фасадных панелей, изготовленных по данному патенту, что на 50 % превышает лицензионные платежи, выплачиваемые ООО «Термолэнд» в пользу ФИО1 

Согласно пояснениям истца, данный размер лицензионных платежей (с учетом эксклюзивности и спроса на производимый товар) предлагался правообладателем для третьих лиц. 

После проведенных переговоров, ответчик отказался подписывать лицензионный договор. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что стоимость лицензионного договора, на которую ссылается истец при расчете компенсации, значительно ниже стоимости аналогичного лицензионного договора, предложение к заключению которого было направлено истцом в адрес ответчика.

Вопреки утверждениям ответчика, суд обоснованно отклонил ходатайство ответчика о снижении размера взыскиваемой компенсации, установив отсутствие оснований для такого снижения; выводы суда мотивированы и основаны на том, что ответчиком не доказано, что размер компенсации многократно превышает причиненные истцу убытки, равно как и не доказан тот факт, что правонарушение совершено ответчиком впервые, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Кроме того, документов, подтверждающих наличие оснований для снижения компенсации, в том числе документов, подтверждающих доход ответчика и тяжелое материальное положение, ответчиком не представлено.

Указанные выводы сделаны с правильным применением статьи 1406.1 ГК РФ, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, правомерно пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и привлечении ответчика к имущественной ответственности за нарушение исключительных прав истца на полезную модель по патенту № 170175, взыскав с ответчика компенсацию в размере 2 880 903 рубля 60 копеек.

Также истцом в рамках настоящего дела заявлено требование об обязании ответчика осуществить за собственный счет в Официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Изобретения. Полезные модели» (ISSN 2313-7436) публикацию решения арбитражного суда по настоящему делу. 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ способом защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как разъяснено в пункте 58 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (подпункт 5 пункту 1 статьи 1252 ГК РФ), истец должен указать, где требуется осуществить соответствующую публикацию, и обосновать причины своего выбора. Ответчик вправе представить свои возражения о месте публикации решения.

При рассмотрении дела судом первой инстанции ответчик возражений относительно места публикации не заявил.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковое требование истца об обязании ответчика опубликовать решение суда.

Материалы дела исследованы судом полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Каких-либо нарушений требований статьи 71 АПК РФ при оценке доказательств судом не допущено. Изложенные в обжалуемом решении выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на положениях действующего законодательства.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с выводами суда первой инстанции и оценкой представленных доказательств не может являться основанием для признания оспариваемого судебного акта незаконным.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со статьей 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

         Руководствуясь статьями  258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд   

 

                                               П О С Т А Н О В И Л:

 

решение от 26 апреля 2024 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-11042/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Технопан» – без удовлетворения.

            Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

 

 

Председательствующий                                                          С. В. Кривошеина 

 

Судьи                                                                                        О. О. Зайцева

 

                                                                                                   ФИО6