Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-4913/2020

г. Рязань

03 февраля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 27 января 2022 года. 

Полный текст решения изготовлен 03 февраля 2022 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Савина Р.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ХЭЛП МИ" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера а, помещение Н8) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Правовой меридиан" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>),

 третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Финанс" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера А, помещение Н8),

о взыскании штрафа по лицензионному договору в размере 1000000 руб., упущенной выгоды в размере неполученного дохода 511625 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца:  ФИО2 - представитель по доверенности от 09.01.2022; ФИО3 - представитель по доверенности от 22.05.2020, 

от ответчика: ФИО4 - представитель по доверенности от 10.08.2020, 

от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ХЭЛП МИ" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Правовой меридиан" о взыскании штрафа по лицензионному договору №4 о предоставлении права использования ноу-хау от 05.09.2018 в сумме 1000000 руб., упущенной выгоды в сумме 5891460 руб.

Определением суда от 16.07.2020 исковое заявление было принято к производству, назначено предварительное судебное заседание, к участию в деле на стороне истца в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено - общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Финанс" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера А, помещение Н8).

15.10.2020 в материалы дела от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, в соответствии с которым истец просил суд взыскать с ответчика штраф по лицензионному договору №4 о предоставлении права использования ноу-хау от 05.09.2018 в сумме 1000000 руб., упущенную выгоду в сумме  2482960 руб.

Уточнение исковых требований судом было принято.

14.12.2020 в материалы дела от истца поступили дополнительные пояснения, кроме того истец уточнила исковые требования, просила суд взыскать с ответчика штраф по лицензионному договору в размере 1 000000 руб., упущенную выгоду в размере недополученной прибыли 2202597  руб. 90 коп.

Уточнение исковых требований судом было принято.

06.12.2021 в материалы дела от ответчика поступили дополнения к отзыву, в которых сторона, в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит суд снизить размер штрафа до суммы 52864 руб. 85 коп.

Заявление ответчика о снижении размера штрафа судом принято к рассмотрению.

16.12.2021 от истца в материалы дела поступило ходатайство об уменьшении размера исковых требований, в соответствии с которым сторона просит суд взыскать с ООО "ПРАВОВОЙ МЕРИДИАН" в пользу ООО "ХЭЛП МИ" штраф по лицензионному договору в размере 1000000 руб., упущенную выгоду в размере неполученного дохода 511 625 руб.

Уменьшение размера исковых требований судом принято.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводилось в отсутствие третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования, ссылаясь на нарушение пункта 13.2 лицензионного договора №4 от 05.09.2018 года.

Представитель ответчика возражал по заявленным исковым требованиям по основаниям, изложенным в отзыве и дополнительных позициях.

Рассмотрев и оценив представленные в дело доказательства, заслушав позиции представителей сторон, арбитражный суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично, исходя при этом из следующего.

05.09.2018 между ООО "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС" (Лицензиар) и ООО "ПРАВОВОЙ МЕРИДИАН" (Лицензиат) заключен договор №4 (далее - Лицензионный договор) о предоставлении права использования ноу-хау согласно которого лицензиар, как обладатель исключительного права на Ноу-хау, обязуется предоставить право использования Ноу-хау в целях осуществления лицензиатом предпринимательской деятельности, аналогичной деятельности лицензиара, включая использование марки лицензиата, а также обязуется оказать услуги по внедрению ноу-хау, а лицензиат обязуется принять, использовать и оплачивать полученные права на ноу-хау и соответствующие услуги. Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на ноу-хау на территории  лицензиата с учетом  абз.2 пп.1.5.7 настоящего договора (г. Екатеринбург) (пункты 2.1,2.2 договора).

Согласно пункту 1.4 договора на ноу-хау, являющееся предметом настоящего договора, в силу особенностей правовой охраны, не имеется охранных документов лицензиара на территории Российской Федерации и им не поданы заявки на их получение. К ноу-хау лицензиара у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. В отношении ноу-хау лицензиаром  введен режим коммерческой тайны.

Перечень сведений, составляющих ноу-хау, с указанием наименований документов, содержащих данные сведения, содержится в Приложении №1 к настоящему договору.

Согласно п. 1.5.8 Лицензионного договора, срок действия лицензии и договора три года с момента заключения договора.

В силу пункта 6.1 договора за предоставленную неисключительную лицензию на ноу-хау лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, состоящее из Паушального платежа в размере 1000000 руб., а также ежемесячных отчислений (Роялти).

Размер Роялти определяется в виде процентов от установленных в действующих договорах с клиентами платежей за отчетный период без учета комиссии Банка (пункт 6.2 договора).

Согласно п. 8.1 Лицензионного договора Лицензиат может использовать Ноу-хау только на территории Лицензиата, т.е. согласно п. 1.5.7 Лицензионного договора - город Екатеринбург.

05.09.2018 лицензиар передал лицензиату  секрет производства (ноу-хау) в соответствии с условиями заключенного сторонами лицензионного договора. по акту приема-передачи ноу-хау (т.3л.д.128).

01 февраля 2019г. между ООО "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС" и ООО "ХЭЛП МИ" было заключено соглашение о полной передаче прав на Ноу-хау, согласно которого исключительное право на использование ноу-хау в полном объеме перешло к ООО "ХЭЛП МИ"(т.1л.д.39-41).

17.06.2019 ООО "ЭКСПЕРТ-ФИНАНС" направил в адрес ответчика уведомление о полной передаче прав на ноу-хау ООО "ХЭЛП МИ".

Как указал истец, в ноябре 2019г. при проведении внеплановых мероприятий Отделом контроля качества управляющей компании ООО "ХЭЛП МИ" был выявлен факт оказания ответчиком услуг гражданам (физическим лицам) по Лицензии на территории города Новосибирска.

По мнению истца, ответчиком, в нарушение условий заключенного Лицензионного договора был открыт офис на территории г. Новосибирска и ведётся приём и консультирование граждан с использованием Ноу-хау (полученного по Лицензионному договору №4) под Маркой (брендом) Лицензиара - "ХЭЛП МИ", заключаются договоры с гражданами на территории г. Новосибирска.

17 декабря 2019г. в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с 31.12.2019  в связи с существенным нарушением условий, в соответствии с п. 11.3 Лицензионного договора, а также требование о передаче документации, до 10.01.2020, а также атрибутику и рекламную продукцию Лицензиара - "ХЭЛП МИ" в срок до 31.12.2019.(т.3л.д.19-21).

17 декабря 2019г. в адрес ответчика также было направлено требование№2 от 16.12.2019 о незамедлительном прекращении деятельность под Маркой (Брендом) "ХЭЛП МИ" на территории г-Новосибирск, оплате штрафа в соответствии с п. 8.1 и 13.2 Лицензионного договора (допустимость использования Ноу-хау только на Территории Лицензиата (Франчайзи) в размере 1 000 000 рублей, а также о компенсации упущенной выгоды ООО "ХЭЛП МИ" в размере 5 891 460 руб., выраженные в получении дохода (количество договоров с клиентами умноженное на сумму оплаты по договору) от использования Ноу-хау на чужой Территории, не согласованной с Лицензиаром, от деятельности на которой Лицензиар не получил вознаграждение от Лицензиата.

В ответе на претензию ответчик указал на незаконность и безосновательность требований истца (т.3л.д.28).

Ссылаясь на нарушение лицензиатом раздела 8 лицензионного договора, а именно использование ноу-хау в г. Новосибирске, а также неполучение денежных средств от заключенных с клиентами договоров, истец обратился в суд с требованием о взыскании штрафа по лицензионному договору в размере 1000000 руб., упущенной выгоды в размере неполученного дохода 511625 руб.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд исходит из следующего.

В силу ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

На основании ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Таким образом, гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Правоотношения сторон по настоящему делу возникли лицензионного договора №4 от 05.09.2018.

Общая норма, регулирующая отношения при заключении лицензионного договора, предусмотрена статьей 1235 ГК РФ.

Согласно данной статье по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Разделами 1 и 2 лицензионного договора №4 от 05.09.2018 раскрываются предмет договора и состав исключительного комплекса прав.

Пунктами раздела 2 (2.7.1-2.10) договора предусмотрены права и обязанности Лицензиата, в частности, предусмотрены способы использования ответчиком ноу-хау, что отвечает требованиям ч.6 ст.1235 ГК РФ.

Лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на ноу-хау на территории  лицензиата с учетом  абз.2 пп.1.5.7 настоящего договора (г. Екатеринбург) (пункты 2.1,2.2 договора).

Таким образом, при заключении лицензионного соглашения стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям, о чем также свидетельствует факт исполнения ответчиком условий лицензионного договора, а именно, оплата роялти по лицензионному договору №4 от 05.09.2018г., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (т.1л.д.47-52). Кроме того, 05.09.2018 ответчиком переданы денежные средства  в сумме 1000000 руб., состоящие из Паушального платежа. (т.3л.д.127).

О фальсификации лицензионного договора №4 от 05.09.2018 и  соглашения о полной передаче прав на Ноу-хау от 01.02.2019 не заявлено.

Согласно пункту 13.2 за нарушение требований, предусмотренных п.2.7.1 (второй абзац), п.11.7 (обязанность передать все документы и иные ценности клиента лицензиару по описи в течение 10 дней после расторжения договора или окончания действия данного договора) и разделом 8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару штраф в размере 1000000 руб.за каждый факт нарушения, а также компенсирует все убытки  (в том числе упущенную выгоду) лицензиара, вызванные таким нарушением.

Из материалов дела следует, что 05.09.2018 лицензиар передал лицензиату  секрет производства (ноу-хау) в соответствии с условиями заключенного сторонами лицензионного договора по акту приема-передачи ноу-хау (т.3л.д.128).

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, Неисключительную Лицензию на ноу-хау на Территории Лицензиата с учетом условий абз. 2 пп. 1.5.7 настоящего договора. Лицензиат не вправе оказывать Услуги по Лицензии вне Территории Лицензиата. Расширение Территории Лицензиата производится исключительно путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору либо заключения сторонами нового лицензионного договора.

Пунктом 1.5.7 договора предусмотрено, что «Территория Лицензиата» - субъект Российской Федерации, конкретный населенный пункт, находящийся на территории определенного субъекта Российской Федерации (город, село, поселок и др.) или иное географически определяемое место, указанное в п. 1.3 настоящего договора и ниже, в пределах которого Лицензиат имеет право использовать Ноу-хау, а именно: г.Екатеринбург.

Согласно пункту 2.7.1 лицензиат обязан оказывать третьим лицам Услуги по Лицензии, согласовав при этом с Лицензиаром помещения, которые будут использоваться им для оказания Услуг по Лицензии. Такое согласование производится путем обмена фотографиями, планами помещений, списками оборудования по электронной почте, указанной в п. 12.3.1 настоящего договора.

Оказание услуг не по Лицензии - запрещено. Оказание услуг Лицензиатом не по Лицензии и за рамками настоящего договора расценивается как нарушение правила о конфиденциальности и влечет за собой ответственность, предусмотренную п. 13.2

Пунктом 8.1 договора предусмотрено, что лицензиат может использовать Ноу-Хау только на территории Лицензиата, определенной в настоящем договоре. В случае нарушения данного пункта Лицензиат несет ответственность в соответствии с п.13.2 настоящего договора

В соответствии с пунктом 1.5.7 лицензиат имеет право использовать ноу-хау только в г. Екатеринбурге.

В нарушение пункта 2.7.1, 8.1 лицензионного договора ответчик использовал ноу-хау за пределами г. Екатеринбург, а именно в г. Новосибирске, что подтверждается скриншотами  данных системы управления отношениями с клиентами и сделками (CRM -системы), подтверждающих создание договоров с клиентами  на территории г. Новосибирска (т.5л.д.24-80), актом осмотра места (офиса), расположенного по адресу: 

<

...> от 17.12.2019, в ходе которого выявлено осуществление деятельности ответчика по использованию ноу-хау без заключения лицензионного договора в г. Новосибирске (т.7 л.д.139), договорами оказания юридических услуг (место заключения - г. Новосибирск) (т.1л.д.57-157,, т.2л.д.1-147, , т.3л.д.1-18), соглашениями о расторжении договоров с клиентами в г.  Новосибирске (т.4л.д.39-59), а также самим ответчиком в письменных отзывах.

Пунктом 11.7 договора предусмотрено, что в случае расторжения или окончания срока действия данного договора Лицензиар является правопреемником Лицензиата по невыполненным обязательствам, вытекающим из договоров по оказанию юридических услуг с клиентами (физ.лицами, ИП или ЮЛ), заключенных при использовании Ноу-Хау {полученного согласно данному договору) в период действия Лицензии и отраженных в СРМ системе с присвоением индивидуального номера клиента (договора). Лицензиат обязан в течение 10 дней после расторжения или окончания действия данного Договора передать все документы и иные ценности Клиента Лицензиару по описи посредством ценного почтового отправления, экспресс - почты или наручно представителю Лицензиара.

Лицензионный договор расторгнут с 31.12.2019, что подтверждается уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке. Доказательства исполнения требования истца о передаче документации, а также атрибутики и рекламной продукции лицензиара ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, проанализировав в совокупности все представленные сторонами доказательства, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком условий лицензионного договора, в силу чего применение мер ответственности в виде штрафа в размере 1000000 руб., предусмотренного пунктом 13.2 лицензионного договора является обоснованным.

Ответчиком заявлено ходатайство о снижении размера штрафа,  по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 71 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В силу пункта 73 указанного постановления бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и другое. Оценка соразмерности заявленной к взысканию суммы неустойки и возможности ее уменьшения является правом суда.

При этом доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об уменьшении неустойки.

Ответчик ссылаясь на чрезмерность заявленного ко взысканию штрафа, указывает на  отсутствие бюджетного финансирования, а также наличие статуса "микропредприятия" и факт нахождения ответчика в реестре субъектов малого предпринимательства (№ в реестре ЮЭ9965-21-14541172).

Рассмотрев заявление ответчика, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и, соответственно, об уменьшении размера взыскиваемой неустойки.

Уменьшая неустойку, суд учитывает баланс интересов сторон, а также оценивает размер не возмещенного ущерба и начисленного истцом штрафа.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 №263-0 разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Именно поэтому в части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

Таким образом, определив соотношение размера неустойки с последствиями нарушения обязательства, суды должны учитывать компенсационную природу неустойки, а также принцип привлечения к гражданско-правовой ответственности только за ненадлежащим образом исполненное обязательство.

В соответствии с пунктом 78 Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются также в случаях, когда неустойка определена законом.

Согласно пункту 75 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3,4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ходатайствуя о снижении размера штрафа, ответчик указывает, что в соответствии с отчётами по кассе, соглашениями о расторжении договоров с физическими лицами, ООО «Правовой меридиан» фактически получило по 62 заключенным договорам денежные средства в совокупном объеме 511 625 рублей.

Ответчик полагает, что взыскание Истцом 1 000 000 рублей при условии, что Ответчик получил в совокупности 511 625 рублей свидетельствует о явной несоразмерности штрафа предполагаемому нарушению и чрезмерном размере заявленного требования неустойки.

Просит суд уменьшить размер штрафа до 52864,85 руб.

Оценив довод ответчика о чрезмерности штрафа применительно к обстоятельствам дела, арбитражный суд пришел к выводу о явной несоразмерности заявленной неустойки (1000000 руб.) последствиям нарушения обязательства.

В рассматриваемом случае ответчик расторг заключенные договоры, осуществление деятельности в г. Новосибирск было непродолжительным, имущественная выгода, полученная в ходе осуществления деятельности явно несоразмерна размеру штрафа.

Между тем, условия заключенного договора и согласованный размер штрафа соответствуют размеру паушального взноса при согласовании деятельности в регионе ответчика.

При таких обстоятельствах, учитывая особое значение необходимости согласования территорий оказания услуг, неисключительный характе лицензионного договора, размер паушального взноса, а также отсутствие существенных негативных последствий, понесенных истцом в связи с нарушением обязательств ответчиком, размер полученного ответчиком дохода, прекращения деятельности ответчика на спорной территории, размер штрафа соразмерного последствиям нарушения обязательства и соответствующий критерию соблюдения баланса интересов сторон составляет 500000 руб. Указанный размер штрафной санкции является адекватным нарушенному интересу и соизмерим с ним.

Таким образом, требование истца о взыскании штрафа по лицензионному договору №4 от 05.09.2018 является обоснованным и подлежит удовлетворению в сумме 500000 руб.

Довод ответчика о том, что лицензиар не вводил режим коммерческой тайны на сведения и документы, представленные лицензиату, поскольку на документах, содержащих ноу-хау отсутствует указание на их щиту судом не принимается в силу следующего.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" мерами по охране конфиденциальности являются в том числе нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Лицензиаром были приняты возможные способы защиты сведений, составляющих секрет производства (ноу-хау) , что подтверждается приказом № 3 от 01.02.2019г. ООО "Хэлп Ми" об утверждении перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне и Положением о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации; положением ООО "Эксперт-Финанс" о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации от 29.01.2018г.; приказом № 10 от 29.01.2018г. ООО "Эксперт-Финанс" об утверждении перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне и Положением о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации; положением  ООО "Эксперт-Финанс" о коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации от 29.01.2018г.

Истец обеспечил защиту передаваемых ответчику сведений, указав на это в том числе в лицензионном договоре (п. 1.4 Лицензионного договора).

Согласно пункту 1 статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

При этом, как следует из разъяснения, изложенного в пункте 144 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности   сведений   именно    путем   введения   режима коммерческой тайны не является обязательным.

На бумажном носители данная документация не передавалась, в связи с чем гриф "коммерческая тайна" также не проставляется. 

Довод ответчика о том, что не доказано использование именно  ноу-хау, а не иного результата интеллектуальной деятельности судом рассмотрен и отклонён.

Перечень данных составляющих ноу-хау указан в приложении №1 к договору, в соответтвии с подпунктами 1 и 3 приложения к ноу-хау относится CRM-система. Реестр сделок Лицензиата, предназначенный для отражения фактов заключения, расторжения, а также процесса исполнения («ход») сделок с клиентами франчайзи; образцы документов: Договор оказания юридических услуг, акт выполненных работ, дополнительное соглашение к договору, приказ.

Истцом в материалы дела представлены копии договоров, заключенные ответчиком на территории г. Новосибирска и загруженные в CRM-систему истца.

Факт использования CRM-системы истца при оказании услуг третьим лицам в г. Новосибирске по смыслу пунктов 1.1.1, 1.5.7, 2.2, 2.7.1 свидетельствует о нарушении истцом условий указанных пунктов. 

Довод ответчика о том, что истцом не представлено доказательств передачи ответчику ноу-хау,  судом не принимается поскольку опровергается представленными в материалы дела доказательствами, в частности актом приема-передачи ноу-хау от 05.09.2018, скриншотами из CRM-системы истца, а также договорами с третьими лицами, полученными истцом из CRM-системы и свидетельствующие о том, что ответчиком были получены сведения, составляющие ноу-хау и использованы в своей деятельности.

Довод ответчика о том, что истец не представил доказательств наличия у него исключительного права на секрет производства в момент заключения сделки с ответчиком опровергается представленными в материалы дела документами.

Под ноу-хау исходя из положений, лицензионного договора (пункт 1.5.1) понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах  интеллектуальной деятельности лицензиара и о способах осуществления профессиональной предпринимательской деятельности, указанной в п.1.1 настоящего договора, имеющие как действительную так и потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам и отсутствия у третьих лиц свободного законного доступа к данным сведениям вследствие соблюдения лицензиаром разумных мер конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Довод ответчика о том, что лицензионный договор не содержит указание на способы использования результата интеллектуальной деятельности, что может свидетельствовать  о его незаключенности.

Способы использования результата интеллектуальной деятельности прямо согласованы сторонами в пунктах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 договора.

При этом, пунктом 2.11 договора стороны помимо ноу-хау истца, согласовали использование Марки Лицензиата (1.5.3. «Марка Лицензиата» {«Марка») - определенное сторонами обозначение Услуг по Лицензии, а также деятельности Лицензиата по исполнению настоящего договора, состоящее из Коммерческого обозначения и наименования Территории Лицензиата, а именно: Help.те Использование Марки Лицензиата может осуществляться Лицензиатом любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания Марки на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», иных носителях и иными способами, согласованными с Лицензиаром).

ООО «ХЭЛП МИ» является правообладателем товарного знака «Не1р Ме!» на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №715832 выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сроком действия до 26 ноября 2028г.

Использование ответчиком ноу-хау истца, а также марки лицензиата подтверждается представленными в материалы дела договорами, фотографиями, скриншотами.

Истец также заявил требование о взыскании упущенной выгоды в размере в размере неполученного дохода 511625 руб.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, том числе вследствие причинения вреда другому лицу.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Поскольку убытки являются мерой ответственности, по делам о взыскании убытков, возникших как в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, так и в случае причинения вреда, истец должен доказать наличие состава правонарушения, включающего противоправность действий лица и его вину, размер ущерба и причинно-следственную связь между противоправными действиями и возникшим ущербом.

Недоказанность хотя бы одного из указанных условий является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о взыскании убытков. 

Применение такой меры гражданско-правовой ответственности как возмещение убытков (вреда) на основании ст. ст. 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно при доказанности совокупности условий: противоправности действий причинителя убытков, причинной связи между противоправными действиями и возникшими убытками, наличия и размера понесенных убытков, что следует из правовой позиции, выраженной в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25).

В состав убытков входят реальный ущерб и упущенная выгода. Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. Упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», далее - Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7).

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 14 постановления от 23.06.2015 №25 для взыскания упущенной выгоды, в первую очередь, следует установить реальную возможность получения такой выгоды и ее размер.

При этом отмечено, что поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.

В силу пункта 4 статьи 393 ГК РФ при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), упущенной выгодой являются не полученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Пунктом 3 Постановления N 7 разъяснено, что при определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (пункт 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

Должник не лишен права представить доказательства того, что упущенная выгода в заявленном размере не была бы получена кредитором.

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.(пункт 4 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В то же время в обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие доказательства возможности ее извлечения.

При этом следует отметить, что состязательность судопроизводства в арбитражном суде обусловлена противоположностью материально-правовых интересов сторон, необходимым признаком состязательного судопроизводства является наличие прав и обязанностей по доказыванию обстоятельств дела, представлению доказательств у процессуально равноправных сторон и других участвующих в деле лиц (ст. 41, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ч. 1 ст. 64 и ст. ст. 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст. ст. 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

В обоснование размера упущенной выгоды истец ссылается на маркетинговую и финансовую модель самостоятельной работы без заключения лицензионных договоров.

Кроме того, истец указывает итоговый расход в месяц в сумме 340850 руб., однако истцом не представлено в материалы дела доказательств выплаты ответчиком заработной платы менеджеру в сумме 40000 руб., юристу в сумме 45000 руб., руководителю офиса в сумме 60000 руб., выплаты налогов в сумме 47850 руб. оплаты аренды в сумме 40000 руб., несение расходов на канцелярские и хозяйственные нужды в сумме 8000 руб. Истцом не представлено доказательств того, что трудовой штат офиса в г. Новосибирске состоял из одного менеджера, одного юриста, одного руководителя офиса. 

Суд неоднократно предлагал истцу представить доказательства, свидетельствующие о совершении приготовлений, позволяющих суду установить реальность получения прибыли, отражённой в исследовании.

Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 по делу N 302-ЭС14-735, при проверке факта наличия упущенной выгоды судам следует оценить фактические действия истца, которые подтверждают совершение им конкретных действий, направленных на извлечение доходов, не полученных в связи с допущенным должником нарушением. Согласно действующей судебной практике лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно доказать, что возможность получения им доходов существовала реально, то есть документально подтвердить совершение им конкретных действий и сделанных с этой целью приготовлений, направленных на извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным должником нарушением, то есть доказать, что допущенное ответчиком нарушение явилось единственным препятствием, не позволившим ему получить упущенную выгоду. В целях обоснования размера упущенной выгоды судам следует оценить бухгалтерскую отчетность за предыдущие периоды, договоры с контрагентами, банковские документы о наличии (отсутствии) финансовых перечислений в адрес истца.

Истцом относимых и допустимых доказательств, свидетельствующих о совершение им конкретных действий и сделанных с этой целью приготовлений, направленных на осуществление деятельности в г. Новосибирске и извлечение доходов (наём персонала, аренда офисных помещений, реклама услуг или товарного знака (марки лицензиара), заключение договоров с третьими лицами), которые не были получены в связи с допущенным должником нарушением в материалы дела не представлено.

Согласно ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

По результатам оценки представленных в материалы дела доказательств по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований в части взыскания упущенной выгоды, суд исходит из отсутствия предусмотренной законом совокупности обстоятельств для возложения на ответчика обязанности по возмещению убытков (истцом не доказан состав убытков - наличие всех элементов состава гражданско-правовой ответственности, влекущей взыскание убытков с ответчика в пользу истца, о возмещении которых он требовал в исковом заявлении).

Поскольку возможность реального получения доходов в заявленном к возмещению размере документально не подтверждена, расчет, который с разумной степенью достоверности учитывает все приготовления, необходимые для заключения и исполнения договора, не представлен, суд считает, что доводы истца носят предположительный характер, ввиду чего, суд признает, что размер упущенной выгоды истцом не доказан. 

В силу вышеизложенного, в удовлетворении исковых требований в части взыскания упущенной выгоды в размере неполученного дохода в сумме 511625 руб. следует отказать.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Излишне перечисленная по платежному поручению №71 от 25.06.2020. государственная пошлина в сумме в сумме 29341 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Правовой меридиан" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ХЭЛП МИ" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера а, помещение Н8) штраф в сумме 500000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 18600 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ХЭЛП МИ" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, литера а, помещение Н8) из дохода федерального бюджета государственную пошлину в сумме 29341 руб., зачисленную платёжным поручением №71 от 25.06.2020.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Судья Р.А. Савин