ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-52136/2019-ГК

Дело № А40-186703/18

г. Москва

29 октября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 29 октября 2019 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Е.Б. Расторгуева, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2019 года 

по делу № А40-186703/18, принятое судьей Е.Н. Киселевой,

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Терминальные решения» 

(ОГРН 

<

***>; 426000, 

<

...>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» 

(ОГРН 

<

***>; 108811, 

<

...> км. (п. Московский), домовл. 6, стр. 1, эт. 5 комн. 33) 

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «ГС» 

о взыскании 1 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 01.10.2019

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 30.04.2019

от третьего лица: извещено, представитель не явился  

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Терминальные решения» (далее – ООО «Терминальные решения», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее – ООО «Т2 Мобайл», ответчик) о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «ГС».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2019 взыскано            50 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать.

Заявитель жалобы указывает на неверность оценки представленных в материалы дела доказательств о нарушении ответчиком права истца на товарный знак «симкомат», поскольку третье лицо, являвшееся агентом ответчиком, создало и разработало терминал самостоятельно, а согласование с ответчиком рекламных материалов не позволяют сделать вывод о возложении ответственности за использование спорного товарного знака на ООО «Т2 Мобайл».

Словесное обозначение «симкомат», сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, заявитель использовал только в контексте идентификации аппарата, размещенного в аэропорту Внуково, как аппарата по продаже сим-карт, при этом использование слова «симкомат» не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг заявителя, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

Заседание суда апелляционной инстанции 03.10.2019 было отложено.

В заседании суда апелляционной инстанции 21.10.2019 представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца возражал против удовлетворения жалобы, просил решение суда оставить без изменения.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд апелляционной инстанции не направило.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 15.07.2019 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО «Терминальные решения» является правообладателем исключительных прав на товарный знак «СИМКОМАТ» свидетельство №559882, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15.12.2015 для 09, 35 классов МКТУ, приоритет товарного знака 21.08.2013.

Истцом было установлено, что в июне 2018 года на официальном сайте ООО «Т2 Мобайл» на веб-странице https://msk.tele2.no/about/news-list/2018/06/09/tele2-pewoj-zapustilasimkomat-s-biometricheskoj-identifikaciej-msk в описании, текстах рекламного характера, было использовано обозначение «Симкомат». Тем самым товарный знак ООО «Терминальные решения» был использован для привлечения внимания потребителей к информации о аппарате по продаже sim-карт и призыва совершать сделки по заключению договора оказания телематических услуг связи. При этом, в программном обеспечении ЭВМ аппарата, установленного в аэропорту «Внуково» также используется товарный знак «Симкомат».

Указанный факт подтвержден нотариальным протоколом осмотра Интернет-сайта от 09.07.2018.

По мнению истца, при обслуживании аппаратами «Теле 2» потребитель будет введен в заблуждение и иметь ложное впечатление об одобрении ООО «Терминальные решения» использования товарного знака, что повлечет ппричинение материального ущерба в виде неполучения дополнительной выручки от продажи «simкарт» с использованием товарного знака «Симкомат».

Поскольку размещение обозначения, сходного с товарным знаком истца, на интернет-сайте ответчика является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя, а продвижение товара, его реклама является неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот, истец обратился с настоящими требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Согласно статье 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование принадлежащих ему товарных знаков. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг; 

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

В соответствии с пунктом 3. статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

При анализе использованного ответчиком обозначения, суд первой инстанции, руководствуясь Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, признал, что использованное ответчиком обозначение «Симкомат» является тождественным с товарным знаком истца.

Суд первой инстанции, приходя к выводу об использовании ответчиком при рекламе (продвижении) своих услуг слова «симкомат», учел, что из раскадровки аудиовизуального произведения Сетевого издания «360tv.ru» «В аэропорту Внуково появился первый в России автомат по продаже симкарт» отображена демонстрация изображения «подключитесь быстро с помощью симкомата, а тариф настройте позже в мобильном приложении или на сайте» на терминале, а в статье под названием «TELE2» первой запустил симкомат с биометрической идентификацией» рекламировался товар - автомат по продаже SIM-карт. То есть, имело место привлечение внимания потребителей к этому аппарату, а не к тарифам и способам оказания услуг связи. 

Ответчик указывал на существенное отличие товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак «Симкомат» и услуг, предоставляемых заявителем.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Суду первой и апелляционной инстанции истец представил достаточные обоснования отнесения симкомата - аппарата для продажи SIM-карт к 09 классу МКТУ, ответчик, в свою очередь ответчик сделал вывод о привлечении вниманию потребителя именно к оказываемым услугам и тарифам на его услуги, то есть относящихся к 38 классу МКТУ «Телекоммуникация».

Вместе с тем, судом первой инстанции дана верная оценка информационному посылу спорной статьи, содержащему описание действий ответчика по созданию и установке симкомата с обозначением его функций и последующей продаже SIM-карт, то есть направленному на рекламирование аппарата– симкомата, относящемуся к 09 классу МКТУ.

Третье лицо подтвердило нахождение в его собственности терминала по продаже сим-карт, размещенного в аэропорту Внуково.

ООО «Т2 Мобайл», ссылаясь на условия заключенного агентского договора № С-262018 от 01.06.2018 с ООО «ГС» и отсутствие в материалах дела доказательств поручения по разработке спорного терминала, полагает неправомерным возложение ответственности за использование товарного знака «симкомат» в аппарате своего агента.

Согласно пункту 4.1.12 договора, агент обязуется в течение, установленного принципалом, но в любом случае в пределах срока действия договора, проводить в точках продаж, согласованных с принципалом дополнительно, маркетинговые акции, направленные на ознакомление и продвижение услуг/действий, выполняемых по поручению принципала. Собственные рекламные материалы, документы и информацию, касающуюся выполнения поручений принципала, агент должен по электронной почте предварительно согласовать с принципалом, при этом срок для их предоставления агентом на согласование принципалу должен быть не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала маркетинговой акции и/или начала их использования агентом (привлеченным им третьим лицом).

Оценивая обязанности агента по осуществление каких-либо действий, связанных с исполнением договора, суд первой инстанции пришел к верному выводу о действиях ООО «ГС» в интересах и с согласия ответчика, и в рамках установленных обязанностей сторон агент не мог являться субъектом ответственности перед иными лицами, в настоящем деле ООО «Т2 Мобайл».

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В соответствии с пунктом 62 указанного постановления по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом десятикратного увеличения истцом суммы компенсации, заявленной в исковом заявлении, по сравнению с суммой компенсации, которая была им истребована в досудебной претензии, факта оперативного устранения ответчиком нарушения, суд первой инстанции правомерно и обоснованно снизил размер компенсации до          50 000 рублей.

Таким образом, доводы ООО «Т2 Мобайл», изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции в части доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав при использовании товарного знака «СИМКОМАТ» и определения суммы подлежащей к возмещению компенсации, однако в части оценки спорного обозначения «СИМКОМАТ» как не имеющего нарицательный и общеупотребительный характер согласиться не может.

В ходе рассмотрения дела суду апелляционной инстанции истцом обозначено описание словосочетания «СИМКОМАТ» как носящего фантазийный характер, о чем свидетельствует заявка на государственную регистрацию товарного знака.

Фантазийными по общему смыслу являются обозначения из слов новых, «придуманных» и не имеющими какого-либо смыслового значения в языке.

Словосочетание «СИМКОМАТ» в настоящем случае указывает на конкретный вид товара, который может быть приобретен путем автоматизированной продажи – SIM-карт.

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что реализация посредством специализированных аппаратов доступна по различным видам товара, а словообразовательный элемент «автомат» (устройство, производящее работу по заданной программе без непосредственного участия человека), при его сложении с названием товара, как в случае с словосочетанием «СИМКОМАТ» является нарицательным существительным, то есть синонимом автоматизированного решения по продаже SIM-карт, что подразумевает непосредственное его использование в хозяйственном обороте как общеупотребительного слова, воспринимаемого в сознании как специализированного аппарата по реализации товаров одного вида – в настоящем случае SIM-карт.

Так в частности, в представленной статье об открытии симкоматов различными операторами связи указывается на создание первого симкомата весной 2012 года, о чем в частности имеется ссылка в заключении специалиста от 10.12.2018, где приводятся факты наличия информации о разработке в 2012 году, запуске в работу терминалов по продаже SIM-карт (симкоматов), правообладателем товарного знака – ООО «Терминальные решения».

Учитывая изложенное, оснований полагать, что словосочетание «СИМКОМАТ» при его восприятии не имело бы какого-либо смыслового значения в языке до момента его создания истцом, не представляется объективно возможным.

Вместе с тем, отсутствие у спорного обозначения «СИМКОМАТ» фантазийного характера не ставит под сомнение доказанный факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, правовая охрана которого не оспорена.

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июля 2019 года по делу № А40-186703/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья:                                                                Н.И. Левченко 

 

Судьи:                                                                                                                      Е.Б. Расторгуев 

 

А.И. Трубицын