№ 09АП-41972/2024

Дело № А40-190343/22

г. Москва

20 сентября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2024 года 

Постановление

 изготовлено в полном объеме 20 сентября 2024 года20 сентября 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Ю.Н. Кухаренко, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат", Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" и Общества с ограниченной ответственностью "Скиф" 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2024 года по делу №А40-190343/22, 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

Обществу с ограниченной ответственностью "Дилис" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о защите исключительных прав на товарный знак,

 

при участии в судебном заседании:

от истцов: 

ООО Торговая компания «Делекат» – ФИО1 по доверенности от 01.09.2022,

ООО «Делекат Ко» – ФИО2 генеральный директор на основании решения № 16/23 от  20.09.2023,

от ответчиков: 

ООО «Скиф»  - ФИО3 по доверенности от 25.01.2022, 

ООО «Дилис» - не явился, извещен,

 

                                                               УСТАНОВИЛ: 

           Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Делекат» (далее – общество «Делекат», истец1) и общество с ограниченной ответственностью «Делекат Ко» (далее – общество «Делекат Ко», истец2) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СКИФ» (далее – общество «СКИФ», ответчик1) и обществу с ограниченной ответственностью «Дилис» (далее – общество «Дилис», ответчик2), в котором просили: 

          признать выбор обществом «СКИФ» для своей карамели наименования «Пятка» и дальнейшую реализацию им данной продукции актом недобросовестной конкуренции;

          запретить обществу «СКИФ» использовать наименование «Пятка» в отношении карамели, вводимой им в гражданский оборот на территории Российской Федерации; 

          запретить обществу «СКИФ» предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации карамели «Пятка»; 

          запретить обществу «Дилис» предложение к продаже и продажу на территории России карамели «Пятка», введенной в гражданский оборот обществом «СКИФ». 

          Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2023, исковые требования оставлены без удовлетворения.

           Суд по интеллектуальным правам Постановлением от 12 декабря 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 по делу № А40-190343/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2023 по тому же делу отменил, дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

           В ходе повторного рассмотрения спора по существу, Истцы уточнили исковые требования, а именно просили изложить просительную часть искового заявления в следующей редакции: 

           признать выбор Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции актом недобросовестной конкуренции; 

           запретить Обществу с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории России карамели «ПЯТКА»; 

            взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака «ПЯТКА» №784181 в размере 500 000 руб.; 

            взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дилис»  компенсацию за незаконное использование товарного знака «ПЯТКА» №784181 в размере 100 000 руб.           Решением от 07 мая 2024 Арбитражный суд города Москвы взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Скиф" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 500 000 рублей 00 копеек, взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "Дилис" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко"  компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 000 рублей 00 копеек, в удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказал.

           Истцы и ответчик1, не согласившись с принятым решением, обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

           Истцы просят решение отменить в части отказа в удовлетворении искового требования о признании актом недобросовестной конкуренции выбора Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции; - вынести новое решение об удовлетворении вышеуказанного искового требования (помимо ранее удовлетворенных исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак).

Ответчик 1 просит решение суда отменить, в иске отказать полностью.

В силу части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений, данных в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 12 от 30.06.2020 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражений со стороны истцов и ответчиков относительно рассмотрения решения суда в обжалуемых частях не поступило.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции  подлежит отмене в части по следующим основаниям.

 Из материалов дела следует, что общество «Делекат» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.08.2008, осуществляющего следующие виды деятельности: «торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями», «производство прочих пищевых продуктов». 

Общество «Делекат Ко» зарегистрировано в качестве юридического лица 28.07.2004, среди видов деятельности указаны «аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав», «торговля оптовая мучными изделиями», «торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки». 

В силу пункта 1 и пункта 8 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства» (далее – Постановление № 2) истцы образуют группу лиц и действуют на рынке как единый хозяйствующий субъект, поскольку единственным участником общества «Делекат Ко» является ФИО4 и он же является владельцем доли участия 90% в обществе «Делекат». 

Истцы фактически осуществляют деятельность по размещению за рубежом заказов на производство различной кондитерской продукции под выбранными ими наименованиями и по дальнейшему введению такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Одним из таких продуктов является леденцовая карамель на палочке под оригинальным названием «Пятка». 

Данный товар по заказам истцов с 2011 года производился в Китае и далее вводился и до настоящего времени вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Общество «СКИФ» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.02.2012 и до 2017 года закупало у общества «Делекат» для последующей оптовой торговли леденец «Пятка». 

Как указывают истцы, в 2021 году им стало известно о том, что общество «СКИФ», которое как покупатель продукции истцов было осведомлено о поставках истцами леденцов «Пятка» на российский рынок, выбрало для аналогичной своей продукции такое же наименование и  поставляет её на рынок Российской Федерации, в результате чего возникает смешение между одноименными товарами истцов и общества «СКИФ». 

Данная продукция была представлена на интернет-сайте общества «СКИФ» www.kondi-skif.com, что зафиксировано нотариусом в соответствующем протоколе. 

Одним из оптовых покупателей общества «СКИФ» является общество «Дилис», которое продает вышеуказанную продукцию в розницу, что подтверждается товарными и кассовыми чеками от 24.04.2021 № 573504 и от 01.06.2021 № 579459, а также электронным чеком общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-доставка» от 01.06.2021.

Полагая, что заимствование обществом «СКИФ» наименования «Пятка», которое ранее использовалось его конкурентом – обществом «Делекат» в отношении такой же продукции, и дальнейшая реализация ответчиками одноименной продукции является недобросовестной конкуренцией, истцы направили в адрес ответчиков претензию. 

Неисполнение требований истцов в добровольном порядке послужило основанием для обращения в суд с исковым заявлением.

          ООО «Делекат Ко» осуществлена регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 784181, в связи с чем, в рамках рассмотрения настоящего спора Истцами также заявлено требование о наложении запрета на предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории России карамели «ПЯТКА», и требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «ПЯТКА» №784181.

          Таким образом, с учётом изменения предмета исковых требований (заявление от 08.04.2024) иск заявлен о признании в действиях ООО «СКИФ» недобросовестной конкуренции путём создания угрозы смешения с товаром Истцов (п. 2 ст. 14.6 Федерального закона РФ «О защите конкуренции»), а также о защите исключительного права на товарный знак «ПЯТКА» №784181 (ст. 1474 ГК РФ).

          Вынесенным по настоящему делу Решением Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2024 года суд первой инстанции удовлетворил в полном объеме  требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,   недобросовестную конкуренцию в действиях общества «СКИФ» суд не признал, установив следующее.

          Общество «СКИФ» в 2014 г. приобретало леденцы «ПЯТКА» у ООО «Дольче В».  

          Обществом «СКИФ» в 2018 году приобретало леденцы «ПЯТКА» у ООО «Антея» и ООО «Аквилон».

          Общество «СКИФ» задолго до начала деятельности Истцов по продаже леденца «ПЯТКА» начало реализовывать такую продукцию и в течение длительного времени (девять лет) осуществляло такую продажу наряду с ООО «Делекат Ко», при таких обстоятельствах какое-либо влияние на состояние конкуренции путем получения преимуществ со стороны Общества «СКИФ» (за счет использования наименования «ПЯТКА») отсутствует, поскольку длительное время продукция под наименованием «ПЯТКА» продается параллельно и Истцами, и ответчиком, в результате их самостоятельных действий. 

          Кроме того, как минимум пять юридических лиц используют обозначение «ПЯТКА» при маркировке соответствующего товара, в связи с чем, у потребителей не могло сложиться твердой ассоциации (устойчивой ассоциативной связи) между наименованием продукции "ПЯТКА" и истцом ООО «Делекат Ко».

          Также отдельные участники товарного рынка не просто используют обозначения «ПЯТКА», но и зарегистрировали товарный знак «КИСЛАЯ ПЯТКА» с датой приоритета 29.11.2017 года, т.е. задолго до даты подачи иска по делу, что также подтверждает отсутствие в действиях Общества «СКИФ» недобросовестной конкуренции, поскольку обозначение «ПЯТКА» используется разными производителями, в т.ч. путем регистрации прав на соответствующее обозначение.

          В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

          Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

          Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

          Как разъяснено в пункте 30 Постановления № 2, в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции). 

           Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции. 

           При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности: факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции; отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики; направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации). 

           Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 141–147 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 того же Закона, статьей 10.bis Парижской конвенции. 

           Статьи 141–147 Закона о защите конкуренции указывают на частные случаи недобросовестной конкуренции. 

           Согласно части 2 статьи 146 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. 

          Истцы полагают, что общество «СКИФ» скопировало оригинальное наименование товара, вводимого в гражданский оборот истцами, являющимися конкурентами общества «СКИФ», в результате чего возникает угроза смешения товаров в глазах потребителей; эти действия совершены обществом «СКИФ» умышленно и направлены на получение преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности, поскольку, выбирая для своего товара наименование «Пятка», оно, как покупатель общества «Делекат», знало о длительном предшествующем использовании обществом «Делекат» того же наименования; эти действия противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, поскольку заимствование обозначения своего конкурента для целей продвижения на рынке своих товаров недопустимо; эти действия причинили или могут причинить истцам убытки, поскольку ввиду созданного обществом «СКИФ» смешения (угрозы смешения) вместо продукции истцов потребители покупают (могут купить) одноименную продукцию общества «СКИФ». 

           Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией, выразившейся в копировании наименования товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства: факт широкого использования хозяйствующим субъектом (истцом) товара с этим наименованием, которое в последующем заимствовано ответчиком; получение товаром истца с этим наименованием известности среди потребителей; известность ответчику факта использования истцом товара соответствующего наименования до начала введения им в гражданский оборот товара c заимствованным наименованием; наличие на момент введения ответчиком в гражданский оборот товара с заимствованным наименованием конкурентных отношений между ответчиком и истцом; наличие вероятности смешения между товарами истца и ответчика; наличие у ответчика умысла причинить вред истцу, вытеснить его с товарного рынка, нанести вред его деловой репутации либо воспользоваться такой репутацией в собственных целях путем введения в гражданский оборот товаров с заимствованным наименованием; причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем введения в гражданский оборот товаров с заимствованным наименованием.

          При рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-154/2023 установлены следующие обстоятельства: общество «Делекат Ко» начало вводить в гражданский оборот кондитерские изделия с обозначением «Пятка» ранее общества «СКИФ» и иных лиц; общество «Делекат Ко» начало использовать обозначение «Пятка» до даты регистрации общества «СКИФ» в качестве юридического лица (02.02.2012), следовательно, намерение общества «Делекат Ко» воспользоваться репутацией общества «СКИФ» и воспрепятствовать ему в использовании обозначения не доказано; иные лица вводят в гражданский оборот кондитерскую продукцию под обозначениями «Кислая пятка» или «Сладкая пятка», отличными от обозначения «Пятка», при этом товарный знак «КИСЛАЯ ПЯТКА» по свидетельству Российской Федерации № 672120 зарегистрирован за обществом с ограниченной ответственностью «ВК»; действия общества «Делекат Ко» по приобретению исключительного права на товарный знак и его использованию в дальнейшем в предпринимательской деятельности не являются актом недобросовестной конкуренции. 

            Вне зависимости от наличия или отсутствия преюдиции как таковой следует руководствоваться правовой позицией высших судебных инстанций, согласно которой если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, то оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой подход. Иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу. 

            Данный подход изложен в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», в пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.0.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

            Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-154/2023 вступило в законную силу.

            В настоящем деле нет никаких доказательств, которые опровергают выводы суда по делу № СИП-154/2023 и потому могут повлечь иные выводы по вопросам заимствования Обществом «СКИФ» наименования продукции Истцов, первенства в начале использования данного наименования и состояния конкурентной среды. Ни Общество «СКИФ», ни суд по настоящему делу таковых доказательств не назвали, мотивы отклонения ссылок Истцов на вышеуказанные судебные акты и имеющиеся в деле доказательства не привели. Таким образом, у суда первой инстанции не было оснований для вывода о том, что первенство в использовании наименования «ПЯТКА» принадлежит Обществу «СКИФ».

            Из материалов дела следует, что до 2017 года Общество «СКИФ» реализовывало леденцы «ПЯТКА» не наряду с Истцами, а закупало и продавало леденцы у Истцов, являясь их контрагентом по договору, а вовсе не конкурентом. 

            Тем же решением Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2023г., принятым по делу №СИП-154/2023, также установлено, что общество «СКИФ» какое-то время приобретало леденцы с обозначением «Пятка» у Истцов (а именно, у ООО «Торговая компания «Делекат»), а затем продавало их своим покупателям.

            Доказательства данного обстоятельства имеются и в настоящем деле:            Договор купли-продажи от 20 июля 2016 г. (Том 1, л.д. 95-98), счет Истца 1 на оплату с указанием в поз. 3 леденца «ПЯТКА» (Том 1, л.д. 99), товарная накладная №138 от 22.09.2016 с перечнем товаров, повторяющим вышеуказанный счет (Том 1, л.д. 100), платежное поручение Общества «СКИФ» №170 от 26.09.2016 об оплате вышеуказанного счета (Том 1, л.д. 102), товарно-транспортная накладная №МСС16-1631 от 22.09.2016 и доверенность №2 от 25.08.2016, которые подтверждают факт передачи ФИО5 товаров по вышеуказанной товарной накладной (т. к. совпадает количество мест/коробок) представителю Общества «СКИФ», коим являлось транспортная компания ООО «ТЭС Южный Урал» (Том 1, л.д. 104-105), информационное письмо Общества «СКИФ» о поручении транспортной компании получать грузы от Истца 1 (Приложение 9 к Возражениям Истцов от 22.02.2023), акт сверки взаимных расчетов между Истцом 1 и Обществом «СКИФ» №92 от 12.01.2017 (Том 1, л.д. 106), накладные и счета-фактуры Общества «СКИФ» (Том 1, л.д. 107-128) о поставках им кондитерской продукции своим покупателям, где помимо наименования продукции Истцов «Пятка» присутствует также кондитерская продукция под шестью другими товарными знаками Истца 2, накладные и счета-фактуры Общества «СКИФ» за период до 2017 года (Том 2, л.д. 102 пункт 10, л.д. 106 пункт 10, л.д. 108 пункт 19, Том 4, л.д. 48 п. 38, л.д. 52, л.д. 54 п. 19, л.д. 58 п. 11, л.д. 63 п. 12, л.д. 70 п. 12, л.д. 74 п. 8 и др.), где рядом с леденцами под наименованием «ПЯТКА» указаны те же точно параметры упаковки, что и у упаковки леденца Истцов: 11 гр., 18х30 (см. саму упаковку в Томе 1, л.д. 15, инвойсы в Томе 1, л.д. 18-25, каталоги в Томе 1, л.д. 26-52), данные внутренней системы интернет-сайта Истцов www.delekat.ru , где обнаруживается пользователь ООО «СКИФ» с датой регистрации 2013 г. (Том 2, л.д. 1-3), книга продаж, где в пунктах 1, 9, 42, 73, 139 в качестве покупателя указано Общество «СКИФ» (Приложение 10 к Возражениям Истцов от 22.02.2023). 

           Вывод суда первой инстанции в обжалуемом решении о том, что в 2014 году товар под наименованием «ПЯТКА» был получен ответчиком от ООО «Дольче В» (стр. 5 решения), противоречит имеющейся в материалах дела товарной накладной (Том 4, л.д. 77), поскольку в ней указан леденец «СЛАДКАЯ ПЯТКА», а вовсе не «ПЯТКА». 

           При этом в материалах настоящего дела нет ни одного документа об ином, нежели Истцы, источнике приобретения Обществом «СКИФ» леденцов с названием именно «ПЯТКА» до 2017 года, нет сведений о таком поставщике. 

            Таким образом, и для вывода о приобретении Обществом «СКИФ» леденцов «ПЯТКА» у ООО «Дольче В» в 2014 г. (стр. 5 решения суда), тоже не имеется  правовых и фактических оснований.

            Установленный же судом факт заказа и приобретения Обществом «СКИФ» леденцов «ПЯТКА» у ООО «Антея» в 2017 г. и у ООО «Аквилон» в 2018 году (стр. 6 решения суда, Том 4, л.д. 17-33) является основанием предъявленных Истцами исковых требований, поскольку именно на эти действия и ссылаются Истцы как на недобросовестную конкуренцию Общества «СКИФ» по выбору для своей продукции наименования «ПЯТКА». 

           Иные обозначения «СЛАДКАЯ ПЯТКА», «КИСЛАЯ ПЯТКА», которые до 2017 года использовали Общество «СКИФ» и другие участники рынка кондитерской продукции, не являются сходными со спорным наименованием продукции Истцов «ПЯТКА», а потому факты их реализации не относятся к предмету спора. 

           Суд первой инстанции установил, что как минимум пять юридических лиц используют обозначение «ПЯТКА» при маркировке соответствующего товара, в связи с чем, у потребителей не могло сложиться твердой ассоциации (устойчивой ассоциативной связи) между наименованием продукции "ПЯТКА" и истцом ООО «Делекат Ко» (стр. 8-9 решения суда). 

          Однако в материалах дела нет никаких сведений о наличии на рынке до 2017 года кондитерской продукции иных производителей, нежели Истцы, под названием «ПЯТКА». 

           Продукция других конкурентов именовалась «Кислая пятка» или «Сладкая пятка»: товарные накладные в Томе 2, л.д. 103 п. 8, в Томе 4, л.д. 77-113, 106, ссылки на на кондитерскую продукцию в сети Интернет (Том 3, л.д. 4-56, 103, 132, 139, 141, 146).

           При этом Решением Суда по интеллектуальным правам от 26 июля 2023 г., принятым по делу №СИП-154/2023,  в ответ на ссылку Общества «СКИФ» на те же самые доказательства, судом уже указано, что все другие лица, кроме общества «СКИФ», использовали не спорное наименование Истцов «ПЯТКА», а совершенно иные, не сходные с ним обозначения «Кислая пятка» и «Сладкая пятка» (стр. 16 решения СИП). Подтверждено это и Постановлением Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу. 

           Ссылка Общества «СКИФ» и суда первой инстанции на товарный знак «Кислая пятка» №672120 подлежит отклонению по тому основанию, которое тоже уже назвал Суд по интеллектуальным правам: «В частности, антимонопольный орган и общество «СКИФ», вопреки правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, не признают презумпцию того, что два зарегистрированных разными лицами товарных знака не являются сходными до степени их смешения до тех пор, пока более поздний из них не будет оспорен в установленном законом порядке... Усматривая между ними сходство до степени смешения, антимонопольный орган идет вопреки позиции не только Суда по интеллектуальным правам, но и Роспатента, а также правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 672120» (стр. 16 Решения СИП по делу №СИП-154/2023). То есть, вопреки презумпции законности регистрации разными лицами двух товарных знаков и недопустимости подмены воли правообладателя старшего товарного знака, суд первой инстанции, отождествляя эти знаки, не учёл, что существование вышеуказанного товарного знака «Кислая пятка» и впоследствии зарегистрированного истцом товарного знака «ПЯТКА» свидетельствует об уникальности, оригинальности данного наименования продукции Истцов, а вовсе не о том, что другие хозяйствующие субъекты использовали его. Тем более, что в судебном деле №СИП-818/2022, где также участвовали те же стороны спора, различительная способность обозначения Истцов «ПЯТКА» была подтверждена. Таким образом, и для вывода об использовании спорного обозначения «ПЯТКА» другими лицами у суда первой инстанции не было никаких фактических и правовых оснований. 

          Поскольку нет никаких оснований для выводов суда первой инстанции: 

- о первенстве Общества «СКИФ» в использовании спорного наименования «ПЯТКА»; - о приобретении Обществом «СКИФ» до 2017 года карамели «ПЯТКА» у другого поставщика, нежели Истцы; 

- об использовании Обществом «СКИФ» и другими конкурентами этого наименования наряду с Истцами, 

то имеются все основания для признания действий бывшего покупателя продукции Истцов (Общества «СКИФ») по выбору им в 2017 года для своей карамели наименования «ПЯТКА» актом недобросовестной конкуренции.

           Возможность причинения убытков обусловлена введением в гражданский оборот обществом «СКИФ», как покупателем леденцов «Пятка» у истцов до 2017 года, одноименного леденца по тем же каналам реализации и с замещением товара в этих каналах.

           Такие действия по выбору и использованию Обществом «СКИФ» для своей продукции наименования, заведомо совпадающего с наименованием продукции своего бывшего поставщика, являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку они создали угрозу смешения товаров, привели к замещению товара Истцов товаром ответчика, к упущенной выгоде Истцов и тем самым содержат все признаки недобросовестной конкуренции, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «О защите конкуренции».

          При данных обстоятельствах исковые требования в части признания актом недобросовестной конкуренции выбор Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции подлежат удовлетворению.

          Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО «Скиф» суд апелляционной инстанции не находит в силу следующего.

          Товарный знак №784181 зарегистрирован на имя истца ООО «Делекат Ко» 17.11.2020.

          В силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

          В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 10.000 рублей. 

          Истец, воспользовавшись правом, установленным ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за незаконное использование товарного знака «ПЯТКА» №784181 в общем размере 600 000 руб., а именно: 500 000 руб. с ООО "СКИФ"; 100 000 с ООО "ДИЛИС". 

          Размер требований сформулирован с учетом вовлеченности каждого из ответчиков в процесс введения в гражданский оборот товаров, маркированных спорным товарным знаком.

          Материалами дела установлено, что использование ответчиками товарного знака «Пятка» имело место с 17.11.2020 по сентябрь 2022г. 

           Как установлено, использование товарного знака «Пятка» ответчиками в вышеуказанный период времени не оспаривалось, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра интернет-сайта ООО «СКИФ» от 10.08.2021 (т.2, л.д. 21), на котором предлагались к продаже кондитерские изделия под наименованием «Пятка», приложенными к исковому заявлению товарными чеками от 24.04.2021 и от 01.06.2021 об их приобретении, приобретенной Обществом «СКИФ» у ответчика. Кроме того, использование товарного знака также подтверждается Соглашением от 26 января 2022г. об урегулировании спора между ООО «Делекат Ко» и ООО ТД «Сима-ленд», а также УПД (счетом-фактурой) №1044 от 05.10.2021, согласно которым закупка осуществлялась данным лицом у ООО «СКИФ».

 Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" , рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

 По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

 Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (абзац 4 пункта 62 Постановления N 10).

 Судом учитывается, что правонарушение совершено умышленно, так как Общество СКИФ знало о том, что использует обозначение своего конкурента - бывшего поставщика одноименной продукции;  правонарушение совершалось в течение длительного срока (почти год);  правонарушение повлекло причинение Истцам вреда, поскольку своей одноименной продукцией Общество СКИФ вытеснило из тех же каналов реализации кондитерскую продукцию Истцов; эти действия создали смешение товаров на рынке, что повлекло нарушение интересов потребителей (путаясь, они стали покупать меньший по весу товар ответчика).

 При данных обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к правильному выводу, что заявленный истцами размер компенсации является обоснованным, разумным и справедливым.

Учитывая вышеизложенное, апелляционная жалоба истцов подлежит удовлетворению, апелляционная жалоба ответчика1 – оставлению без удовлетворения.

Таким образом, решение суда первой инстанции подлежит отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании актом недобросовестной конкуренции выбора Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции, в указанной части исковые требования подлежат удовлетворению.

 В остальной части, в том числе в части взыскания с ответчиков госпошлины в доход федерального бюджета, решение от 07 мая 2024 год отмене не подлежит.

  Расходы по госпошлине распределяются по правилам ст. 110 ПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2024 года по делу                               № А40-190343/22 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о признании актом недобросовестной конкуренции выбор Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции, в указанной части исковые требования удовлетворить.

Признать выбор Обществом с ограниченной ответственностью «СКИФ» (ОГРН 

<

***>) для своей карамели наименования «ПЯТКА» и дальнейшую реализацию им данной продукции актом недобросовестной конкуренции.

 В остальной части Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 мая 2024 года по делу  № А40-190343/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу  Общества с ограниченной ответственностью «СКИФ» – без удовлетворения.

           Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  9 000 (девять тысяч) руб. 00 коп. – в возмещение расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

          Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)    3000 (три тысячи) руб. 00 коп. – в возмещение расходов по госпошлине по апелляционной жалобе.

 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья                                                         Т.В. Захарова

 

Судьи                                                                                                 Ю.Н. Кухаренко

 

Б.В. Стешан