Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-32832/2021

24 марта 2022 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  14 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  24 марта 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец №1: Индивидуальный предприниматель ФИО2

Истец №2: Общество с ограниченной ответственностью «НордФасад» 

Ответчик №1: Закрытое акционерное общество «Корпорация Петрострой»

Ответчик №2: Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»

Ответчик №3: Общество с ограниченной ответственностью «Генис»

Третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Петропрофиль Плюс»

о пресечении действий, нарушающих исключительное право на полезную модель и о выплате нарушителем компенсации

при участии

от истцов: 1, 2) не явился, извещен (доверенность)

от ответчиков: 1, 2) не явились, извещены

                          3) представитель ФИО3 (доверенность) 

от третьего лица: не явился, извещен 

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец-1, патентообладатель) и Общество с ограниченной ответственностью «НордФасад» (далее – истец-2, исключительный лицензиат, ООО «Нордфасад») обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу «Корпорация Петрострой» (далее – ответчик-1), Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее – ответчик-2), Обществу с ограниченной ответственностью «Генис» (далее – ответчик-3, ООО «Генис») с требованиями:

1) обязать ответчиков пресечь действия, нарушающие исключительные права истцов на полезную модель,

2) признать действия ответчиков по использованию патента №174845 от 05.06.2017 «Фасад монолитно-каркасного здания» незаконными и нарушающими исключительные права истцов на полезную модель №174845,

3) запретить ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот техническое решение, в котором использована полезная модель №174845,

4) обязать ответчиков опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности сведения о неправомерном использовании патента на полезную модель №174845»,

5) взыскать с ответчиков в пользу истцов компенсацию в размере 140 000 руб., а также 200 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В обоснование заявленных требований истцы указали, что ФИО2 является патентообладателем технического решения защищенного патентом №174845 от 05.06.2017 «Фасад монолитно-каркасного здания», зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Согласно лицензионному договору №БВ-НФ/07.19 от 04.07.2019 исключительные права на указанный патент переданы ООО «Нордфасад».

Между тем, при строительстве ограждающих конструкций на Объекте («ФИО4 комплекс с многоярусным паркингом», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей) применяется техническое решение защищенное патентом №174845 от 05.06.2017 «Фасад монолитно-каркасного здания», патентообладателем которого является ФИО2.

Указанные обстоятельства стали известны истцам путем визуального осмотра и подтверждены заключением патентного поверенного, который пришел к следующим выводам: «фасад здания «ФИО4 комплекс с многоярусным паркингом» по адресу Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей) содержит каждый признак полезной модели, приведенный в содержащейся в патенте № 74845 формуле полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения». 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истцов в суд с настоящим исковым заявлением.

В судебном заседании 11.10.2021 ответчик-3 по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на отсутствие в действиях ответчика-3 факта нарушения исключительных права истцов на полезную модель, поскольку фасад Объекта (ФИО4 комплекс с многоярусным паркингом по адресу: 196653, СПб, 

<

...> участок 1), который, по мнению истцов, содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, был спроектирован и выполнен иным лицом – Обществом с ограниченной ответственностью «Петропрофиль Плюс». Истцами не доказан факт того, что устройство фасада спорного объекта произведено с использованием технических решений, предусмотренных патентом №174845. Заключение специалиста от 10.02.2021, на которое ссылались истцы, не является таким доказательством, поскольку составлено на основании фотографий, выполненных при возведении фасада объекта, без непосредственного исследования объекта и технической документации, на основании которой объект возводился. Согласно сведениям Роспатента срок действия патента №174845 (начался с 05.06.2017) был прекращен - 06.06.2018 и возобновлен только 10.09.2020, тогда как договоры между ответчиком-3 (заказчиком) и Обществом с ограниченной ответственностью «Петропрофиль Плюс» (подрядчиком) на выполнение работ по проектированию и устройству фасада были заключены 11.03.2019 и 01.10.2019 соответственно, следовательно, устройство фасада объекта было произведено в период между датой прекращения действия патента и датой его восстановления, что в силу пункта 3 статьи 1400 ГК РФ является основанием для сохранения за лицом, которое в указанный период начало использование полезной модели либо сделало необходимые к этому приготовления, права на дальнейшее безвозмездное использование спорного патента. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Петропрофиль Плюс» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «Петропрофиль Плюс», третье лицо).

Треть лицо представило отзыв, в котором иск не признало, указав, что во исполнение заключенных с ответчиком-3 (ООО «Генис») договора на выполнение проектных и изыскательских работ № 11/19 от 11.03.2019 и договора подряда № 45/19 от 11.03.2019, третьим лицом были разработаны рабочие проекты КМ, узлов примыкания и конструкций, которые были  утверждены ответчиком-3 (ООО «Генис»); рабочие проекты и начало использования технологии производства работ по устройству вентилируемых фасадов  были введены в гражданский оборот в период прекращения действия патента (с 02.02.2019 по 09.10.2020). Используемая информация для разработки рабочих проектов была получена с сайта Общества с ограниченной ответственностью «БалтПрофиль», размещенная в свободном доступе в информационной сети интернет по адресу https://www.baltprofile.ru/dokumentatsiya/. ООО «НордФасад» не является надлежащим истцом, поскольку сведения о регистрации предоставленного ему по лицензионному договору исключительного права на использования патента в Роспатенте отсутствуют. Спорный патент был зарегистрирован за ФИО2 как физическим лицом и истцу как индивидуальному предпринимателю, основным видом деятельности которого является аренда и лизинг строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.32), не мог быть передан и не передавался истцу для осуществления им предпринимательской деятельности, что свидетельствует о подсудности рассмотрения настоящего спора суду общей юрисдикции.

В арбитражный суд от истца поступило ходатайство об истребовании из Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга заключения государственной экспертизы проектной документации в отношении спорного объекта, а у ответчика-3 - форм КС-2, КС-3, исполнительной, проектной документации.

В судебном заседании 24.01.2022 ответчик-3 представил формы КС-2, КС-3, исполнительную, проектную документацию в отношении спорного объекта строительства.

Истец пояснил, что с Обществом с ограниченной ответственностью «БалтПрофиль», на сайте которого по адресу https://www.baltprofile.ru/dokumentatsiya/ в свободном доступе была размещена информация для разработки рабочих проектов, взятая третьим лицом для выполнения работ перед ответчиком-3, истец в каких-либо отношениях, в том числе по вопросу правомерного использования результатов интеллектуальной деятельности (спорного патента), не состоял.

Истец представил дополнительные документы о регистрации предоставления истцу-2 исключительного права на спорный патент по лицензионному договору №БВ-НФ/07.19 от 04.07.2019, с учетом дополнительного соглашения №1 от 06.11.2020 (19.01.2021 №РД0352021 – неисключительная лицензия, 26.02.2021 №РД0356152 – исключительная лицензия).

В судебном заседании 14.03.2022 ответчик-3 представил дополнительный отзыв на иск, от третьего лица поступило дополнение к отзыву.

Истцы, ответчик-1, ответчик-2, третье лицо в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Оснований, предусмотренных статьей 158 АПК РФ, для отложения судебного разбирательства не имеется, с учетом совокупности установленных по делу обстоятельств и исследованных доказательств применительно к предмету настоящего спора, суд полагает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании по имеющимся материалам дела, в отсутствии надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ.

Заслушав пояснения представителя ответчика-3, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности ФИО2 является автором и патентообладателем полезной модели, защищенной патентом № 174845. Заявка 2017119700, дата подачи заявки и дата начала отсчета срока действия патента: 05.06.2017 г., опубликовано 07.11.2017 г., бюллетень № 31. Согласно описанию полезной модели к патенту, полезная модель относится к строительству, а именно к конструкции фасада. Задача предлагаемой полезной модели – повышение эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе ЛСТК, а также технологичности их монтажа.

06.06.2018 действие названного патента было прекращено из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата внесения соответствующей записи в государственный реестр и дата публикации: 01.02.2019, бюллетень № 4.

10.09.2020 действие патента № 174845 восстановлено. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 10.09.2020, бюллетень № 25.

19.01.2021 в отношении спорной модели произведена государственная регистрация предоставления права использования по договору, номер регистрации РД0352021. Лицо, которому предоставлено право использования: ООО «НордФасад», вид договора: лицензионный; условия договора: неисключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 19.01.2021, бюллетень № 2. 

26.02.2021 произведена государственная регистрация изменений, касающихся предоставления права использования по договору, номер регистрации РД0356152. Лицо, которому предоставлено право использования: ООО «НордФасад», вид договора: лицензионный; изменения: изменение вида предоставляемой лицензии на исключительную. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 26.02.2021, бюллетень № 6.

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 1607 и договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 06/ЗКС-03385, заключенного 16.12.2011 с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, ООО «Генис» осуществляет инвестиционный проект по проектированию и строительству объекта торгово-бытового комплекса с многоярусным паркингом на земельном участке, находящемся по адресу: 196653, Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей) площадью 1920 кв.м. 

В рамках реализации данного инвестиционного проекта 11 марта 2019 года ООО «Генис» (Заказчик) заключило с ООО «Петропрофиль Плюс» (Подрядчик) договор на выполнение проектных и изыскательских работ № 11/19, согласно которому ООО «ГЕНИС» поручило подрядчику выполнить комплекс работ по проектированию раздела КМ (стадия РД) фасадных конструкций Объекта, включающий разработку фасадов, разработку планов, разрезов, узлов, в кол-ве и деталировке необходимой и достаточной для последующей разработки КМД, заказа материалов и монтажа, разработку пояснительной записки, с включением статистических расчетов и спецификации основных материалов (п. 1.1 договора № 11/19). 23 апреля 2019 года разработанная проектная документация была передана от ООО «Петропрофиль Плюс» ответчику 3 по акту сдачи-приемки проектной документации № 1.

01.10.2019 между ООО «ГЕНИС» (Заказчик) и ООО «Петропрофиль Плюс» (Подрядчик) заключен договор подряда № 45/19, согласно которому последний обязался выполнить работы по устройству фасадов и конструкций витражей Объекта (п. 1.1 договора № 45/19). 

31.01.2020 работы по данному договору сданы подрядчиком заказчику (в т.ч. работы по системе «НордФорт»), в подтверждение чего между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 1 по форме КС-2.

10.03.2020 ООО «НордФасад» направило ответчику-3 письмо исх. № 86/03-20, в котором указало, что в качестве ограждающих конструкций объекта применяется «система НордФорт», технические решения защищены патентом ФИО2 № 174845 от 05.06.2017, правообладателем исключительного права является ООО «НордФасад». 

В связи с чем, ООО «НордФасад» потребовало от ООО «ГЕНИС» возместить убытки путем выплаты компенсации в размере 5 млн. руб. или прекратить нарушение путем демонтажа системы наружного утепления. 

Неисполнение данного и последующих аналогичных требований истцов послужило основанием для предъявления настоящего иска.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным названным Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным названным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В пункте 1 статьи 1358 ГК РФ указано, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, кроме прочего, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение.

Пункт 3 статьи 1358 ГК РФ предусматривает, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области. 

При наличии у истца обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ) (п. 124 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер (п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

Между тем, доказательств нарушения ответчиками исключительных прав истцов в материалы дела не представлено. 

Заключение эксперта от 10.02.2021, на которое ссылались истцы, не является таким доказательством использования ответчиками полезной модели по патенту № 174845, поскольку составлено в одностороннем порядке без участия ответчиков. Указанное заключение подготовлено ФИО5, являющейся патентным поверенным. В силу п. 1 ст. 1247 ГК РФ патентный поверенный является представителем, которому заявителем, правообладателем, иным лицом могут быть переданы полномочия на ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и не является лицом, обладающим специальными познаниями. Помимо этого, согласно данному заключению от 10.02.2021 примененная патентным поверенным методика исследования предусматривала ознакомление с материалами в отношении исследуемого продукта и с самим продуктом. Однако, как следует из текста заключения и объяснений сторон, ФИО5 исследуемый объект не посещала, проектную документацию, касающуюся фасада, не запрашивала и не анализировала. 

По ходатайству истцов судом была истребована и ответчиком-3 представлена проектная документация фасада объекта торгово-бытового комплекса с многоярусным паркингом на земельном участке, находящемся по адресу: 196653, Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей), разработанная ООО «Петропрофиль Плюс» по договору на выполнение проектных и изыскательских работ № 11/19 от 11.03.2019. 

Доказательств использования в данном проекте всей совокупности существенных признаков полезной модели, защищенной патентом №174845, а также использования данного патента при строительстве фасада объекта, истцы суду не предоставили, ходатайство о назначении соответствующей судебной экспертизы не заявили, предоставление в материалы дела иных относимых и допустимых доказательств не обеспечили.

Также суд принимает во внимание то обстоятельство, что действия по проектированию и строительству фасада объекта торгово-бытового комплекса с многоярусным паркингом на земельном участке, находящемся по адресу: 196653, Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей), были произведены ответчиком-3 в период с 11.03.2019 по 31.01.2020, то есть в промежуток времени между прекращением и восстановлением патента № 174845. 

Указанное подтверждается представленными в дело:

- договором на выполнение проектных и изыскательских работ № 11/19 от 11.03.2019 (проектирование раздела фасадных конструкций) с ООО «Петропрофиль Плюс»; 

- актом № 1 от 23.04.2019  передачи разработанной проектной документации от ООО «Петропрофиль Плюс» Ответчику-3; 

- платежным поручением от 29.04.2019 об оплате ООО «Петропрофиль Плюс» проектных работ по договору № 11/19; 

- договором подряда № 45/19 от 01.10.2019 (работы по устройству фасадов и конструкций витражей), заключенным Ответчиком-3 с ООО «Петропрофиль Плюс»;

- платежным поручением от 07.10.2019 об оплате ООО «Петропрофиль Плюс» работ по договору подряда № 45/19;

- актом № 1 о приемке выполненных ООО «Петропрофиль Плюс» работ (в т.ч. система «НордФорт») от 31.01.2020; 

- письмом ООО «НордФасад» исх. № 86/03-20, в котором истец-2 указал, что ответчик-3 в качестве ограждающих конструкций Объекта применяет «систему НордФорт», технические решения на которую защищены патентом ФИО2 (и на приложенных к данному письму фотографиях зафиксирован уже возведенный фасад объекта).

Согласно пункту 3 статьи 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Таким образом, независимо от того использовал ли ответчик-3 или нет при возведении фасада технические решения, предусмотренные патентом № 174845, в силу пункта 3 статьи 1400 ГК РФ у ответчика-3 имеется право на дальнейшее его безвозмездное использование.

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив довод истцов, ответчиков и третьего лица в обоснование заявленных требований и возражений, исследовав представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования подлежащими отклонению как в силу применения правового режима послепользования, так и в силу недоказанности использования ответчиками полезной модели правообладателя (автора) патента.

Разрешая настоящий спор, суд также считает необходимым отметить, что патент № 174845 был зарегистрирован в 2017 году на имя физического лица ФИО2 и истцу как индивидуальному предпринимателю, основным видом деятельности которого является аренда и лизинг строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.32), не мог быть передан и не передавался истцу для осуществления им предпринимательской деятельности, что свидетельствует о недоказанности наличия у истца-1 субъективного права на защиту исключительного права в отношении спорного патента, следовательно, рассматриваемый спор с учетом субъектного состава не нарушает прав и законных интересов индивидуального предпринимателя ФИО2 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                       Евдошенко А.П.