РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-36312/24-110-283 

11.07.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 01.07.2025

Решение в полном объеме изготовлено 11.07.2025

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булаховой М.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"

(141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ ГОРОД, ИКЕА МИКРОРАЙОН, 3, ОГРН: 

<

***>) к 1. ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд, 2. Федеральной службе по интеллектуальной собственности (123995, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о признании, 

при участии:

от истца – ФИО1 по дов. от 01.10.2024, ФИО2 по дов. от 22.04.2025,

 от ответчиков- от1 –ФИО3 по дов., ФИО4 по дов

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ОБИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР" обратилось с иском к ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд о признании недействительным одностороннее расторжение Компанией ОБИ ГмбХ унд Ко. Дойчланд (OBI GmbH & Co. Deutschland KG) Лицензионного соглашения № 950 853 593 об использовании товарных знаков от 01.09.2019г., оформленное уведомлениями от 03.03.2022г., к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании государственной регистрации 29.06.2023г. досрочного расторжения Лицензионного соглашения № 950 853 593 об использовании товарных знаков от 01.09.2019г., осуществленную Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) недействительной и подлежащей отмене.

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзыве.

 Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Как усматривается из материалов дела, 01.09.2019 между ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр» (далее – «Лицензиат» и «Истец») и ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5 (далее - «Лицензиар» и «Ответчик», и «Ответчик 1») было заключено Лицензионное соглашение № 950 853 593 об использовании товарных знаков (далее - «Соглашение») по условиям которого «Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия настоящего Соглашения неисключительное право на использование Товарных знаков в отношении всех товаров и (или) услуг, предусмотренных свидетельствами о регистрации товарных знаков, в целях продвижения и распространения таких товаров и услуг на территории РФ».

Лицензиату сроком до 01.09.2029г. было предоставлено неисключительное право на использование следующих товарных знаков: №249154, №247909, №518552, №2272184, №275099.

В обоснование требований истец сослался на следующие обстоятельства.

03.03.2022 Ответчиком в адрес Истца направлены два уведомления об одностороннем расторжении Соглашений с 20.06.2023г. 

В качестве причин одностороннего расторжения ответчик указал в уведомлениях:

1. Раздел 313 (3) Гражданского кодекса Федеративной Республики Германия в связи с резким и серьезным изменением обстоятельств; 

2. Изменение 05 августа 2022г. состава участников Лицензиата в нарушение п. 7.3 Соглашения; 

3. Изменение 14 октября 2022г. и 30 декабря 2022г. состава участников Лицензиата в нарушение п. 7.3 Соглашения;

 4. Подача в нарушение п. 3.6 Соглашения Лицензиатами заявок на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – «Ответчик 2») новых Товарных знаков:  «HOBI» (16.09.2022г.);  «OBBI» (03.10.2022г.);  «QBI» (04.10.2022г.); 

5. Не оплата Лицензиатом с января 2021 года в нарушение п. 5.2 Соглашения Лицензионного сбора.

На основании данных уведомлений, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности" (далее Ответчик 2») осуществил государственную регистрацию досрочного расторжения Соглашения на товарные знаки.

Истец указывает на формальный характер причин в качестве оснований для расторжения.

Первое изменение состава участников Истца было зарегистрировано уполномоченным налоговым органом 05.08.2022 г. за государственным регистрационным номером 2225001807260, и подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Далее, для устранения негативных последствий в связи с закрытием магазинов истцу потребовались инвесторы.

Таким образом, для сохранения деятельности Истца в составе его участников произошла серия изменений, в результате которых Истец перешел под контроль инвестора, способного сохранить и развивать сеть гипермаркетов Истца

Истец считает, что смена участников Истца, указанное в Уведомлении об отказе в качестве основания для расторжения Лицензионного соглашения, является лишь формальной причиной для расторжения Лицензионного соглашения, не связанной с реальным нарушением каких-либо прав или законных интересов.

По поводу «подача Истцом Ответчику 2 заявок на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI и QBI» истец отмечает, что в соответствии с Договором подача указанных заявок Истцом Ответчику 2 сама по себе не является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Соглашения Ответчиком 1. Так, из п. 7.3 Соглашения следует, что, за исключением случаев, прямо оговоренных в данном пункте, Ответчик 1 вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке из-за нарушений со стороны Истца лишь при условии, что Истец не устраняет такие нарушения в течение 30 дней с даты получения соответствующего уведомления Истца (второй абзац п. 7.3 Соглашения). 

Каких-либо уведомлений о нарушении Истцом Соглашения в связи с подачей Истцом Ответчику 2 заявок на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI и QBI Ответчик 1 Истцу не вручал. Таким образом, у Ответчика 1 не возникло право на односторонний отказ от Соглашения по данному основанию

В своем письме от 31.10.2023г., направленном Ответчику 1, Истец предложил провести переговоры в части достижения компромисса по этому вопросу в том числе, однако не получил никакого ответа.

Касательно причины «Не оплата Лицензиатом с января 2021 года в нарушение п. 5.2 Соглашения Лицензионного сбора» истец указал, что в соответствии с Договором подача указанное обстоятельство само по себе не является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Соглашения Ответчиком 1. Каких-либо уведомлений о нарушении Истцом сроков оплаты по Соглашению Ответчик 1 Истцу не вручал. 

Также, истец указал, что ссылка Ответчиком 1 на неоплату Лицензиатом с января 2021 года в нарушение п. 5.2 Соглашения Лицензионного сбора не соответствует действительности.

Истец 25.02.2021г. произвел оплату Лицензионного сбора (копия подтверждения исполнения платежа от 25.02.2021г.) за использование Товарных знаков OBI и ОБИ в 2020 году на основании выставленного инвойса (копия инвойса № 9951147548 от 08.12.2021). При оплате инвойса Истцом удерживался НДС 20% и налог на прибыль, т.к. на командитное товарищество (DKG) Ответчика 1 не распространялось соглашение о двойном налогообложении. 

В соответствии с п. 5.2.1 Дополнительного соглашения № 2 от 16.11.2021г. к Лицензионному соглашению об использовании товарных знаков от 01.09.2019 г. (копия прикладывается) «за период использования Товарных знаков с момента вступления в силу настоящего Соглашения и до окончания Срока действия: оплата осуществляется в евро один раз в год в течение 90 дней с момента выставления Лицензиаром соответствующего счета на уплату Лицензионного сбора по окончании соответствующего календарного года». 

Ответчиком 1 не направлялись счета на уплату Лицензионного сбора за использование Товарных знаков ни в 2021 году, ни впоследствии. Таким образом, по мнению истца, им не нарушены какие-либо сроки оплаты по Лицензионному соглашению.

Также, истец утверждает, что в связи с отсутствием генерального директора истца, истец не мог бы оплатить выставляемые ему счета.

С учетом изложенного, истец считает, что направление Ответчиком 1 Истцу Уведомлений об отказе от Лицензионного соглашения нарушает п. 3, п. 4 ст. 1 ГК РФ, п. 3 ст. 157 ГК РФ, п. 3 ст. 307 ГК РФ, п. 1 ст. 10 ГК РФ, п. 4, п. 5 ст. 450.1 ГК РФ.

На основании изложенного, истец обратился с требованиями в суд.

Вместе с тем, истцом не опровергнуты факты нарушения обязательств, изложенные в уведомлениях об отказе от договора.

Ответчиком, в качестве причин для отказа, в уведомлении были указаны следующие:

- Истец, в нарушение п. 3.6 Договора, подал в Роспатент три заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с предоставленными Лицензиату по соглашению;

- Существенно изменился состав лиц, контролирующих деятельность Истца -в период с 05.08.2022 по 29.12.2022 произошло три последовательных смены состава участников Лицензиата (пп. 2 п. 7.3 Лицензионного соглашения);

- Истцом был нарушен п. 5.2 Лицензионных соглашений - Ответчику в течение двух лет не выплачивался лицензионный сбор за использование товарных знаков (пп. 2 п. 7.4 Лицензионного соглашения);

- Наступили обстоятельства, указанные в § 313(3) Германского гражданского уложения (далее - «ГГУ»).

Данные сведения были донесены до Истца в порядке, предусмотренном положениями Лицензионного соглашения и применимого права, - им не оспаривается факт получения уведомлений об одностороннем отказе от Договора (далее - «Уведомления»).

При этом, истец подтверждает факт последовательной смены состава участников общества-лицензиата, нарушение обязательств по оплате лицензионного сбора (невыставление Ответчиком счета на оплату не можетявляться основанием для освобождения Истцов от ответственностиза нарушение обязательств по договорам, истцом не представлены доказательства попыток погасить обязательства по оплате лицензионного сбора), факт подачи заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с предоставленными по Договору.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Вопреки довода истца о том, что причины для отказа являются формальными, являются неподтверждёнными иными доказательствами. П. 3.10 Лицензионных соглашений прямо говорит о том, что Лицензиар не гарантирует, что возможность использования всех товарных знаков будет обеспечиваться на протяжении всего срока действия Договора.

Кроме того, Лицензионное соглашение содержит оговорку о применимом немецком праве.

Положения ст. 1210 ГК РФ прямо закрепляют возможность сторон договора выбрать право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям. Такое прямо выраженное соглашение может быть оформлено в виде условия (оговорки) о применимом праве в тексте договора либо в виде отдельного соглашения (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24).

В связи с этим в том случае, если в заключенном между сторонами договоре присутствует условие о применимом праве, арбитражный суд в порядке ч. 5 ст. 13 АПК РФ обязан применить соответствующие нормы иностранного законодательства.

Согласно п. 10.1 Соглашения, «Настоящее Соглашение регулируется законодательством Федеративной Республики Германия. В случаях, предусмотренных российским законодательством, в отношении регистрации настоящего Соглашения также применяется законодательство Российской Федерации».

При этом Истцом не представлено никаких доводов, указывающих на то, что:

(A)положение Лицензионного соглашения о применимом праве являются недействительными или не соответствуют императивным нормам российского права:

(B)нормы законодательства ФРГ не могут быть применены к настоящему спору, как противоречащие публичному порядку Российской Федерации и пр.

Более того, соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1215 ГК РФ правом, подлежащим применению к договору, определяется, помимо прочего, прекращение такого договора. Следовательно, порядок, последствия и действительность отказа Ответчика от Лицензионного соглашения также регулируются правом, избранным его сторонами.

В связи с этим любые вопросы, связанные со спорным Договором, но не связанные с процедурой их регистрации в реестре Роспатента, должны быть разрешены в соответствии с немецким законодательством, допустимость применения которого российскими арбитражными судами подтверждается актуальной практикой:

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2022 № Ф05-1146/2022 по делу № А40-15331/2021

«...в п. 2 Контракта прямо указано, что стороны настоящего контракта договорились, что контракт основан на немецком материальном праве. Таким образом, требования к качеству доставки находятся под контролем немецкого материального права. Судами не приведено соответствующего ст. 431 ГК РФ и вышеназванной правовой позиции ВС РФ обоснования вывода о том, что нормы немецкого права не подлежат применению ко всем условиям исполнения контракта, а также не применены положения гл. 66 ГК РФ...»

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2022 по делу № А40-17507/2020 :

«...Согласно п. 15.5 Соглашения от 01.06.2015 и п. 16.5 Дополнительного соглашения № 59SP/16 от29.07.2016 следует, что правоотношения сторон, возникающих из или в связи сданными соглашениями регулируются законодательством Германии

Таким образом, в рассматриваемом случае к сложившимся правоотношения сторон подлежат применению нормы Гражданского уложения Германии...».

В свою очередь Лицензиат никаких доводов и доказательств в обоснование заявленных требований согласно применимому праву не привели. Истцом не представлено ни правового заключения по законодательству ФРГ, которое позволило бы суду установить содержание норм немецкого права, ни в принципе каких-либо ссылок на немецкое законодательство / практику немецких судов.

В соответствии с положениями ст. 14 АПК РФ и ст. 1191 ГК РФ при применении норм иностранного права суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного права может быть возложена судом на стороны.

Руководствуясь изложенным, а также п.п. 42, 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23, Ответчик получил Заключение по немецкому праву (далее -«Заключение»), подготовленное Заместителем директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктором юридическим наук, профессором РАН С.А. Синицыным со следующими выводами.

Немецкое право допускает включение в договор условия о праве стороны расторгнуть Лицензионное соглашение в одностороннем порядке в случае изменения состава участников / акционеров контрагента:

- Право ФРГ не содержит каких-либо запретов и ограничений на включение в гражданско-правовой договор условий о праве одной из сторон расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае изменения состава участников юридического лица – контрагента. В этом случае действует общий принцип свободы договора, ограничения которого считаются произвольными и незаконными, если они лишены конкретных формализованных законом юридических оснований.

- При этом свобода договора является основным принципом немецкого договорного права, который определен в § 311(1) ГГУ.

- Указанный принцип применяется и к лицензионным договорам как к контрактам

Таким образом, в части регулирования лицензионного договора право ФРГ не устанавливает каких-либо ограничений на включение в договор положений, позволяющих расторгнуть договор при изменении структуры собственности и корпоративного управления у одной из его сторон.

Далее, в заключении отражен вывод о том, что способствование наступлению условий для возникновения у стороны договора права на отказ от соглашения не влияет на возможность его реализации

Изменение корпоративного контроля не относится к потестативным условиям договора, инициация наступления которых в договорном праве одной из сторон договора может рассматриваться как злоупотребление, обеспечивающее получение неосновательных и несправедливых преимуществ в ущерб интересам или непосредственно за счет другой стороны.

Более того, наличие только факта принятия соответствующего корпоративного решения недостаточно для признания того, что сторона договора действовала недобросовестно или способствовала наступлению ковенантного условия.

Такая сделка, при толковании согласно положениям немецкого права (§§ 133, 157 ГГУ), иллюстрирует общее намерение сторон расторгнуть договор в случае смены участников / акционеров хозяйственного общества, в частности, по инициативе лицензиара или аффилированных с ним хозяйствующих субъектов.

Таким образом, прямое или косвенное участие одной из сторон договорав изменении корпоративного контроля любой стороны этого договора какюридического лица не является препятствием для реализации права на отказот договора/одностороннего расторжения договора. Кроме того, как показанодалее, решение о смене корпоративного контроля было принято не Ответчиком,а его материнской компанией.

Также, в заключении указано, что мотивы стороны не имеют правового значения при реализации права на отказ от договора, закрепленного в его условиях - мотивы субъекта, осуществляющего право, правового значения не имеют ни при каких обстоятельствах, поскольку речь идет о надлежащем исполнении договорного обязательства. Господствующим учением о сделке признается, что мотив не входит в структуру сделки и никаким образом не связан с волей и волеизъявлением

В том случае, если право на отказ от договора возникает вследствие нарушения другой стороной его условий, неуведомление о нарушении не имеет значения для реализации этого права.

Кроме того, позиция Истца о неправомерности отказа от Лицензионного соглашения противоречит также положениям российского законодательства.

Согласно положениям российского законодательства сторона вправе отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке, если это допускается законом, иными правовыми актами или договором, который связан с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности (п.п. 1, 2 ст. 310, ст. 450.1 ГК РФ).

При этом лицензионный договор можно расторгнуть по общим основаниям расторжения договоров, если иное не установлено в разд. VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

В соответствии с п.4 ст. 1237 ГК РФ лицензиар вправе отказаться от лицензионного договора в одностороннем порядке, в частности, если лицензиат существенно нарушил обязанность выплатить лицензионное вознаграждение.

Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено соглашением сторон (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ).

В случае же нарушения обязательства лицензиара по оплате вознаграждения договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

Как следует из материалов дел, одной из причин отказа Лицензиара от Договора является неисполнение Истцом обязательства по оплате лицензионного сбора;

При этом, уведомления об отказе от Лицензионного соглашения были получены Лицензиатом, ему было предоставлено достаточно времени, чтобы избежать возникновения каких-либо убытков.

Не смотря на данные обстоятельства, истцом не предпринимались попытки исполнить нарушенное обязательство.

Согласно положениям ст.ст. 1, 10, 421 ГК РФ, а также разъяснениям, представленным в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 (далее - «Постановление № 16»), субъекты оборота свободны в заключении договоров и формировании их условий.

Истец не был ограничен в возможности согласовать иные условия Лицензионного соглашения; им в принципе не представлено доводов, свидетельствующих о том, что условия Договора являются несправедливыми или неправомерными.

В связи с этим Ответчик, действуя в полном соответствиями с положениями Договора, правомерно реализовал право на выход из спорных правоотношений с Истцом, руководствуясь принципом свободы договора.

Кроме того, подача заявки на регистрацию обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками Ответчика, является самостоятельным основанием для отказа последнего от Договора.

Как следует из пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 3 статьи 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя необходимую информацию.

Таким образом, лицо, вступая в отношения, урегулированные нормами права, должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая является для них необходимой.

При этом в положениях п. 7.3 и п. 3.6 Лицензионного соглашения прямо указано, что регистрация сходных товарных знаков является основанием для отказа от договора:

«Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, уведомив об этом Лицензиата в письменном виде за 3 (три) месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения, в следующих случаях: если Лицензиат не исполняет какое-либо из своих обязательств по настоящему Соглашению».

«Лицензиат обязуется в течение всего Срока действия настоящего Соглашения и после его истечения воздерживаться от регистрации самостоятельно или через третьих лиц в Российской Федерации и в любой другой стране товарных знаков или промышленных образцов, аналогичных Товарным знакам или способным ввести потребителей в заблуждение...».

Таким образом, попытка Истца зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения ("OBBI", "HOBI", "QBI"), очевидно сходные до степени смешения с товарными знаками, права на которые предоставлялись по Лицензионному соглашению, является прямым нарушением его условий, что в силу п. 7.3 Лицензионного соглашения дает Ответчику право на односторонний отказ от договора.

Регистрация товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками, права на которые предоставлены лицензионным соглашением, является нарушением обязательств по таким соглашениям, что зачастую предусматривается соглашениями:

Таким образом, реализация права на расторжение Договора была осуществлена Ответчиком правомерно - он прекратил спорные правоотношения в том числе, защищая нарушенные права и законные интересы.

Кроме того, правовое регулирование товарных знаков осуществляетсяне только в рамках внутреннего российского законодательства, но и в соответствиис международными соглашениями, участником которых является РФ.

Законодательство не устанавливает механизма принудительных лицензий в отношении средств индивидуализации.

Такой способ использования товарных знаков соответствует принципу свободы правообладателя распоряжаться своим исключительным правом, предусмотренным статьей 1233 ГК РФ.

Кроме того, указанная норма не ограничивает правообладателя исключительного права (в том числе, товарного знака) единственным способом распоряжения в виде двусторонней сделки, на что прямо указано в самой статье 1233 ГК РФ.

Как пояснил истец, ответчик был вправе расторгнуть Лицензионные соглашения лишь в случае существенного нарушения его прав и законных интересов, а также при условии предоставления Лицензиату времени, объективно достаточного для ребрендинга сети гипермаркетов «ОБИ» на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, смена контроля над обществом-лицензиатом является обоснованным и законным основанием для отказа Лицензиара от Договора. Оно не поставлено под условие совершения каких-либо действий. Законность данного условия (п. 7.3 Лицензионного соглашения) не оспаривается Истцом.

Также, основаниями для отказа от договоров является нарушение обязательств Лицензиатом согласно п.п. 3.6, 5.2, 7.3 Лицензионного соглашения. Односторонний отказ от договора не является мерой гражданско-правовой ответственности за нарушение прав стороны, инициирующей такой отказ, поэтому отказывающаяся сторона не обязана доказывать факт нарушения ее прав согласно ст. ст. 310 и 450.1 ГК РФ.

В связи с этим договор между двумя коммерческими юридическими лицами, может содержать условие о праве любой из сторон осуществить немотивированный односторонний отказ в любой момент, при условии извещения другой стороны о таком отказе до даты прекращения действия договора.

Вопреки доводам Истца, не имеет юридического значения мотив отказа Лицензиара от Договора.

Таким образом, Истцом не представлено доказательств совершения Ответчиком каких-либо действий, влияющих на наступление условий для отказа от договоров.

Истец ссылается, что Ответчик изменил свою позицию в отношении действия Лицензионных соглашений, так как:

(A)инициировал первоначальную смену участников общества-лицензиата;

(B)направил Уведомления лишь после третьей смены участников Истца.

Вместе с тем, Истцом не доказан тот факт, что Ответчик инициировал какие-либо корпоративные изменения у Лицензиата.

Ответчик не являлся ни участником, ни акционером Истца.

Указанное подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении Истца на дату совершения первой сделки по отчуждению корпоративного контроля над обществами-лицензиатами, а также Схемой корпоративного управления российского сегмента ОБИ.

По смыслу п. 7.3 Лицензионного соглашения каждое изменениесостава участников Истца (что признается им на стр. 5-6 иска) должнорасцениваться как новое обстоятельство, дающее Ответчику новое правона расторжение Лицензионного соглашения.

При этом материалами дела подтверждается, а Истцом не оспаривается тот факт, что Ответчик имел косвенное отношение только к первой смене контроля Лицензиата - в таких условиях им не было заявлено об отказе от договоров.

Ответчик реализовал свое право на расторжение Лицензионного соглашения лишь 03.03.2023, т.е. по истечении 2 календарных месяцев с даты последнего на тот момент изменения состава участников Истца (30.12.2022).

В силу ст.ст. 9, 12, 450.1 ГК РФ, право Ответчика на отказ от Лицензионного соглашения (как средство защиты исключительного права) не может быть ограничено какими-либо временными рамками.

Согласно пункту 5 статьи 450.1 ГК РФ в случаях, если при наличии оснований для отказа от договора сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны, предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.

Между тем из материалов дела следует, что ответчик не отменял и не изменял свое решение об отказе от договора. Намерение ответчика прекратить соответствующие отношения с истцом явно прослеживается из всей совокупности материалов дела.

Из материалов дела очевидно усматривается, что ответчик не изменял своего намерения прекратить договорные отношения с истцом в связи с многочисленными нарушениями последним соответствующих требований, однако указанное действие носило отсроченный характер. При этом, вопреки аргументам истца, воля ответчика на односторонний отказ от договора не менялась, доказательств обратного в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено...».

В качестве одного из доводов, обосновывающего заявленные требования, Истец указывает, что им в течение длительного времени прикладывались значительные усилия для продвижения товарных знаков Ответчика на территории РФ.

Вместе с тем, продвижение товарных знаков Лицензиара является одним из аспектов их договорного использования, что не дает Истцу права заявлять, что такие действия лишают Ответчика возможности расторгнуть договоры.

При этом, Истцом не представлено ни одного доказательства вкладывания значительных денежных средств в продвижение товарных знаков Ответчика.

Также, Истцом не доказана противоправность и злоупотребление правом в действиях Ответчика. Основания для применения п. 2 ст. 168 ГК РФ отсутствуют.

В соответствии с п. 1 ст. 168 ГК РФ за исключением случаев, предусмотренных п. 2 указанной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена.

В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений ст. 10 и п.п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ.

Презумпция добросовестности и разумности действий субъектовгражданских правоотношений предполагает, что бремя доказывания обратного лежитна той стороне, которая заявляет о недобросовестности и неразумности этих действий.

При этом, как установлено судом, Истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не доказана совокупность условий, необходимых для признания отказа от Лицензионного соглашения недействительным на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ. 

 В отношении требования к Роспатенту судом установлены следующие обстоятельства.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Госреестр) товарный знак по заявке № 2002716607 с приоритетом от 26 августа 2002 года зарегистрирован Роспатентом 18 июня 2003 года за № 249154 в отношении товаров 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на имя компании «ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз ФИО6», впоследствии переименованной на «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5.

Согласно сведениям из Госреестра товарный знак по заявке № 2002715441 с приоритетом от 12 августа 2002 года зарегистрирован Роспатентом 12 июля 2003 года за № 247909 в отношении товаров 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на имя 3 компании «ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз ФИО6», впоследствии переименованной на «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5».

Согласно сведениям из Госреестра товарный знак по заявке № 2003712950 с приоритетом от 3 июля 2003 года зарегистрирован Роспатентом 21 июля 2004 года за № 272184 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на имя компании «ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз ФИО6», впоследствии переименованной на «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5. 

Согласно сведениям из Госреестра товарный знак по заявке № 2003712950 с приоритетом от 3 июля 2003 года зарегистрирован Роспатентом 14 сентября 2004 года за № 275099 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42, 44, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на имя компании «ОБИ Бау-унд Хаймверкермаркте ГмбХ унд Ко. Франчайз ФИО6», впоследствии переименованной на «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5».

Согласно сведениям из Госреестра товарный знак по заявке № 2013705413 с приоритетом от 23 августа 2013 года зарегистрирован Роспатентом 23 июля 2014 года за № 518552 в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на имя компании «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5».

В дальнейшем, Роспатентом 15 января 2020 года за № РД0322164 была осуществлена государственная регистрация предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 249154, 247909, 518552, 272184, 275099 по лицензионному договору, заключенному между компании «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5» и ООО «ОБИ Франчайзинговый Центр».

В адрес Роспатента 29 мая 2023 года поступило заявление компании «ОБИ ГмбХ унд Ко. ФИО5» о государственной регистрации прекращения зарегистрированного за № РД0322164 предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 249154, 247909, 518552, 272184, 275099 по лицензионному договору.

При рассмотрении заявления о государственной регистрации прекращения права использования, а также приложенных к нему документов, Роспатент руководствовался положениями ГК РФ, Административного регламента и Правил.

В результате рассмотрения указанного заявления, Роспатентом было установлено, что оно соответствует положениям ГК РФ, Административного регламента и Правил, в связи с чем Роспатент 29 июня 2023 года за № РД0436063 зарегистрировал прекращение зарегистрированного за № РД0322164 предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 249154, 247909, 518552, 272184, 275099 по лицензионному договору.

Как следует из пункта 1 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В ст. 198 АПК РФ указано, что лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, если полагают, что данный акт:

не соответствует закону или иному нормативному правовому акту;

нарушает их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Истцом не доказано наличие требуемых условий.

Истцом не указано каким конкретно положениям действующего законодательства не соответствуют оспариваемые Решения и как Роспатент нарушил обязанности по регистрации распоряжения по договорам, предусмотренные ст. 1232 ГК РФ; Постановлением Правительства от 24.12.2015 № 1416; Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 № 371.

В данном случае, Роспатент не имеет материально-правового интереса в том, внесена ли в реестр запись о наличии у Истца праваиспользования товарными знаками, или нет.

Более того, из п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 следует,

что обязательственные отношения из лицензионного договора, предоставление права по которому подлежит государственной регистрации, прекращаются независимо от государственной регистрации прекращения права на использование товарного знака.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-170 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко