ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г.Самара, ул.Аэродромная, 11А, тел.273-36-45, e-mail: info@11aas.arbitr.ru, www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

18 декабря 2018 года

гор. Самара

                      Дело № А55-5608/2018

Резолютивная часть постановления оглашена 11 декабря 2018 года

В полном объеме постановление изготовлено 18 декабря 2018 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Николаевой С.Ю., судей Пышкиной Н.Ю., Терентьева Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании 11 декабря 2018 года в зале № 6 апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" на решение Арбитражного суда Самарской области от 18 сентября 2018 года (с учетом определения от 02 октября 2018 года), принятое по делу № А55-5608/2018 (судья Шехмаметьева Е.В.)

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" (ОГРН 

<

***>)

к 1. Акционерному обществу "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" (ОГРН 

<

***>),

     2. Обществу с ограниченной ответственностью ТСК "Рост" (ОГРН 

<

***>),

с участием третьего лица Общества ограниченной ответственностью «Теплозащита»,

о защите исключительных прав, взыскании компенсации, 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 1 от 105.04.2018;  

от ответчика АО "СНПЗ" - ФИО3 представитель по доверенности № 174 от 22.11.2018; 

от ответчика ООО ТСК "Рост" - ФИО4 представитель по доверенности № 2Д от 22.08.2018;

от третьего лица ООО «Теплозащита» - ФИО2 представитель по доверенности № 1 от 05.04.2018,

Установил:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к ответчикам - Акционерному обществу "Сызранский нефтеперерабатывающий завод", Обществу с ограниченной ответственностью ТСК "Рост" о признании факта нарушения ответчиками при выполнении работ по договору подряда № 3303517/0978 от 02 октября 2017 года исключительного права истца на использование полезной модели «Устройство ограждающей конструкции технологических печей»; взыскании с ответчиков в солидарном порядке 2 321 894 руб. компенсации за бездоговорное использование объекта интеллектуальной собственности, о пресечении действий ответчиков, нарушающих исключительное право истца на объект интеллектуальной собственности, защищенный патентом РФ № RU 170488 U1 путем заключения лицензионного договора на право использования полезной модели «Устройство ограждающей конструкции технологических печей» при осуществлении работ на технологических печах установок ЛЧ-35-11600, ЛЧ-34-300 и Л-24 цеха № 18 АО «СНПЗ», обязании ответчиков опубликовать за свой счет в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о неправомерном использовании полезной модели (с учетом уточнения исковых требований, принятых определением суда от 08 мая 2018 года).

Определением Арбитражного суда Самарской области от 18 апреля 2018 года суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество ограниченной ответственностью «Теплозащита».

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17 июля 2018 года назначена патентно-техническая экспертиза по делу, проведение экспертизы поручено эксперту-патентоведу ООО «Самарский центр интеллектуальной собственности» ФИО5 эксперт - патентный поверенный РФ (государственная регистрация № 652, специализация - без ограничений сферы деятельности).

В суд первой инстанции 20 августа 2018 года поступило заключение эксперта.

Решением Арбитражного Самарской области от 18 сентября 2018 года (с учетом определения от 02 октября 2018 года) суд в иске отказал. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" в доход федерального бюджета 46 609 руб. государственной пошлины. Взыскал с Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" в пользу Общества с ограниченной ответственностью ТСК "Рост" 50 000 руб. судебных расходов на проведение экспертизы.

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго", не согласившись с решением суда первой инстанции, подал в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить как неправосудное и принять по данному делу новый судебный акт, в котором все исковые требования истца удовлетворить.

Определением суда от 29 октября 2018 года апелляционная жалоба оставлена без движения, установлен срок до 29 ноября 2018 года для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2018 года рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11 декабря 2018 года на 09 час. 25 мин.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представители ответчиков возражали против отмены оспариваемого судебного акта по основаниям, изложенным в мотивированных отзывах.

Представитель третьего лица ООО «Теплозащита» поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца в судебном заседании просит приобщить к материалам дела рецензии на экспертное заключение от 06 октября 2018 года.

Представитель третьего лица поддерживает заявленное ходатайство.

Представители ответчиков возражают против приобщения к материалам дела рецензии на экспертное заключение.

Лица, участвующие в деле, обладают процессуальными правами, предусмотренными ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из принципов диспозитивности и состязательности арбитражного процесса, получивших отражение в статьях 9, 41, 65 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, представление доказательств в подтверждение своих требований и доводов является обязанностью стороны. В случае уклонения участника процесса от реализации предоставленных ему законом прав и обязанностей, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий.

Согласно части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Судебная коллегия считает, что у истца имелась возможность до рассмотрения дела по существу заблаговременно в суд первой инстанции представить указанное доказательство.

Своевременно не представив в суд первой инстанции документ, истец не проявил той степени заботливости, которую он был обязан проявить при рассмотрении спора согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в силу частей 3, 4 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец должен раскрыть доказательства, на которые он ссылается как на основание своих требований до начала судебного заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Исследование новых доказательств, которые не были предметом исследования в суде первой инстанции, в компетенцию суда апелляционной инстанции не входит.

Таким образом, руководствуясь абз. 1 ч. 2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 года № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», суд апелляционной инстанции считает необходимым в удовлетворении ходатайства истца о принятии дополнительного доказательства – рецензии на экспертное заключение от 06 октября 2018 года, отказать, поскольку истец не обосновал невозможность предоставления дополнительного доказательства в суде первой инстанции по уважительным, не зависящим от него причинам.

Довод истца о том, что рецензия получена после принятия решения суда первой инстанции отклоняется судебной коллегией.

Указанный документ не был и не мог быть предметом исследования и оценки суда первой инстанции, поскольку не существовал на момент принятия судом первой инстанции решения.

Суд апелляционной инстанции не может основываться на доказательстве, не отвечающем требованиям статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и исходить из обстоятельств, возникших после вынесения судом первой инстанции решения по существу спора (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 17426/08).

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец обладает исключительным правом на полезную модель «Устройство ограждающей конструкции технологических печей», что подтверждается патентом на полезную модель № RU 170488 U1.

В мае 2017 года истцу стало известно, что АО «СНПЗ» объявил конкурс на выполнение работ по нанесению сверхтонкого теплоизоляционного покрытия (СТИП) на поверхности технологических печей установок ЛЧ-35-11-600, ЛЧ-34-300 и Л-24 цеха № 18 АО «СНПЗ» по адресу: 

<

...>. По результатам проведенного конкурса между ООО «ТСК «РОСТ» и АО «СНПЗ» был заключен договор подряда № 3303517/0978 от 02 октября 2017 года на выполнение комплекса работ по нанесению СТИП на наружные поверхности технологических печей (ТП), установок ЛЧ-35-11600, ЛЧ-34-300 и Л-24 цеха № 18, АО «СНПЗ».

Истец считает, что при проведении работ по вышеуказанному договору ответчиками была использована указанная полезная модель без передачи прав на использование ответчиком и выплаты компенсации за такое использование.

Неисполнение ответчиками требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в иске, суд первой инстанции, принимая экспертное заключение в качестве надлежащего доказательства, указал, что согласно заключению экспертизы № 2018-070 от 16 августа 2018 года, произведенной на основании определения суда от 17 июля 2018 года патентным поверенным ФИО5 (рег. № 652, специализация - без ограничений сферы деятельности) в продукте, полученном при выполнении ООО ТСК «РОСТ» работ по договору подряда № 3303517/0978Д, заключенному с АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» не применялся каждый признак полезной модели «Устройство ограждающей конструкции технологических печей» патент 170488 U1 патентообладателя ООО «ИнТехЭнерго», приведенный в независимом пункте формулы полезной модели.

Обжалуя судебный акт, заявитель полагает, что суд первой инстанции неполно исследовал материалы дела, не указал по каким основаниям отклонил доводы истца и необоснованно принял в качестве надлежащего доказательства экспертное заключение, которое составлено с нарушениями.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, мотивированных отзывов, заслушав пояснения представителей сторон и изучив материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого судебного акта.

Согласно статье 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности  или на средство индивидуализации (статья  1233).

Согласно статье 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения          в          установленных         договором            пределах.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.

Согласно  статье 1345  Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения,  полезные модели      и      промышленные      образцы      являются патентными      правами.

Согласно статье 1353 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя          положения     статей 1299 - 1301, 1309 -1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели.

Согласно пункту 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года) для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы изобретения.

Для проверки заявленных истцом доводов судом первой инстанции была назначена судебная экспертиза. 

Экспертное заключение было представлено в суд и изучено судом первой инстанции.

Также в суд от истца были представлены письменные пояснения, с учетом экспертного заключения, содержащие дополнительные вопросы для эксперта.

От экспертного учреждения поступили письменные ответы на поставленные вопросы.

Кроме того, эксперт ФИО5 обеспечила явку в судебное заседание и ответила на заявленные вопросы суда и сторон.

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции, проанализировав представленное в дело заключение эксперта ФИО5, обоснованно счел, что оно соответствует требованиям, предъявляемым законом, в заключении дан ответ на поставленный вопрос, выводы эксперта последовательны, противоречий не содержат.

Кроме того, исходя из буквального толкования указанной нормы права, в совокупности с рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», следует, что проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Вышеуказанное заключение содержит дату составления и порядковый номер отчета, основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки (определение суда), сведения об оценщике, проводившем оценку, место нахождения оценщика; цель оценки; точное описание объекта оценки, перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения, принятые при проведении оценки объекта оценки допущения; последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, ограничения и пределы применения полученного результата; перечень документов, используемых оценщиком.

Также суд учел, что экспертом давалась подписка о предупреждении его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однозначных доказательств, свидетельствующих о некомпетентности эксперта не имеется, отсутствуют обстоятельства для отвода эксперта по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы в основном сводятся именно к несогласию с экспертным заключением, а фактически, к несогласию с выводами эксперта. При этом никаких доказательств составления экспертного заключения с нарушениями норм права заявитель не представил, ходатайство о проведении дополнительной либо повторной экспертизы не заявил. 

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия делает вывод о том, что экспертное заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, в заключении дан ответ на поставленный вопрос, выводы эксперта последовательны, противоречий не содержат.

Как правомерно установил суд первой инстанции, согласно представленному ООО «ТСК «РОСТ» экспертному заключению от 08 декабря 2017 года «О результатах сопоставительного анализа технического решения, охраняемого патентом № 170448 и технического решения, представленного в ТУ 5760-001-91302729-2016, произведенному патентным поверенным ФИО6 (per. № 631 от 16 апреля 1999 года) специализация, «без ограничений»,  покрытие для ограждающей конструкции по ТУ не нарушает прав обладателя патента № 170488.

Согласно представленному ООО «ТСК «РОСТ» заключению № 05642 от 07 августа 2018 года «Об использовании или неиспользовании полезной модели, охраняемой патентом Российской Федерации № 170488, произведенному патентным поверенным ФИО7 (per. № 1252) в продукте, полученном в результате применения покрытия жидкого стеклокерамического тонкопленочного теплоизоляционного «Rost-Coat» (покрытие производится ООО ТСК «РОСТ» согласно ТУ 5760-001-91302729-2016 от 01 апреля 2016 года, продукт, получаемый при исполнении ООО ТСК «РОСТ» работ по договору подряда от 02 октября 2017 года № 3303517/0978Д) не используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 170488 формулы полезной модели.

Согласно заключению экспертизы № 2018-070 от 16 августа 2018 года, произведенной на основании определения суда от 17 июля 2018 года патентным поверенным ФИО5 (рег № 652, специализация - без ограничений сферы деятельности) в продукте, полученном при выполнении ООО ТСК «РОСТ» работ по договору подряда № 3303517/0978Д, заключенному с АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» не применялся каждый признак полезной модели «Устройство ограждающей конструкции технологических печей» патент 170488 U1 патентообладателя ООО «ИнТехЭнерго», приведенный в независимом пункте формулы полезной модели.

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции обоснованно указал на отсутствие оснований для признания доводов истца подтвержденными и в удовлетворении исковых требований правомерно отказал.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, не влекущими отмену оспариваемого решения. Иных доводов, основанных на доказательственной базе, апелляционная жалоба не содержит, доводы жалобы выражают несогласие с ними и в целом направлены на переоценку доказательств при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с чем, отклоняются судом апелляционной инстанции. 

В связи с вышеизложенным Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения Арбитражного суда Самарской области от 18 сентября 2018 года (с учетом определения от 02 октября 2018 года), принятого по делу № А55-5608/2018 и для удовлетворения апелляционной жалобы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат взысканию с заявителя жалобы в связи с предоставлением ему отсрочки от ее уплаты. 

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 18 сентября 2018 года (с учетом определения от 02 октября 2018 года), принятое по делу № А55-5608/2018 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" - без удовлетворения. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИнТехЭнерго" в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы. 

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в суд кассационной инстанции.

Председательствующий                                                                         С.Ю. Николаева 

Судьи                                                                                                        Н.Ю. Пышкина    

                                                                                                                   Е.А. Терентьев