АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А14-1613/2022

г. Воронеж

19 июля  2022  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Романовой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1, г.Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП 311028012400084, ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, х.Нагорное, Россошанский район, Воронежская область (ОГРНИП 317482700018892, ИНН 

<

***>)

о взыскании 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам РФ №№299509, 647502

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО3 – дов. От 1.04.2022

от ответчика – не явился, надлежаще извещен,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о запрещении использования обозначения «Планета» при осуществлении деятельности по реализации товаров (произведенных третьими лицами), а также расходов по уплате госпошлины.

Судом установлено, что истцом 21.02.2022 по почте представлена видеозапись закупов товара, 24.02.2022 по системе «Мой арбитр» представлены пояснения истца, а также ходатайство об изменении предмета иска, и об истребовании доказательств. В котором истец просит суд: истребовать у ответчика сведения об объеме выручки, полученной от реализации товаров (произведенных третьими лицами) в магазине, находящемся по адресу: 

<

...> за последние 3 года до 01.02.2022 включительно.

Истец поддержал заявление об изменении предмета иска, просил суд взыскать с ответчика компенсацию на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ в размере 600 000 руб. за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам РФ №№299509, 647502.

В порядке статей 49, 159 АПК РФ судом приняты изменения исковых требований.

Ответчиком отзыв на иск не представлен.

В судебное заседание ответчик не явился, надлежаще извещен, согласно адресной справки от 11.04.2022.

На основании статей 123, 136 АПК РФ заседание проводится в отсутствие ответчика.

В заседании истец поддержал заявленные исковые требования, представил пояснения по однородности деятельности ответчика с услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Предприниматель ФИО1 является правообладателем следующих средств индивидуализации: знака обслуживания   свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность»;

знака обслуживания «ПЛАНЕТА» по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке N 2015714242 в отношении услуг 35-го «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям», 36-го «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду», 41-го «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 43-го класса «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» классов МКТУ.

Обосновывая заявленные требования, истец заявил, что товарные знаки N 299509 и N 647502 используются лицензиатами, с которыми истцом заключены договоры о предоставлении права использования товарного знака, в частности, ФИО4 по адресу Уфимский район Республики Башкортостан д. Николаевка и ФИО5 по адресу 

<

...>. 

Указанные товарные знаки использовались ООО «Планета» по лицензионному договору в период с 1.05.2018 по 30.04.2021 в торговом объекте, находящимся по адресу 

<

...>.

Как указывает истец, ответчик незаконно использует обозначение «ПЛАНЕТА» в качестве названия магазина, находящегося  по адресу 

<

...>, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

В качестве доказательств использования ответчиком обозначения «ПЛАНЕТА» истец представил видеозапись приобретения товара в магазине ответчика, фото вывески магазина. Истец ссылается на то, что ответчик при осуществлении предпринимательской деятельности использует на вывеске магазина, расположенного по адресу: 

<

...>, обозначение «ПЛАНЕТА», сходное до степени смешения со знаком обслуживания N 647502, в отсутствие соответствующего согласия правообладателя.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки, произвольно указав размер компенсации - 600 000 руб.

Обосновывая такой размер компенсации, истец заявил, что ответчиком были оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, таким образом, на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение, при этом  расчет произведен им на основании подпунктов 1 и 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, с учетом самостоятельного снижения предпринимателем размера компенсации до 600 000 руб., указав при этом на то, что ответчиком не опровергнуты сведения об объеме оказанных услуг и правильность расчета компенсации, доказательств в подтверждение доводов о необоснованности размера компенсации и чрезмерности не представлено.

В связи с изложенным, истец обратился в суд по настоящему делу.

Исследовав доказательства, заслушав представителей истца, оценив все в совокупности, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как следует из материалов дела, факт принадлежности предпринимателю ФИО1 исключительных прав на знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 299509 и N 647502, в защиту которых он обратился с настоящим иском, подтвержден. Данные обстоятельства  ответчиком не оспариваются.

Факт использования правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск, истцом подтвержден договорами о предоставлении права использования товарного знака , заключенными с ФИО4, видеозаписью и кассовыми чеками, подтверждающими осуществление лицензиатом деятельности с использованием данного обозначения в наименовании магазина, расположенного по адресу Уфимский район Республики Башкортостан д. Николаевка,  и с ФИО5, видеозаписью и кассовыми чеками, подтверждающими осуществление лицензиатом деятельности с использованием данного обозначения в наименовании магазина, расположенного по адресу 

<

...>. 

Так же подтверждает, что указанные товарные знаки использовались ООО «Планета» по лицензионному договору в период с 1.05.2018 по 30.04.2021 в фирменном наименовании и наименовании торгового объекта, находящегося по адресу 

<

...>. На момент подачи иска указанные товарные знаки не использовались ООО «Планета».

Истец является правообладателем знака обслуживания  свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го класса.

Факты использования ответчиком знака обслуживания истец подтверждает видеозаписью, из которой следует, что ответчику принадлежит магазин с наименованием ПЛАНЕТА. Одежда. Обувь, в котором он осуществляет розничную торговую деятельность.

Из данной видеозаписи следует, что знак обслуживания  свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го класса ответчик не использует по следующим основаниям. Так же суд считает, что знак обслуживания «ПЛАНЕТА» по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке N 2015714242 в отношении услуг 35-го  МКТУ ответчик использует по следующим основаниям.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При оценке противопоставляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Принадлежащий истцу товарный знак (знак обслуживания)  свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2015 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го класса представляет собой комбинированное обозначение, которое включает в себя графическое изображение - дуга, нанесенная на словесный элемент - ПЛАНЕТА.

Товарный знак истца является комбинированным, а используемое ответчиком обозначение словесным, поэтому при оценке противопоставляемых обозначений подлежит исследованию значимость графического сходства именно словесных элементов.

Используемое ответчиком обозначение содержит словесный элемент «ПЛАНЕТА».

Таким образом, знак обслуживания истца и обозначение ответчика включают в себя тождественные элементы, имеют звуковое и смысловое сходства.

Однако между словесными элементами противопоставляемых обозначений отсутствует графическое сходство.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений по одному из трех критериев (графическое сходство) при их тождестве по двум другим критериям (звуковое и смысловое сходства), свидетельствует о средней степени сходства.

При анализе возможности смешения сравниваемых обозначений учитывается не только степень сходства, но и различительная способность защищаемого товарного знака. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака (пункт 162 Постановления N 10).

Как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарные знаки используются истцом путем привлечения лицензиатов для индивидуализации магазина, расположенного по адресу Уфимский район Республики Башкортостан д. Николаевка,  и магазина, расположенного по адресу 

<

...> то есть в отношении услуг 42-го класса МКТУ «реализация товаров», для которых указанный товарный знак зарегистрирован истцом.

Следовательно, истец и ответчик предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком истца.

Пи таких обстоятельствах, суд считает доказанным, что ответчик использует словесное обозначение «ПЛАНЕТА» в названии магазина, являющееся тождественным обозначению в знаке обслуживания, принадлежащему истцу по свидетельству Российской Федерации N 647502, комбинированное обозначение  свидетельству Российской Федерации N 299509 ответчиком не используется, поскольку наименование магазина не является тождественным знаку обслуживания (отличается наличием графического символа по всему знаку, позволяющего однозначно различать два обозначения).

Кроме того, суд считает следующее.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вопрос о различительной способности товарного знака рассматривается при его государственной регистрации, поскольку без наличия различительной способности обозначение не может быть зарегистрировано и в принципе квалифицировано, как товарный знак (статья 1483 ГК РФ). В споре о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя, вопрос о правомерности регистрации в отсутствие соответствующего решения суда рассмотрен быть не может.

На момент рассмотрения настоящего дела, доказательств, опровергающих действительность правовой охраны защищаемого товарных знаков истца, в материалы дела не представлено.

Поскольку за истцом зарегистрированы два вышеуказанных знака обслуживания, следовательно, при их государственной регистрации была установлена достаточная различительная способность их. Соответственно, используя спорное обозначение в наименовании магазина, ответчик не может одновременно нарушить права истца на оба товарных знака.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «ПЛАНЕТА», принадлежащего истцу по свидетельству Российской Федерации N 647502, путем использования в качестве обозначение «ПЛАНЕТА» на вывеске магазина при реализации товаров в розницу, является доказанным.

Использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Гражданский кодекс Российской Федерации для удовлетворения материального интереса правообладателя в виде денежных притязаний к нарушителю, при установленном факте нарушения его исключительных прав, предоставляет правообладателю право выбора способа защиты: обращение за взысканием убытков либо взыскание компенсации.

Из исковых требований ИП ФИО1 усматривается, что истцом избран способ защиты в виде взыскания компенсации за нарушение его исключительного права на товарный знак.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из приведенных положений следует, что правообладатель при избрании способа защиты в виде взыскания компенсации ограничен в своем выборе способами определения размера компенсации: либо это будет твердая денежная сумма, определенная истцом самостоятельно, либо это будет денежная сумма, рассчитанная по строго установленной формуле, при этом законодатель строго, не допуская вариативности, определил параметры формулы: стоимость товаров с незаконно размещенным товарным знаком или стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, увеличенные вдвое (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Следовательно, если правообладатель при определении размера компенсации применяет способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то он должен предоставить доказательства, подтверждающие стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо доказательства, подтверждающие стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанное толкование соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 61 Постановления N 10.

Так, в указанном пункте разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Из уточнений исковых требований следует, что размер взыскиваемой компенсации он определяет на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Избрание такого порядка определения размера компенсации требует от суда проверить правильность расчета, в том числе, правильность определения параметров формулы расчета.

При проверке порядка расчета компенсации, судом установлено, что истец использует произвольно определенную сумму - 600 000 руб.

Между тем, примененный истцом способ определения размера компенсации не предусмотрен подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Поскольку порядок расчета исковых требований является правом истца, истцу, как правообладателю знака обслуживания, должна быть известна стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель, то суд полагает , что в соответствии со статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последствия несовершения процессуальных действий относятся на истца.

С учетом изложенного, истцом определен размер компенсации способом не установленным законом, а именно: пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с чем  отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований.

Кроме того, суд приходит к выводу о наличии в действиях ИП ФИО1 признаков злоупотребления правом, что также является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. 

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания - это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (статья 1477 ГК РФ).

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК, статьи 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

Определениями Верховного Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683, от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 сформулирована правовая позиция, согласно которой, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса является злоупотреблением соответствующего лица.

Правомерной целью регистрации и использования товарного знака является индивидуализация производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (самим лицом или его контрагентами). Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В доказательство использования товарного знака, принадлежащего истцу по свидетельству Российской Федерации N 647502, истцом представлены лицензионный договор   от 2.05.2018 с ООО «Планета», при этом в нем указано, что лицензиату предоставляется право на использование обоих товарных знаков для индивидуализации торгового центра «Планета», расположенного по адресу 

<

...>, на возмездной основе, указано, что лицензиат обязан разместить комбинированное обозначение знака № 299509  на входе для посетителей и на сайте.

Лицензионный договор от 1.01.2020 заключен с ФИО5 , так же указано, что лицензиату предоставляется право на использование обоих товарных знаков для индивидуализации торгового центра «Планета», расположенного по адресу 

<

...>, на возмездной основе, указано, что лицензиат обязан разместить комбинированное обозначение знака № 299509  на входе для посетителей, заменив иные вывески с обозначение «Планета», выполненным иным способом, а так же на печати.

Лицензионный договор от 5.04.2018 заключен с ФИО4 , при этом в нем указано, что лицензиату предоставляется право на использование обоих товарных знаков для индивидуализации торгового центра «Планета », расположенного по адресу Республика Башкортостан д. Николаевка Уфимский район, на возмездной основе.

Из видеозаписей следует, что ФИО5 использовались оба знака обслуживания, ФИО4 – товарный знак № 299509 , ООО «Планета»- товарный знак N 647502.

Указанные обстоятельства истец полагает доказательством использования им товарного знака.

 Суд считает, что  истцом знаки обслуживания (товарные знаки)  для индивидуализации товаров ( услуг) не использовались по следующим основаниям.

Знак обслуживания «ПЛАНЕТА» по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке N 2015714242 в отношении услуг 35-го «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров», равно, как и знак № 299509,  был размещен ФИО5 по договору от 1.01.2020 с истцом  с условием замены ранее существующих вывесок с обозначением «Планета»  в ином виде, причем, размещение данного знака на вывесках и документах в виде печати является обязанностью лицензиата. То есть, это ФИО5 оказывает истцу услугу по размещению определенных обозначений, при этом оплачивая истцу за данное размещение, а не наоборот.

 Предпринимательский интерес у ФИО5 в указанных действиях  отсутствует. 

Доказательства использования в предпринимательской деятельности ФИО4 знака обслуживания N 647502 отсутствуют.

Использование ООО «Планета» знака N 647502 для индивидуализации торгового центра «Планета» по адресу 

<

...> не имеет разумной цели для общества, поскольку именно оно обязано  размещать данное обозначение для целей истца.

Использование знака обслуживания «ПЛАНЕТА» в качестве наименования магазинов по вышеуказанным адресам с условием платы лицензиатами истцу за использование данного знака, по мнению суда, при наличии вышеизложенных условий договора не может служить подтверждением факта использования именно истцом на возмездной основе знаков обслуживания.

Наименование магазина «Планета» не имеет общеизвестного значения, влекущего при его использовании дополнительный потребительский интерес и не может положительно  влиять на предпринимательскую деятельность  названных лиц.

Отсутствуют доказательства того, что наименование магазина «Планета»  способствует дополнительному привлечению покупателей, арендаторов или иным образом участвует в результатах предпринимательской деятельности указанных лиц.

Из изложенных обстоятельствах следует, что данные договоры заключены истцом и лицензиатами без цели использования знака обслуживания, как объекта исключительных прав, а также для индивидуализации товаров или торгового объекта. Заключение договора преследовало лишь цель по созданию ситуации, являющейся по формальным признакам использованием товарного знака. К таким формальным признакам следует также отнести и то обстоятельство, что право использования товарного знака для индивидуализации своей деятельности предоставлено истцом лицу, осуществляющему свою деятельность в небольшом населенном пункте, в то время как иск заявлен к ответчику, осуществляющему розничную реализацию товаров в крупном муниципальном образовании.

Истец, заключая договор с лицензиатом, оценивает стоимость своего исключительного права на знак обслуживания, то есть для лицензиата предполагается наличие получения дополнительного дохода при использовании данного знака, однако, в обстоятельствах настоящего дела отсутствует  какой-либо коммерческий интерес в использовании лицензиатами знака для индивидуализации магазинов и, поэтому, их заинтересованности в знаке обслуживания, как активе предпринимателей, который мог бы приносить прибыль.

Истец самостоятельно знак обслуживания не использует, ссылается на желание получить им доход путем продажи права использования данного знака. Поскольку данный знак обслуживания сам по себе не является общеизвестным, не обладает положительной деловой репутацией, не создает каких-либо преимуществ при ведении предпринимательской деятельности иными лицами, то приобретение данного знака на возмездной основе лицензиатами необоснованно и неразумно. 

Из поведения истца не усматривается, что все его действия были направлены на достижение цели регистрации товарного знака - индивидуализации своих товаров и услуг, поскольку таковые отсутствуют, какая-либо предпринимательская деятельность с использованием товарного знака истцом не осуществляется.

Фактически истец использует товарный знак исключительно для предъявления исков о взыскании компенсации, что не является добросовестным использованием исключительного права на товарный знак.

Пунктом 4 статьи 1 ГК РФ установлено, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Кроме того, из общедоступных источников установлено, что истец является «массовым» владельцем товарных знаков (более 100), из Картотеки арбитражных дел (312 гражданских исков), следует, что истец массово обращается за взысканием компенсации за нарушением его прав на товарные знаки с лиц, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность.

Установив совокупность указанных обстоятельства, суд приходит к выводу о невозможности признать, что целью приобретения истцом прав на спорный знак обслуживания было его использование в предпринимательской деятельности, поведение истца противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров и услуг правообладателя.

Признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.

На основании статьи 110 АПК РФ госпошлина относится на истца.

Надлежит взыскать с истца в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 9000 руб.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с предпринимателя ФИО1, г.Уфа, Республика Башкортостан (ОГРНИП 311028012400084, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 9000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый  арбитражный  апелляционный  суд  и  в  течение  двух  месяцев  со  дня вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд Центрального округа.

Судья                                                                                      Л.В.Романова