Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-21953/2024

05 ноября 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  05 ноября 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Вертковой И.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО1 

ответчик: Индивидуальный предприниматель ФИО2 

о взыскании 

при участии 

от истца: представитель ФИО3 (доверенность от 03.06.2022)

 от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность от 01.04.2024)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ответчик) о взыскании 600 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №839574 и №584119, а также 11 400 руб. расходов по обеспечению доказательств, 234 руб. 89 коп. почтовых расходов.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на неправомерное использование ответчиком в домене maximus-vertical.ru и на сайте https://maximusvertical.ru обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца №839574 и №584119, при продвижении ответчиком гостиничных услуг в Апарт-отеле по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 74, корп. 2, стр. 1. 

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве, ссылаясь на недоказанность истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца. Размещение на сайте спорного обозначения в виде фотографического изображения объекта с указанием информационной вывески Апарт-отеля, установленной на объекте третьим лицом - ООО «Вертикаль Хоспителити» (лицензиатом) в рамках лицензионного договора «ЛИЦ/2023-01В от 01.04.2023 в целях продвижения третьим лицом гостиничных услуг, введенных в гражданский оборот с согласия истца, учитывая, что истцом такие услуги не оказываются, в связи с чем, использование в составе фотографического изображения вывески в качестве названия объекта, не может вызвать ассоциацию с истцом как лица, оказывающего подобные услуги, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, в силу статей 1484, 1487 ГК РФ не является нарушением исключительных прав на товарные знаки. 

Истец представил возражения на отзыв ответчика, указав, что использование гостиничным оператором (лицензиатом) с согласия истца товарного знака на вывеске объекта не свидетельствует об исчерпании права и правомерности использования ответчиком этого товарного знака в предложениях к продаже аналогичных (однородных) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак. Ответчик в целях доведения до потребителей информации об оказании им гостиничных услуг в силу закона вправе был не указывать название вывески объекта, в которой используется обозначение товарного знака, однако вопреки требованиям статьи 1484 ГК РФ ответчик использовал товарные знаки истца в целях продвижения аналогичных услуг в своей коммерческой деятельности.

В судебном заседании 21.10.2024 истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

От регистратора домена поступил ответ, согласно которому администратором домена maximus-vertical.ru является ответчик.

При отсутствии возражений сторон, суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «We & I by Vertical» по свидетельству Российской Федерации №893574, зарегистрированный в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 43 классов МКТУ, а также обладателем исключительных прав на товарный знак «Vertical» по свидетельству Российской Федерации №584119, зарегистрированный в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 43 классов МКТУ, с изменением к свидетельству на товарный знак от 04.06.2019.

На основании лицензионных договоров от 01.04.2023 №ЛИЦ/2023-01В и от 01.04.2020 №ЛИЦ/2020-01В истец предоставил Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль Хоспителити» неисключительную лицензию на использование товарных знаков №839574 и №584119.

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Хоспителити» использует право на использование товарных знаков истца в коммерческой деятельности, как оператор Апарт-отеля по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 74, корп. 2, стр. 1, что подтверждается свидетельством о присвоении категории гостинице или иному средству размещения №78/АА-058/-2022/881-2023 от 28.08.2023.

Истцу стало известно, что ответчик в отсутствие согласия истца оказывается третьим лицам услуги по поиску клиентов через сайт по адресу: https://maximusvertical.ru, доменное имея которого сходно до степени смещения с товарным знаком истца, а также ответчик использовал товарный знак  истца «We & I by Vertical» путем размещения фотографий с данным товарным знаком на сайте https://maximus-vertical.ru, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 06.06.2023

Ссылаясь на то, что действия ответчика по использованию обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №839574 и №584119, в том числе в доменном имени, при размещении информации в сети «Интернет», представляют собой нарушение исключительного права на спорные товарные знаки, истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 18.07.2006 № 3691/06, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Сходство с товарным знаком обозначения не требует абсолютной идентичности обозначения зарегистрированному товарному знаку. Необходимо лишь наличие риска смешения данных обозначений потребителем.

Из представленных в материалы дела доказательств в их совокупности и оценки их с точки зрения сопоставления с товарными знаками истца по признакам графического, звукового и смыслового значения, видно, что используемые ответчиком в доменном имени и на сайте по адресу https://maximus-vertical.ru обозначение «vertical» и фотографии с товарным знаком «We & I by Vertical» является ключевым понятием, именно на него падает логическое ударение и оно является определяющим обозначением, используемым ответчиком при продвижении услуг, для индивидуализации которых истцом был зарегистрирован товарный знак.

Судом установлено, что товарные знаки истца и словесное обозначение «vertical», используемое в доменном имени, и обозначение «We & I by Vertical», используемое на сайте в виде фотографий с указанным товарным знаком, сходны до степени смешения. Используемое ответчиком обозначение имеет единое смысловое значение с товарными знаками истца, а также обладает высоким сходством по фонетическому и графическому критериям.

Оценив сходность как обозначения «vertical», используемого ответчиком в доменном имени, так и обозначения «We & I by Vertical», используемое в виде фотографий на сайте с целью продвижении аналогичных услуг, с товарными знаками истца №839574 и №584119, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общим впечатлением), учитывая визуальное, смысловое и звуковое сходство спорных обозначений, суд приходит к выводу, что имеется возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Из правоустанавливающих документов видно, что товарные знаки истца зарегистрированы в отношении товаров и услуг 35, 36, 37, 38, 43 классов МКТУ.

Ответчик оказывал третьим лицам услуги, защищенные товарными знаками истца с использованием в домене и на сайте обозначений «vertical» и «We & I by Vertical».

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что в результате использования ответчиком обозначений для однородных услуг потребители могли быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего подобные услуги.

Доводы ответчика о том, что использование в составе фотографического изображения вывески в качестве названия объекта в силу статей 1484, 1487 ГК РФ не является нарушением исключительных прав на товарные знаки, судом отклоняются, поскольку размещение товарного знака в предложениях к продаже, в рекламе, на вывесках или использование его иными способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, являются самостоятельными действиями по использованию товарного знака, что в отсутствии согласия правообладателя на такое использование образует нарушение исключительных прав на товарный знак. Использование третьим лицом с согласия истца товарного знака, размещенного на вывеске здания, путем ее фотографирования ответчиком, не отменяет факта использования последним товарного знака в виде размещения ответчиком на своем сайте фотографий в предложениях к продаже услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.  

Истцом представлен протокол осмотра доказательств от 06.06.2023, которым зафиксировано  использование ответчиком товарных знаков  путем размещения фотографий с данным товарным знаком на веб-сайте ответчика https://maximus-vertical.ru/,  а также ответчик использовал доменное имя с использованием наименования товарного знака «Vertical». Сам факт использования товарных знаков (на сайте и в доменном имени сайта) ответчиком в коммерческой деятельности не был оспорен последним, доказательств отсутствия вины в нарушении исключительных прав на товарные знаки истца ответчиком не представлено (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ).

Доводы ответчика о том, что ответчик использовал товарный знак с целью доведения до потребителей информации об оказании ответчиком гостиничных услуг, судом также отклоняется.

Исходя из пунктов 1, 2 статьи  10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" следует, что исполнитель обязан указать информацию об  адрес (место нахождения) объекта и наименование исполнителя. Таким образом, название объекта не относится к данным, подлежащим раскрытию потребителям. Согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию и решению Комитета имущественных отношений г. Санкт-Петербурга объект введен как Гостиница (без присвоения какого-либо коммерческого наименования) и объекту  присвоен следующий адрес: РФ, Санкт-Петербург,  внутригородское МО Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 74, корпус 2, строение 1, что не мешало ответчику, вместо использования в названии гостиницы товарного знака истца, довести до потребителя иную информацию об объекте.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В качестве одного из способов защиты нарушенного права истцом избрана компенсация за нарушение исключительного права на использование товарного знака способом, предусмотренным пунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой исключительного права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки истца, в связи с чем, истец вправе в качестве одного из способов защиты интеллектуального права требовать компенсации за допущенное нарушение. 

Своими действиями ответчик вводил третьих лиц в заблуждение относительно установления юридического лица, реализующего аналогичные услуги.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака, ответчик должен был избегать возможности смешения используемого им обозначения с иными средствами индивидуализации юридического лица, зарегистрированными в качестве товарного знака истца.

Из материалов дела усматривается, что услуги, для индивидуализации которых истец использовал спорное обозначение, предлагались к продаже с целью введения их в гражданский оборот, что подтверждает вероятность причинения убытков правообладателю, связанных с неполучением средств от реализации аналогичных услуг.

Суд считает, что ответчик, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении однородных товаров и услуг, должен был знать о государственной регистрации товарных знаков истца.

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №839574 и №584119 в размере 600 000 руб., исходя из расчета 120 000 руб. за 5 фактов нарушений.

В соответствии с пунктом 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 года № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10) при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из пунктов 61, 62 постановления № 10 истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 64 Постановления №10 положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - при множественности нарушений). Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Согласно пункту 56 Постановления № 10 использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Вместе с тем использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одним лицом различными способами, направленными на достижение одной экономической цели, образует одно нарушение исключительного права.

Пункт 56 Постановления № 10 об одной экономической цели касается случаев, когда ответчик использовал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации несколькими последовательно осуществленными способами (Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя (утверждены Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2023 N СП-22/4).

Поскольку наличие обстоятельств, свидетельствующих об одной экономической цели использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), оценивается исходя из объективных факторов, на основании пункта 56 Постановления N 10 суд признает наличие одной экономической цели по своей инициативе.

Для признания наличия одной экономической цели в действиях одного ответчика необходимо установить, что он последовательно осуществлял взаимосвязанные действия, каждое из которых представляет собой самостоятельный способ использования объекта интеллектуальных прав, при этом одно действие объективно необходимо для совершения другого и само по себе не имеет самостоятельного экономического значения для правообладателя (не влечет дополнительных имущественных потерь для правообладателя).

Поскольку одна экономическая цель определяется объективными обстоятельствами (наличие последовательных взаимосвязанных действий, при которых одно действие объективно необходимо для совершения второго), суд квалифицирует действия как направленные на достижение одной экономической цели независимо от того, ссылаются ли на это лица, участвующие в деле, на основании анализа обстоятельств дела.

Из материалов дела следует, что обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, использовались ответчиком в фотографиях, размещенных на одном сайте ответчика.

Суд полагает, что такое использование товарных знаков на разных страницах одного сайта в силу п. 56 Постановления № 10 направлено на достижение одной экономической цели ответчика – оказание гостиничных услуг, что расценивается судом как одно нарушение исключительных прав на товарный знак, следовательно, размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика составит 120 000 руб. за использование товарного знака на сайте ответчика и 120 000 руб. за использование товарного знака в доменном имени ответчика.

Поскольку сумма компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков, принимая во внимание характер допущенного нарушения и его последствий, суд считает возможным уменьшить сумму компенсации до 240 000 руб., с отнесением расходов по госпошлине на ответчика на основании статьи 110 АПК РФ, исходя из пропорционально удовлетворенных требований (40%).

Расходы, связанные с подготовкой и представлением в суд в качестве доказательств подтверждения факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки истца – нотариальный протокол осмотра от 06.06.2023 в размере 11 400 руб., относятся к судебным издержкам и подлежат взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в соответствии со статями 106, 110 АПК РФ.

Указанные расходы непосредственно связаны с рассмотрением дела, поскольку связаны со сбором доказательств, необходимость представления которых возникла у истца в ходе судебного разбирательства. Данные доказательства не являются произвольными, и фактически получены в результате совершения истцом действий по исполнению процессуальной обязанности по доказыванию обстоятельств, имеющих значение для спора (статьи 9, 65 АПК РФ).

Почтовые расходы возмещению не подлежат, поскольку не подтверждаются доказательствами несения истцом указанных расходов.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) 240 000 руб. компенсации, а также 6 000 руб. расходов по оплате госпошлины и 4 560 руб. расходов на оплату услуг нотариуса.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                                                      Евдошенко А.П.