ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А08-9373/2016

г. Воронеж

04 июля 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2017

          Постановление в полном объеме изготовлено 04 июля 2017

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                         Мокроусовой Л.М., 

судей                                                                                    Потаповой Т.Б.,

                                                                                              ФИО1, 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

при участии: 

от индивидуального предпринимателя ФИО3: ФИО4, представитель по доверенности б/н от 16.12.2016;

от общества с ограниченной ответственностью «Компания Термомир»: Поперечная А.С., представитель по доверенности б/н от 30.03.2017;

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 по делу №А08-9373/2016, по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Термомир» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о прекращении нарушения исключительного права, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее – ИП ФИО3, истец) обратился  в Арбитражный суд Белгородской области с иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Компания Термомир» о возложении обязанности  прекратить незаконное использование  исключительного права на коммерческое обозначение «АВТОР»,  размещенное  на здании, расположенном по адресу: 

<

...> Л, на сайте www.termomir31.ru  и в печатных  СМИ в качестве контрафактного средства индивидуализации предприятия.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 в удовлетворении исковых требований ИП ФИО3 отказано.

Не согласившись с указанным решением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ИП ФИО3 обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ИП ФИО3 поддержал доводы апелляционной жалобы, считая обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, просил отменить его полностью, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО  «Компания Термомир» с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая обжалуемое решение законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Белгородской области не явился. Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения заявителя жалобы о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в его отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении ходатайства о вызове специалиста ввиду   отсутствия правовых оснований, предусмотренных ст. 87.1 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 19.05.1998.

01.01.2005 между ФИО5 (Арендодатель) и ИП ФИО3 (Арендатор) заключен договор №1 аренды нежилого помещения. Из п.1 договора следует, что арендодатель передает арендатору на правах аренды нежилое помещение по адресу: 

<

...> (в дальнейшем переименовано на ул.Чумичова), 124, площадью 416,5 кв.м. для использования под склад с 01.01.2005  по 31.12.2005.

04.01.2010 между ФИО5  (Арендодатель) и ИП ФИО3 (Арендатор) заключен договор №1 аренды нежилого помещения. Из п.1.1 договора следует, что Арендодатель предоставляет Арендатору во временное безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся в собственности Арендодателя и расположенного по адресу: 

<

...>, а Арендатор пользуется помещениями в соответствии с условиями договора. Общая площадь передаваемых помещений составляет 1020 кв.м., из них: площадь 850 кв.м. для использования под склад, площадь 170 кв.м. для использования под торговый зал и офис. Срок действия договора с 04.01.2010 по 31.12.2010 (п.6.1 договора).

01.01.2014 между ИП ФИО5 (Арендодатель) и ИП ФИО3 (Арендатор) заключен договор №3 аренды нежилого помещения. Из п.1.1 договора следует, что Арендодатель предоставляет Арендатору во временное  пользование за плату нежилые помещения, общей площадью 1207,5 кв.м.,  расположенные по адресу: 

<

...>, из них: площадь 972,7 кв.м. для использования под склад, площадь 143,8 кв.м. для использования под офис, площадь 91 кв.м. для использования под магазин (торговый зал). Срок действия договора с 01.01.2014 до 30.11.2014 (п.6.1 договора).

21.03.2014 между ИП ФИО5  (Арендодатель) и ИП ФИО3 (Арендатор) заключен договор №4 аренды нежилого помещения. Из п.1.1, 1.2, 1.3 договора следует, что Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные в Торговом центре «АВТОР» по адресу: 

<

...>, которые Арендатор имеет право использовать для   размещения магазина, осуществляющего розничную торговлю автозапчастями, автомаслами и автохимией; складских и административных помещений. Срок аренды начинает исчисляться с даты указанной Сторонами в Передаточном акте (31.03.2014) и длится 11 месяцев (п.5.2 договора).

24.07.2012 ИП ФИО3 выдано разрешение №148 на установку рекламной конструкции – рекламы на ограждении размером 1,5м х 8,0м, адрес размещения рекламной конструкции: 

<

...> (поз.2), сроком действия с 24.07.2012 до 24.07.2013.

Истец с 2007 года размещал в газете «»Житьё-Бытьё», «ТВ-магазин», «Телесемь» (место размещения рекламных материалов – автомобильная страница), в эфире радиостанций «Дорожное Радио» в Белгороде, «NRJ» г.Белгород, «ЮморFM-Белгород», на сайте www.r31.ru рекламу коммерческого обозначения «АВТОР».

Кроме того,  ИП ФИО3 является правообладателем зарегистрированных товарных знаков:

- №424932 – в отношении классов МКТУ: 35 – продвижение товаров для третьих лиц, а именно, продвижение автозапчастей и расходных материалов для автомобилей (оптовая и розничная); 37 – ремонт и обслуживание автомобилей;

- №569214 – в отношении классов МКТУ: 35 – продвижение товаров для третьих лиц.

На вывеске торгового центра, расположенного по адресу: 

<

...>, на сайте www.termomir.ru,  в рекламных объявлениях и в печатных средствах массовой информации  ООО «Компания Термомир» использует словесное обозначение «АВТОР».

16.11.2016 истец направил в адрес ответчика претензию о прекращении нарушения исключительного права на коммерческое обозначение «АВТОР», которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком словесного обозначения «АВТОР» незаконным и нарушающим исключительные права на коммерческое обозначение, предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции считает выводы арбитражного суда первой инстанции соответствующими законодательству и фактическим обстоятельствам дела.

Согласно   ч.1 ст.1229 ГК РФ,  гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу ч.1 ст.1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На основании п. 2 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее указанные выше правила, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 указанной статьи).

В силу ч.1 ст.1540 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Действующее законодательство не предусматривает определенной процедуры   ввода в гражданский оборот коммерческого обозначения  как охраняемого законом средства индивидуализации хозяйствующего субъекта.

Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 64 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, лицо, обращающееся с требованием о защите исключительного права на коммерческое обозначение, должно доказать следующие обстоятельства: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации принадлежащих им предприятий (в смысле статьи 132 ГК РФ) тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее возникновения права на фирменное наименование ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Факт наличия вышеназванных условий устанавливается судом на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческих обозначений. При этом лицом, обратившимся в защиту исключительного права на коммерческое обозначение, должна быть доказана вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим и не подлежит защите.

Согласно ч.6 ст.1252 ГК РФ,  если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В силу ч.2 ст.1541 ГК РФ, коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Согласно ст. 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы.

В материалы дела было представлено исследование заведующей патентно-информационным центром Белгородской государственной универсальной научной библиотеки от 26.04.2016 №01-16/48, согласно которого, представленное на исследование коммерческое обозначение «АВТОР» индивидуализирует производителя услуг «продвижение товаров для третьих лиц» ООО «Термомир», что является однородными услугами «продвижение товаров для третьих ли» 35 класса МКТУ правообладателя товарных знаков №№424932, 569214 индивидуального предпринимателя ФИО3, что вводит в заблуждение относительно производителя услуг и их качества. 

Представленное на исследование коммерческое обозначение тождественно по семантическому и фонетическому признакам и сходно до степени смешения по графическому признаку товарным знакам №№424932 (дата приоритета 19.07.2010), 569214 (дата приоритета 01.08.2014) индивидуального предпринимателя ФИО3, что вводит потребителя в заблуждение относительно поставщика услуги (л.д.22-30 т.1). 

Вместе с этим, в материалы дела представлено также заключение эксперта Курской торгово-промышленной палаты №29 от 27.12.2016, согласно которого, коммерческое обозначение «АВТОР», используемое на вывеске здания по адресу: 

<

...> «л» является сходным до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству РФ №569214 (л.д.149-156 т.1).

Кроме того, в материалы дела представлено заключение специалиста АНО «Центр Патентных Экспертиз» НП «Федерация судебных экспертов» в области исследования средств индивидуализации №011531/6/77001/252016/И-6278 от 04.07.2016, согласно которого коммерческое обозначение «Автор», использованное в виде вывески на здании по адресу 

<

...> л торговым предприятием ООО «Термомир» не является сходным до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству РФ №424932 и №569214 (л.д.90-112 т.1).

Также в материалах дела имеется заключение эксперта Юридической компании «HQ-Result» о сходстве до степени смешения обозначения, используемого ООО «Компания ТЕРМОМИР» с коммерческим обозначением «АВТОР», дата проведения экспертизы 17.10.2016-12.11.2016, согласно которого  словесное обозначение АВТОР, которым индивидуализируется торговый центр  по адресу: 

<

...>  является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением торгового центра по адресу 

<

...> и по адресу 

<

...> (л.д.3-13 т.2).   

Как разъяснено в п.13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и коммерческим обозначением следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (далее, Правила).

В силу п.41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам (п.42 Правил).

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Согласно п.3.4 Методических рекомендаций при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Как следует из материалов дела, ответчик фактически начал использовать коммерческое обозначение «АВТОР» с ноября 2013 года. 

Фактическое использование ответчиком коммерческого обозначения «АВТОР» подтверждается вывеской Общества на здании, расположенном по адресу: 

<

...>, рекламой в средствах массовой информации, на интернет сайтеwww.termomir31.ru.

Вместе с тем, как отметил суд первой инстанции,  использование другим лицом коммерческого обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с коммерческим обозначением, право на которое возникло ранее, в отношении предприятия, функционирующего в другой сфере деятельности, не является нарушением права на коммерческое обозначение.  

Ответчиком представлена информации о регистрации товарного знака «Автор» другими юридическими лицами по иным классам товаров.

 Так,  ООО «ДИНЕР-317» является правообладателем товарного знака «Автор» по классам МКТУ 39, 43; а ООО «Автор» является правообладателем товарного знака «AVTOR» по классам МКТУ 19, 20. 

Истец осуществляет предпринимательскую деятельность и использует коммерческое обозначение «АВТОР» в целях продажи автомасел, автохимии, автозапчастей, а также   осуществляет ремонт и обслуживание автомобилей.

Ответчик, в свою очередь, осуществляет предпринимательскую деятельность и использует коммерческое обозначение «АВТОР» в целях продажи керамической плитки и сантехники, а также оказывает услуги по созданию дизайн-проектов интерьеров.

Из приведенного суд сделал вывод, что оказываемые истцом и ответчиком услуги и реализуемые ими товары не являются тождественными, относятся к разным родовым понятиям, имеют разное назначение, различный круг потребителей и рынок сбыта, в связи с чем, отсутствует опасность введения потребителя  в заблуждение относительно производителя товаров и компании, предоставляющей соответствующие услуги.

Кроме того, визуально изображение среди букв слова «автор»  автомобильного колеса подчеркивает  специализацию торгового направления и индивидуализирует его относительно всех иных наименований, схожих фонетически.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что индивидуальный предприниматель не доказал факт нарушения ответчиком исключительного права истца на коммерческое обозначение, в связи с чем, правомерно отказал в удовлетворении исковых требований.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с выводом суда первой инстанции о том, что оказываемые истцом и ответчиком услуги и реализуемые товары не являются тождественными, не принимается во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку не опровергает законности принятого по делу судебного акта и не подтверждается материалами дела.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о неполном выяснении судом обстоятельств, имеющих значение для дела,  не принимаются во внимание, поскольку из обжалуемого определения следует, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции  установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 по делу №А08-9373/2016 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине в сумме 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя (уплачено при подаче апелляционной жалобы).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 25.04.2017 по делу №А08-9373/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

      Председательствующий судья                                        Л.М. Мокроусова 

      Судьи                                                                                 Т.Б. Потапова

                                                                                                ФИО1