ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А20-3208/2024

г. Ессентуки

12 декабря 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 04 декабря 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2024 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Егорченко И.Н., судей Сомова Е.Г., Цигельникова И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Денисовым В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Роял» на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.09.2024 по делу № А20-3208/2024, принятое по иску Шэньчжэнь Базеус Текнолоджи Ко., ЛТД к обществу с ограниченной ответственностью «Роял» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете использовать обозначения тождественные либо сходные до степени смешения с товарными знаками компании и обязании безвозмездно передать право администрирования доменного имени,                           при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Роял» ФИО1 (доверенность от 09102024), представителя Шэньчжэнь Базеус Текнолоджи Ко., ЛТД ФИО2 (доверенность от 09.04.2024),

УСТАНОВИЛ:

Шэньчжэнь Базеус Текнолоджи Ко., ЛТД (далее – компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Роял» (далее – ООО «Роял», общество, ответчик) в котором просила: 

- запретить использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарными знаками № 684910 и № 993980, в том числе в доменном имени baseus.ru; 

- обязать в течение 10 дней со дня вступления в силу решения суда безвозмездно передать компании право администрирования доменного имени baseus.ru.

Решением суда от 10.09.2024 иск удовлетворен. Суд первой инстанции исследовав обстоятельства дела посчитал заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Роял» подана апелляционная жалоба, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. Заявитель жалобы считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также, что судом первой инстанции неверно применены нормы материального права.

От компании поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель ООО «Роял» поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить. 

Представитель компании полагал, что решение суда первой инстанции вынесено с соблюдением норм действующего законодательства. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, и проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.09.2024 по делу № А20-3208/2024 подлежит отмене, исходя из следующего.  

Как усматривается из материалов дела, компания на основании государственной регистрации является правообладателем товарного знака «Baseus», свидетельство на товарный знак №684910, приоритет товарного знака от 26.12.2017, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2018, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Также истец на основании государственной регистрации является правообладателем товарного знака     

                                              «Baseus», свидетельство на товарный знак № 993980, приоритет товарного знака от 26.05.2023, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2024, зарегистрированного в отношении товаров 07, 09, 12 классов и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Истцом обнаружен факт нахождения в сети Интернет сайта с доменным именем «baseus.ru», тождественного с товарным знаком «Baseus», правообладателем которого является компания.

Согласно информации, представленной на сервисе Whois, администратором домена baseus.ru является ООО «Роял», дата создания домена - 09.11.2016.

Истец считая, что используемое доменное имя ответчиком «baseus.ru» является сходным до степени смешения ввиду фонетического (по звучанию) и орфографического (по написанию) тождества с товарным знаком «Baseus», исключительное право на которое принадлежит компании, обратился в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя заявленные требования, проведя сравнительный анализ обозначений «Baseus» и «Baseus.ru» с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 суд первой инстанции пришел к выводу о семантическом и фонетическом совпадении элементов, товарного знака истца и аббревиатуры, используемой ответчиком в доменном наименовании, вызывающих ассоциацию одного с другим, которые сходны до степени смешения. Суд отметил, что в рассматриваемом случае, ответчик не использует доменную страницу для продажи товаров, однако само по себе использование спорного обозначения ответчиком в наименовании сайта (доменное имя) является нарушением исключительного права владельца товарного знака. Суд также указал, что доводы ответчика о более ранней регистрации доменного имени, нежели товарного знака истца, не имеют правового значения для целей возможности применения предусмотренных частью четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) мер защиты нарушенных исключительных прав на средства индивидуализации. Доводы ответчика о том, что ГК РФ не предусмотрен такой способ защиты, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права администрирования спорного доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца судом также были отклонены со ссылкой на правовую позицию, изложенную постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2015 по делу № А79-1204/2014, от 15.12.2014 по делу № А41-401/2014, согласно которой удовлетворение такого требования не приведет к принятию неверного судебного акта, поскольку актами в сфере регулирования доменных имен такая передача не запрещена.

Между тем, судебная коллегия с указанными выводами согласиться не может, ввиду следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Как разъяснено в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). 

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Наличие у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №684910 с датой регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2018 и № 993980 с датой регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.2024 подтверждается материалами дела, и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Между тем, судом апелляционной инстанции установлено, что спорное доменное имя ответчика зарегистрировано в 09.11.2016, то есть задолго до регистрации спорных товарных знаков, что не может свидетельствовать о наличии у владельца доменного имени недобросовестных намерений по отношению к истцу.

Апелляционный суд отмечает, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и/или фирменным наименованием. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией. 

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего в качестве доменного имени определенное обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) до момента приобретения прав на доменное имя законно использовали соответствующее обозначение в коммерческих целях, а также то, что такое обозначение приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Вместе с тем доказательств наличия таких обстоятельств на момент приобретения ответчиком права администрирования спорного доменного имени истцом в материалы дела не представлено. 

Учитывая отсутствие указанных доказательств, а также факт приобретения истцом исключительных прав на товарные знаки позднее, чем возникло право ответчика на доменное имя, предъявление в рассматриваемой ситуации требования о запрете использования доменного имени и обязании безвозмездно передать компании право администрирования доменного имени baseus.ru судебная коллегия признает необоснованным. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца и, как следствие, к отказу в иске. 

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2024 по делу № А40-14947/2024.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом изложенного, в силу пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с нарушением норм материального права, решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.09.2024 по делу № А20-3208/2024 подлежит отмене, с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.09.2024 по делу № А20-3208/2024 отменить, принять по делу новый судебный акт.   

В удовлетворении искового заявления отказать.

Обеспечительные меры, принятые определением от 01.11.2024, отменить. 

Взыскать с компании Шэньчжэнь Базеус Текнолоджи Ко., ЛТД в пользу общества с ограниченной ответственностью «Роял» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 30 000 руб. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий                                                                            И.Н. Егорченко

Судьи                                                                                                           Е.Г. Сомов 

                                                                                                                      И.А. Цигельников