Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

город Волгоград                                                                                  Дело № А12-30203/2017

«14» августа 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 07.08.2018

Полный текст решения изготовлен  14.08.2018

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Пятернина Е.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповой А.И. (с использованием средств аудиозаписи), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тепло» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Си Ай Эс Импэкс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежной компенсации, с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора – общества с ограниченной ответственностью «Фрегат», Астраханской таможни

в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО1, доверенность от 20.04.2017,

от ответчика – ФИО2, доверенность от 03.10.2017,

от третьих лиц – не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (далее – ООО «Тепло»,  истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Волгоградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Си Ай Эс Импэкс»  (далее – ООО «Си Ай Эс Импэкс», ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за № 604165, в размере 9 913 800,00 рублей, а так же судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 72 569, 00 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Фрегат» (далее – ООО «Фрегат»), Астраханская таможня.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Ответчик исковые требования не признали по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Представил письменное заявление о том, что в случае удовлетворения иска просит снизить размер компенсации из расчета стоимости товара, указанного в грузовой таможенной декларации по цене единицы товара 2 523, 00 рублей, а всего на общую стоимость 3 050 881, 04 рублей.

ООО «Фрегат», Астраханская таможня явку представителей в судебное заседание  не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично путем  размещения,  в соответствии   с   частями 1, 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ),    информации о времени  и месте судебного заседания  на официальном сайте Арбитражного суда Волгоградской области в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» в разделе «Картотека Судебных дел».  Поскольку присутствие в судебном заседании лица, участвующего в деле, или его представителей относится к правам сторон, а не к обязанностям, а также с учетом надлежащего извещения  о времени и месте судебного заседания, суд считает возможным на основании статьи 156 АПК РФ  рассмотреть  дело в отсутствие  названных лиц.

В судебном заседании 31.07.2018, в порядке статьи 163 АПК РФ, объявлен перерыв до 11 часов 07.08.2018. После окончания перерыва судебное заседание продолжено.

Изучив представленные  в материалы дела документы, выслушав представителей сторон, оценив доводы, изложенные в исковом заявлении и в отзыве на иск, суд  находит основания для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является правообладателем комбинированного товарного знака «GENBERG» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №604165 от 02.02.2017 (дата подачи заявки -11.12.2015) в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Истцом выявлены факты продажи ответчиком на территории России контрафактных товаров с размещением на них обозначений сходных до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком: обозначение «GENBERG».

Полагая, что реализация ответчиком данного товара нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Определением суда от 05.02.2018 производство по настоящему делу было приостановления до рассмотрения по существу и вступления в законную силу судебного акта по делу №А12-1987/2018, в рамках которого рассматривалось заявление  Астраханской таможни о привлечении ООО «Си Ай Эс Импэкс» к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.03.2018 по делу №А12-1987/2018, оставленным без изменения Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2018, суд привлек ООО «Си Ай Эс Импэкс» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 50 000, 00 рублей.

Часть 1 статьи 14.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, состоит в использовании с нарушением закона чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров в целях получения прибыли.

Привлекая ООО «Си Ай Эс Импэкс» к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, суд исходил из того, что на Балтийском таможенном посту (ЦЭД) Балтийской таможни была зарегистрирована и выпущена ДТ № 10216170/310317/0026223 (товар № 1), декларант - ООО «Си Эс Ай Импэкс» на товары - «водонагреватели бытовые безынерционные, газовые, проточные, предназначены для нагрева воды в бытовых условиях, с автоматическим поджигом», товарный знак GENBERG, марка GENBERG», серий декор Абстракция, Гжель, Лимон, Тюльпан, количество 1209 шт., производства китайской компании Zhong Shan City Okay Appliances CO., Limited, вес нетто 11133,120 кг, страна происхождения - Китай, код ЕТНВЭД ЕАЭС 8419110000, в количестве 1209 штук, отправитель «Powtek International Holdings Limited (NRA)» (Китай), на товар нанесена маркировка «GENBERG».

В ходе административного расследования установлено, что товарный знак «GENBERG» внесен в реестр объектов интеллектуальной собственности под номером 604165 в отношении товаров для 11 класса МКТУ (в который входит, в том числе товар - «водонагреватели бытовые безынерционные, газовые, проточные, предназначены для нагрева воды в бытовых условиях, с автоматическим поджигом»).

Правообладателем товарного знака «GENBERG» является ООО «Тепло» (адрес места нахождения: 398902, 

<

...> стр. В.; с 22.06.2017 адрес места нахождения: 398042, 

<

...>, почтовый адрес: 142400, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 482601001, ОГРН 

<

***>).

Согласно сведениям, полученным от ООО «Тепло», данной организации принадлежат исключительные права на товарный знак «GENBERG» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №604165 от 02.02.2017 (дата подачи заявки -11.12.2015) в отношении товаров 11 класса МКТУ, единственным импортером продукции маркированной товарным знаком «GENBERG» является ООО «Тепло», изготовителем продукции, уполномоченным правообладателем использовать для маркировки продукции товарный знак «GENBERG» является компания Zhongshan Hobun Electric&Gas Appliances Co., LTD (место нахождения: No 1 Tonghua 2 Street, Tong'an Avenue, Tong'an Industrial Zone, DongflengTown, ZhongshanCity, GuangdongProvince, China).

Правообладатель не предоставлял право использования товарного знака «GENBERG» компании Zhongshan City Okay Appliances Co., Limited. При этом согласно сведениям, полученным от компании Zhongshan Hobun Electric&Gas Appliances Co., LTD, Zhongshan City Okay Appliances Co., Limited не является партнером или филиалом компании Zhongshan Hobun Electric&Gas Appliances Co., LTD.

Согласно заявлению компании ООО «Тепло» от 29.05.2017 б/н товары - водонагреватели бытовые безынерционные, газовые, проточные, предназначены для нагрева воды в бытовых условиях, с автоматическим поджигом», продекларированные по ДТ № 10216170/310317/0026223 (товар №1) обладают признаками контрафактности.

В соответствии с письмом Балтийской таможни от 27.07.2017 № 20-10/36696 «О направлении информации» при таможенном декларировании товара, маркированного товарным знаком «GENBERG» по ДТ № 10216170/310317/0026223, разрешения правообладателя на использование товарного знака при таможенном оформлении представлено не было.

Документы, подтверждающие передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, в описи и графе 44 ДТ отсутствуют.

Согласно заявлению ООО «Тепло» правообладатель не давал согласия ООО «Си Ай Эс Импэкс» на использование товарного знака «GENBERG» в отношении декларируемых товаров, просит привлечь виновных лиц к ответственности. Доказательства наличия разрешения правообладателя на использование спорного товарного знака ООО «Си Ай ЭС Импэкс» не представлено.

ООО «Си Ай Эс Импэкс» в Астраханскую таможню была представлена заявка на государственную регистрацию обозначения «GENBERG» в качестве товарного знака в Российской Федерации от 23.03.2017.

Вместе с тем, согласно письмам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.04.2017, от 07.08.2017 заявка ООО «Си Ай Эс Импэкс» № 2017714960 от 22.03.2017 только принята к рассмотрению.

Таким образом, суды двух инстанций пришли к выводу о подтверждении факта нарушения ООО «Си Ай Эс Импэкс» требований статей 1229,1484 ГК РФ, выразившийся в том, что общество ввезло на таможенную территорию Евразийского экономического союза и продекларировало по ДТ № 10216170/310317/0026223 товар, маркированный товарным знаком «GENBERG» в количестве 1209 шт. с целью последующей реализации и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации с незаконным использованием товарного знака «GENBERG»

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Факты, установленные вступившими в законную силу судебным актом по делу № А12-29633/2014 имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела.

Анализ норм арбитражного процессуального законодательства позволяет утверждать следующее: преюдициальным значением обладают факты, установленные судебным актом, которым было разрешено дело по существу. Обстоятельства, установленные судом, указываются в мотивировочной части судебного акта. Все факты, установленные судебным актом, не доказываются вновь при разбирательстве дел с участием тех же лиц.

Факты приобретают преюдициальное значение после вступления судебного акта в законную силу и сохраняют значение преюдициальных до момента отмены судебного акта в установленном законом порядке. Соответственно, преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение.

Признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

В рассматриваемом случае судебные акты по делу №А12-1987/2018  имеют силу преюдиции.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ расчет компенсации может быть произведен исходя из двукратного размера стоимости контрафактных товаров.

При этом за основу должна быть принята та стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже нарушителем третьим лицам.

Согласно  расчету истца, контрафактная продукция была ввезена ответчиком на территорию Российской Федерации по  ДТ № 10216170/310317/0026223 в количестве 1 209 штук, стоимость одной единицы контрафактного товара по которой реализовался товар третьим лицам, согласно товаросопроодительной и бухгалтерской документации, составляет 4 100, 00 рублей. Соответственно, двойная стоимость контрафактного товара составляет 9 913 800, 00 рублей (4100*1209*2=9913800).

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 21 Обзора судебной практики № 3 (2017), утвержденного 12.07.2017 президиумом Верховного Суда Российской Федерации, снижение размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В этом же пункте данного Обзора содержится ссылка на критерии (условия) снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» , в числе которых - многократное превышение размера компенсации над размером убытков.

Таким образом, данные критерии подлежат применению не только в случае снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, но и при рассмотрении вопроса о возможности снижения размера компенсации, исчисленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Возражая с расчетом истца, ответчик ссылается на то, что размер компенсации необходимо производить из расчета стоимости товара, указанного в грузовой таможенной декларации по которой товар ввозился на территорию Российской Федерации, то есть по цене единицы товара в размере 2 523, 00 рублей.

Суд с данным доводом согласиться не может, поскольку  сумма компенсации должна определяться исходя из той стоимости товара, по которой ООО «Си Ай Эс Импэкс»  продавало контрафактные товары третьим лицам. В связи с чем, суд соглашается с представленным истцом расчетом суммы компенсации.

Следовательно,  исковые  требования  подлежат  удовлетворению  в заявленной сумме.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  110  АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Си Ай Эс Импэкс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Тепло» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за № 604165, в размере 9 913 800,00 рублей, а так же судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 72 569, 00 рублей.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

 

СУДЬЯ                                                                                                               Е.С. Пятернина