Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-72579/22

01 марта 2023 года

г.Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2023 года 

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению ИП ФИО2; ООО КОМПАНИЯ ТБК

к ООО «Рыбпром» и ИП ФИО3

третье лицо ООО «Розагроэкспорт»

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2 (Истец 1) и ООО «Компания ТБК» (Истец 2) обратились в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Рыбпром» (Ответчик 1) и ИП ФИО3 (Ответчик 2) с требованиями:

- обязать Ответчика 1 и Ответчика 2 прекратить выпуск и распространение продукции в упаковке для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317) и уничтожить остатки данной упаковки;

- взыскать с Ответчика 2 в пользу Истца 1 компенсацию за незаконное использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317), в размере 200.000 руб. и уплаченную госпошлину в сумме 7.000 руб.;

- взыскать с Ответчика 1 в пользу Истца 2 компенсацию за незаконное использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317), в размере 5.000.000 руб. и уплаченную госпошлину в сумме 54.000 руб.

К участию в деле было привлечено третье лицо в порядке ст. 51 АПК РФ: ООО «Розагроэкспорт».

В судебном заседании Истцы поддержали требования, изложенные иске.

Ответчики против удовлетворения иска возражали по основаниям, изложенным в отзывах.

Третье лицо поддержало позицию Ответчиков. Против удовлетворения иска возражает.

Как указано в иске, ФИО2 на основании свидетельства № 565317 (с учетом изменения к свидетельству) является правообладателем зарегистрированного 20.02.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака (знака обслуживания) - товарного знака в виде словесного обозначения «ASA», срок действия исключительного права на который установлен до 03.12.2024. Приоритет товарного знака установлен с 03.12.2014.

06.06.2017 между истцом ФИО2 и ФИО4 заключен договор на оказание услуг по разработке дизайна макета упаковки, для риса «SUSHI ART», с нанесением на упаковку названного товарного знака «ASA» (№ 565317). 

Согласно п.п. 1.4., 1.5 Договора результат интеллектуальной деятельности и исключительное право на использование изготовленного в соответствии с данным Договором макета упаковки для риса «SUSHI ART», с нанесением на упаковку товарного знака «ASA», принадлежат ФИО2

Право на использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART», с нанесением на упаковку логотипа Товарного знака «ASA» (№ 565317) предоставлено ООО «Компания ТБК, в соответствии с договором заключенным с ФИО2 от 01.10.2021.

ФИО2 и ООО «Компания ТБК» в июне 2022 года стало известно о том, что ООО «Рыбпром» и индивидуальный предприниматель ФИО3 без какого-либо соглашения с истцами производят, фасуют и реализуют рис в дизайне упаковки сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART» на которую нанесен товарный знак «ASA» (№ 565317). 

Таким образом, как указывают истцы, ответчики фасуют и реализует данную продукцию, цвет, форма и оформление дизайна упаковки которой совпадают с фирменной упаковкой узнаваемого бренда «ASA», по меньшей цене.

Как указано в иске, факт изготовления ответчиком ООО «Рыбпром» дизайна упаковки истцов, при осуществлении предпринимательской деятельности, подтверждается биркой на контрафактном товаре (фото прилагается), согласно которой изготовителем продукции является ООО «Рыбпром», а также ответом на претензию ООО «Рыбпром», согласно которому данное общество осуществляет фасовку риса в спорную упаковку.

Также в иске указано, что Факт реализации продукции ИП ФИО3 подтверждается нотариальным протоколом осмотра мобильного интернет-приложения (мессенджера) Telegram. 

Кроме того, на спорной упаковке нанесен логотип товарного знака «ADDUMI», который согласно Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака (знака обслуживания) принадлежит ИП ФИО3 

Помимо этого, факт копирования ИП ФИО3 дизайна упаковки истцов подтверждается договором поставки Т-26-04-2021-1П от 26.04.2021 и счет фактурами, согласно которым ООО «Компания ТБК» поставила ИП ФИО3 продукцию, в том числе рис, в упаковке «SUSHI ART» на которую нанесен Товарный знак «ASA» (№ 565317).

Ответчику ИП ФИО3 были направлены претензии с требованием о прекращении выпуска и производства продукции с названным дизайном упаковки и выплате компенсации.

Ответчику ООО «Рыбпром» были отправлены претензии с требованием о прекращении выпуска и производства продукции с названным дизайном упаковки и выплате компенсации.

Поскольку данные обращения ответчиками были оставлены без удовлетворения, истцы обратились в суд с настоящим иском.

Как указано в п.1 ст.1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с положениями ст.1259 ГК РФ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства являются объектами авторских прав.

В силу п.1 ст.1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст.1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно положениями ст.1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Таким образом, исходя из предмета и основания заявленного иска, истец в силу положений ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, должен доказать наличие у него права на произведения, в защиту которого предъявлен иск, а также использование произведений ответчиком. В свою очередь, ответчик должен доказать обстоятельства, связанные с отсутствием в его действиях факта нарушения исключительных прав истца.

В материалы дела представлено достаточное количество письменных доказательств, подтверждающих наличие у Истца 1 исключительных прав на дизайн упаковки для риска «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317). Равно как подтверждено право Истца 2 на использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART», с нанесением на упаковку логотипа Товарного знака «ASA» (№ 565317).

Как видно из материалов дела, исковые требования основаны на том, что дизайн упаковки риса «SUSHI ART», реализуемого ИП ФИО3 под товарным знаком «ADDUMI», истцы считают сходной до степени смешения с дизайном упаковки риса «SUSHI ART», реализуемой ООО «Компания ТБК» под товарным знаком «ASA».

Требования, направленные в адрес ООО «Рыбпром», истцы основывают на факте наличия на упаковке риса «SUSHI ART», реализуемого ИП ФИО3 под товарным знаком «ADDUMI» этикетки с указанием о том, что продукт изготовлен ООО «Рыбпром» для ИП ФИО3

Так, рис «SUSHI ART» под товарным знаком «ADDUMI» для ИП ФИО3 ООО «Рыбпром» (подрядчик) производит по договору подряда от 01.12.2017 № РП/РАЭ с ООО «РОЗАГРОЭКСПОРТ» (заказчик) (ИНН 

<

***>, ранее наименование ООО «РосАгроЭкспорт»), на условиях, где подрядчик из сырья предоставленного заказчиком в объеме и количестве, указанном в заявке заказчика (пункт 1.3 договора) фасует и упаковывает крупу рисовую (пункт 1.2 договора), право собственности на сырье и готовую продукцию принадлежит заказчику (пункт 1.4 договора).

В свою очередь ООО «РОЗАГРОЭКСПОРТ» направляет заявку в ООО «Рыбпром» только после получения заявки на производство партии товара от ИП ФИО3 на основании договора поставки товара СТМ от 05.07.2022 №01/22, заключенного между ООО «РОЗАГРОЭКСПОРТ» (поставщик) и ИП ФИО3 (покупатель) в соответствии с которым стороны договорились под собственной торговой маркой покупателя (СТМ) понимать товарный знак покупателя используемый для индивидуализации товара.

Эскиз оригинальной индивидуальной упаковки согласован сторонами в приложении № 1 к договору поставки товара СТМ от 05.07.2022 №01/22.

Рис «SUSHI ART» под товарным знаком «ADDUMI» производится поставщиком исключительно для поставки покупателю ИП ФИО3, который на момент заключения договора поставки товара СТМ от 05.07.2022 №01/22 подтвердил право на использование товарного знака «ADDUMI» предоставив свидетельство о регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака в виде словесного обозначения «ADDUMI» (№ 846815), приоритет товарного знака (знака обслуживания) установлен с 18.11.2021, дата регистрации 12.01.2022, на срок до 18.11.2031, а также предоставил уведомление от 04.06.2022 № 031818 о приеме и регистрации промышленного образца по заявке № 2022502366 в Федеральной службе интеллектуальной собственности. Дизайн упаковки риса «SUSHI ART» с нанесенным товарного знака «ADDUMI» (№ 846815) в соответствии с отчетом от 02.06.2022 о патентном исследовании относительно промышленного образца «упаковка для товара «рис «SUSHI ART» с нанесенным товарного знака «ADDUMI»» утвержден ИП ФИО3

Эскиз упаковки риса, согласованный сторонами договора поставки товара СТМ от 05.07.2022 №01/22 полностью соответствовал эскизу упаковки риса, предоставленному ИП ФИО3 в отчете от 02.06.2022 о патентном исследовании относительно промышленного образца «упаковка товара «рис «SUSHI ART» с нанесенным товарного знака «ADDUMI»». После предоставления ИП ФИО3 уведомления от 12.11.2022 №6039/2 о внесении изменений в дизайн упаковки, были внесены изменения в договор поставки товара СТМ от 05.07.2022 №01/22, которые зафиксированы в дополнительном соглашении от 18.11.2022 № 1.

При этом суд отмечает, что решение Роспатента по регистрации товарного знака в виде словесного обозначения «ADDUMI» (№ 846815), приоритет товарного знака (знака обслуживания) установлен с 18.11.2021, дата регистрации 12.01.2022, на срок до 18.11.2031, обжаловано не было.

Вместе с тем, суд учитывает, что не подлежат применению в споре о нарушении исключительных прав истца на произведения (объекты авторского права) подходы, применяемые при разрешении споров, касающихся незаконного использования средств индивидуализации или споров о недобросовестной конкуренции.

Согласно правовой позиции, сформированной в судебной практике, применение соответствующих подходов к институту авторского права является нарушением норм материального права, поскольку институт авторского права не оперирует категорией сходства до степени смешения.

Доводы Истцов о том, что Ответчики не доказали факт принадлежности им исключительных прав на дизайн упаковки для риса «SUSHI ART», основан на неверном толковании норм материального и процессуального права, поскольку именно на истце лежит бремя доказывания наличия интеллектуальных прав на указанное произведение дизайна.

Доказательств незаконного использования Ответчиками дизайна упаковки для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317), Истцами не представлено.

При таких обстоятельствах, требования о обязании Ответчика 1 и Ответчика 2 прекратить выпуск и распространение продукции в упаковке для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317) и уничтожении остатков данной упаковки, не подлежат удовлетворению.

Кроме того, ссылки истцов на авторство дизайна, права на который не подлежат регистрации, не могут быть приняты судом во внимание при наличии зарегистрированных в установленном порядке  иных прав (прав на товарный знак и промышленный образец), которые не были оспорены в установленном порядке.

Кроме того, вопросы авторства находятся вне компетенции арбитражного суда. 

Истцами также предъявлены требования о взыскании компенсации в следующем порядке:

- взыскать с Ответчика 2 в пользу Истца 1 компенсацию за незаконное использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317), в размере 200.000 руб.

- взыскать с Ответчика 1 в пользу Истца 2 компенсацию за незаконное использование дизайна упаковки для риса «SUSHI ART» сходной до степени смешения с упаковкой для риса «SUSHI ART», на которую нанесен товарный знак «ASA» (№565317), в размере 5.000.000 руб.

В соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно положениям ст.1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.ст.1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п.3 ст.1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст.168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п.3 ч.5 ст.131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае, поскольку судом установлено отсутствие факта нарушения Ответчиками исключительных прав Истцов, то данные акцессорные требования Истца 1 и Истца 2 также не подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины в сумме 6.000 руб. (платежное поручение №832 от 21.09.2022 г.), в сумме 48.000 руб. (платежное поручение №833 от 21.09.2022 г.), в сумме 7.000 руб. (платежное поручение №14 от 21.09.2022 г.), в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК РФ, остаются на истцах.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                   Г.А. Гарькушова