ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-80601/21-105-355

г. Москва

13 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 июня 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 13 июля 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлопотиной Ю.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Акционерного общества «Валента Фармацевтика» (141108, Московская область, Щёлково город, Фабричная улица, 2, ОГРН: 1035010202336, Дата присвоения ОГРН: 07.02.2003, ИНН: 5050008117)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Колетекс» (115093 Москва город улица Павловская дом 21 , ОГРН: 1037739270172, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2003, ИНН: 7727209199, КПП: 772501001)

О признании незаконными действия по производству и введению в гражданский оборот продукции «Салфетка антисептическая с липкими краями», об обязании удалить обозначение «ДИОКСИДИН», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5 000 000 руб.

в заседании приняли участие:

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

АО «Валента Фармацевтика» (далее о – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Колетекс» (далее совместно - ответчик) о признании незаконными действия по производству и введению в гражданский оборот продукции «Салфетка антисептическая с липкими краями», об обязании удалить обозначение «ДИОКСИДИН», о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5 000 000 руб..

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем обозначения «Диоксидин», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельствам № 68427, 68376, 468131, 468132, 580801, 658695  в отношении товаров 05, 44 классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ответчик осуществил предложение к продаже и продажу товара, в том числе на сайте www.coletex.ru в сети Интернет, маркированного обозначением, сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, без надлежащего разрешения правообладателя – продукция «Салфетка антисептическая с липкими краями «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином», «Салфетка атравматическая «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином».

Кроме того, ответчиком было получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Салфетки стерильные «Колетекс-АДЛ» по ТУ 9393-013-26943035-2003 двух видов: из текстильного полотна с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные с липкими краями и без, и гидрогелевые с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные» от 11.11.2013 № ФСР 2007/01068.

Обозначение, используемое ответчиком на упаковке продукции является фактически тождественным товарным знакам истца по свидетельствам № 68427, 468132, сходным до степени смешения с товарными знаками № 580801, 68376, 468131, 658695, 658696. По мнению истца, включение данного товарного знака в маркировку продукции линейки Колетекс создано для большего привлечения внимания потребителей, поскольку товар под наименованием «Диоксидин» уже имеет многолетнюю репутацию на фармацевтическом рынке.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав о прекращении использования товарных знаков и взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, следует отметить, что истцы как правообладатели имеют исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Обозначение «диоксидин», используемое ответчиком на упаковке товара тождественно/ сходно до степени смешения с товарными знаками истца.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом отклоняются, как не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Ответчик не отрицал факт использования спорного обозначения для маркировки своей продукции.

При этом довод о злоупотреблении истцом правом, аккумулировании товарных знаков не обоснован и документально не подтвержден.

Истец указал, что датой приоритета товарного знака по свидетельству № 68427 является 01.07.1980 год, в то время как дата 02.09.2014 это дата регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в пользу истца. Истец после приобретения по договору отчуждения исключительного права на товарные знаки серии «Диоксидин» по согласованной с предыдущим правообладателем цене, осуществляет использование принадлежащих ему средств индивидуализации, вводя в гражданский оборот соответствующую продукцию.

При этом при использовании обозначения «Диоксидин» создается представление об основном компоненте товара – лекарственном препарате, который истцом в адрес ответчика не поставлялся.

Факт того, что при производстве товара ответчиком лекарственный препарат «Диоксидин» не используется, а используется гидроксиметилхиноксилиндиоксид иных производителей, ответчиком не оспаривается.

Довод ответчика о том, что обозначение было проставлено на упаковке в целях соблюдения законодательства в соответствии регистрационным удостоверением, является несостоятельным.

Истец в данном случае пояснил, что обозначение «Диоксидин» является торговым наименованием лекарственного препарата, действующее вещество которого имеет международное непатентованное наименование Гидроксиметилхиноксилиндиоксид. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств в настоящее время зарегистрировано 16 препаратов, имеющих то же действующее вещество, которые выпускаются в разных формах с девятью разными торговыми наименованиями, в том числе под наименованием «Диоксидин». Наименование «Диоксидин» не входит в рекомендованные списки МНН, в то время как вышеуказанное наименование может быть использовано свободно в описании свойств, состава товара. 

Доводы ответчика о том, что отсутствует пересечение по классам МКТУ товарных знаков по свидетельствам № 68376, 68427, 658695, 658696 судом также отклоняются.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума) однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид  материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как следует из Госреестра и указано в исковом заявлении, товарные знаки №№68376, 68427 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты», а товарные знаки №№658695, 658696 зарегистрированы, в том числе для товаров 05 класса МКТУ «медикаменты, материалы перевязочные медицинские, препараты фармацевтические».

Указанные виды товаров являются однородными продукции, выпускаемой Ответчиком, поскольку соотносятся как род и вид, имеют одно назначение (являются антисептическими средствами) и круг потребителей, реализуются через сети аптек и являются взаимодополняемыми/взаимозаменяемыми. 

Более того, как было указано в исковом заявлении, помимо текстильных салфеток, пропитанных лекарством, ответчик осуществляет производство и реализацию салфетки гидрогелевой «Колетекс АДЛ», которая представляет собой шприц, заполненный лекарством (также под торговым наименованием «Диоксидин»). Фактически разница между продукцией истца и ответчика состоит в форме выпуска одного и того же товара - антисептического средства, которое может быть отнесено к родовому понятию «фармацевтические/лекарственные препараты».

При этом товарные знаки №№ 468131, 468132, 580801 зарегистрированы для идентичных товаров 05 класса МКТУ «салфетки, пропитанные лекарственными средствами», что подтверждает и сам ответчик.

Поскольку при реализации спорной продукции использовалось тождественное товарным знакам обозначение, а сами товары являются однородными/идентичными, опасность (вероятность) смешения товаров потенциальным потребителем присутствует. Кроме того, истцом в ходе судебного рассмотрения неоднократно представлялись документы, подтверждающие широкую известность продукции истца российскому потребителю, что является обстоятельством, увеличивающим вероятность смешения. 

Таким образом, позиция ответчика противоречит законодательству, а также фактическим обстоятельствам дела.

Следовательно, ответчиком допущено нарушение прав на товарные знаки (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ): предложение к продаже товаров; их продажа; указание товарных знаков в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (в т.ч. в коммерческих предложениях).

Факт незаконного использования обозначения подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд считает обоснованным требование истца о признании незаконными действия ответчика по производству и  введению в гражданский оборот продукции «Салфетка антисептическая с липкими краями «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином» и «Салфетка атравматическая «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином», на упаковках которой использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 68427, № 468132, № 580801, № 68376, № 468131, № 658695 и № 658696, а также об обязании ответчика за свой счет опубликовать решение суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 месяца с даты вступления судебного решения в силу.

Суд также считает обоснованным требование истца, основанное на п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, о взыскании с ответчика судебной неустойки в случае несвоевременного исполнения судебного акта в части публикации решения суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Частью 1 ст. 174 АПК РФ предусмотрено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018 ст. 174 АПК РФ дополнена частью 4, согласно которой арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 указано, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

По мнению суда применительно к конкретным обстоятельствам настоящего дела, соразмерной последствиям нарушения ответчиком своих обязательств является неустойка в размере 1 000 руб. за каждый день до фактического исполнения решения суда.

При этом суд отклоняет требования истца в части обязания ответчика совершить действия по удалению обозначения из регистрационного удостоверения, удалению обозначения с Интернет-сайта ответчика.

В ходе судебного разбирательства ответчиком представлены доказательства удаления спорного обозначения с упаковок товара и сайта ответчика, а также подачи документов для внесения изменений в регистрационное удостоверение. 

Доказательств обратного истцом не представлено.

В связи с изложенным, суд полагает, что в данной части предмет спора между сторонами отсутствует, а удовлетворение требований о начислении судебной неустойки за неисполнение неимущественных требований также исключается.

В части заявленной истцом суммы компенсации, суд считает, что имеются основания для ее снижения.

Требуя взыскание компенсации в заявленном размере, истец указывал, что данный размер является обоснованным, разумным и соразмерным последствиям нарушения.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в общей сумме в размере 5.000.000 рублей. 

Согласно п.61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно. 

С учетом доводов, изложенных в отзыве, судом установлены основания для снижения размера компенсации в данном случае до 800.000 рублей.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и возлагается на ответчика.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью «Колетекс» (ОГРН: 1037739270172, ИНН: 7727209199) по производству и  введению в гражданский оборот продукции «Салфетка антисептическая с липкими краями «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином» и «Салфетка атравматическая «Колетекс-АДЛ» с диоксидином и лидокаином», на упаковках которой использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 68427, № 468132, № 580801, № 68376, № 468131, № 658695 и № 658696.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Колетекс» (ОГРН: 1037739270172, ИНН: 7727209199) за свой счет опубликовать решение суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 месяца с даты вступления судебного решения в силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Колетекс» (ОГРН: 1037739270172, ИНН: 7727209199) в пользу Акционерного общества «Валента Фармацевтика» (ОГРН: 1035010202336, ИНН: 5050008117) судебную неустойку 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. в случае несвоевременного исполнения судебного акта в части публикации решения суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Колетекс» (ОГРН: 1037739270172, ИНН: 7727209199) в пользу Акционерного общества «Валента Фармацевтика» (ОГРН: 1035010202336, ИНН: 5050008117) компенсацию 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп., а также 19 680 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева