АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-14358/2021

г. Владивосток

03 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 марта 2022 года . 

Полный текст решения изготовлен 03 марта 2022 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Ю.С. Турсуновой, при ведении протокола помощником судьи Т.Д. Се, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому общества с ограниченной ответственностью «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 07.10.2015) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 30.09.2016);

о защите интеллектуальных прав, взыскании компенсации в размере 2200864000 руб. двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения,

при участии: от истца – посредством использования ресурса «он-лайн заседание» информационной системы «Мой арбитр» – ФИО1, паспорт, доверенность от 07.06.2021, диплом от 01.06.2016 № ОМА 03916,

от ООО «Фактория» – посредством использования ресурса «он-лайн заседание» информационной системы «Мой арбитр» – ФИО2, паспорт, доверенность №-14А от 01.03.2021 сроком на 1 год, диплом ВСА 0225115,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» (далее – истец, общество, ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фактория» (далее – ответчик, ООО «Фактория») об обязании ООО «Фактория» прекратить продажу товаров под торговой маркой MANUOKI с промышленным дизайном: коробок, упаковок, полотна подгузников; изъять всю продукцию из торгового оборота с промышленным дизайном, который использует ООО «Фактория»; утилизировать всю продукцию, изъятую из торгового оборота и остатки с незаконным использованием промышленного дизайна упаковок, коробок за счет ООО «Фактория»; исключить с сайта www.manuoki.org картинки промышленной упаковки подгузников, подгузников-трусиков; обязать ООО «Фактория» возместить 2200864000 руб. двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров произведения (уточненные требования, принятые судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

В судебных заседаниях 15.12.2021, 16.02.2022 судом на основании статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 21.12.2021, 24.02.2022 соответственно.

В судебном заседании представитель ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» заявленные требования поддержал в полном объеме. 

Истец указал, что являясь обладателем исключительных прав на графические образцы объектов интеллектуальной собственности, полагает, что его права были нарушены ответчиком, незаконно использовавшим данные результаты без соответствующего разрешения со стороны общества. Данное обстоятельство, по мнению общества, является основанием для требования, об изъятии и утилизации всей продукции, на которую был нанесен спорный результат интеллектуальной деятельности, об исключении с сайта соответствующих изображений, а также о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения на общую сумму 2200864000 рублей. 

Ответчик – ООО «Фактория» – иск не признал, полагает его необоснованным и неподлежащим удовлетворению ввиду того, что спорный дизайн упаковки, коробок и полотен подгузников не являются объектами авторских прав. Полагает, что у истца отсутствует право на иск, и, более того, в действиях последнего имеются признаки злоупотребления правом.  

Из материалов дела судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Фактория» является правообладателем товарного знака MANUOKI, выполненного в виде надписи синего цвета на фоне капли розового цвета, приобретенного на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №ТЗ-06/09/17 от 06.09.2017 и Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.09.2021 за №РД0373381, о чем выдано свидетельство №583585.

13.12.2016 года между ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» и ООО «Фактория»  был подписан договор поставки №13/12/16, в рамках исполнения которого истец поставлял поставку подгузников и подгузников-трусиков, маркированных товарным знаком MANUOKI. Посчитав, что поскольку в 2019 – 2021 г.г. ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД» не реализовывало в адрес ООО «Фактория» продукцию, а ответчик продолжал продавать спорную продукцию с нанесенным на неё и на ее упаковку дизайном, постольку нарушаются права истца на результаты интеллектуальной деятельности (в данном случае – на объект промышленного дизайна), общество обратилось в адрес ответчика с претензией, в которой просило, в том числе, прекратить продажу товаров с нанесенным на них промышленным дизайном и выплатить убытки и неустойку. Не получив ответа на претензию, общество обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в иске и отзыве на него, заслушав мнение представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, исследовав имеющиеся в деле доказательства и установленные фактические обстоятельства дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения дизайна.

В силу статьи 1257 ГК РФ автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса по своему усмотрению в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. Пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может предоставить другому лицу право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким правом на основании этой статьи ГК РФ обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Из изложенного следует, что лишь лицензиат (обладатель исключительной лицензии) может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса, при условии, что ему такое право предоставлено лицензиаром.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу также входят обстоятельства нарушения прав общества как лицензиата произведений, в защиту прав на которые предъявлен иск. Указанные обстоятельства относятся к бремени доказывания истца, в то время как ответчик может представлять доказательства отсутствия факта нарушения либо законности использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности.

Следовательно, по требованию о защите нарушенных интеллектуальных прав в соответствии со статьей 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему интеллектуальных прав или права на их защиту и факт использования обозначенных прав ответчиком, а ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, поскольку в ином случае лицо признается нарушителем прав и может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна являются объектами авторских прав.

В словарях слово «дизайн» определяется как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты.

Соответственно, произведением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме (пункт 6 Обзора судебной практики ВС РФ №3 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021).

Как установил суд из материалов дела и пояснений общества, а также  с учетом формулировки исковых требований, истец полагает объектом авторского права, подлежащим защите, дизайн упаковок, коробок, полотна подгузников. 

В подтверждение наличия исключительного права на данный объект истец указал, что данное право было приобретено обществом на основании лицензионного договора, заключенного 20.03.2017 между индивидуальным предпринимателем ФИО3 и ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., ЛТД». В соответствии с п. 1 названного договора правообладатель (ИП ФИО3) с сохранением за собой права выдачи лицензий другим лицам предоставляет лицензиату право использования дизайна промышленных упаковок, коробок, полотна подгузников, подгузников трусиков, влажных салфеток, печатных матриц, клише (ТМ  MANUOKI) в предусмотренных договором пределах. Перечень объектов, на которые было передано право пользования, закреплен в приложении №1 к договору.

Таким образом, фактически истец утверждает, что он является владельцем исключительных прав на авторские рисунки, размещенные на упаковочных коробках, полиэтиленовых упаковочных мешках и на полотнах самих подгузников и подгузников-трусиков. При этом, не будучи  автором этих рисунков, истец приобрел соответствующее право на основании лицензионного договора от 20.03.2017.

Между тем, с точки зрения положений, закрепленных статьей 1236 ГК РФ, заключенный сторонами лицензионный договор является простой (неисключительной) лицензией (пункт 1 договора), которая не предоставляет истцу право защищать спорные права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК Ф (включая взыскание компенсации). Таким правом на основании статьи 1254 ГК РФ обладают только лицензиаты – обладатели исключительной лицензии.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 1235 ГК РФ  предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса. 

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Таким образом, предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Обеспечивая публичность и достоверность сведений, вносимых в государственный реестр, государственная регистрация перехода права направлена на защиту прав их обладателей и иных лиц и, следовательно, обеспечивает устойчивость гражданского оборота в целом.

Из материалов дела судом установлено и истцом не оспаривается, что регистрация предоставления исключительного права по лицензионному договору от 20.03.2017 осуществлена не была. Следовательно, с учетом нормативного положения, закрепленного статьей 1232 ГК РФ,  переход исключительного права на объект дизайна от ИП ФИО3 к ООО «Мануоки Глобал джапан Ко., Лтд» нельзя считать состоявшимся, что, в свою очередь, влечет невозможность реализации правомочий, составляющих содержание данного права, в полном объеме.

Факт того, что общество является ненадлежащим истцом по настоящему делу вытекает также из условий лицензионного договора от 20.03.2017 года, в соответствии с которыми в случае обнаружения нарушений незаконного использования промышленного дизайна упаковок, коробок (ТМ MANUOKI) третьими лицами, Лицензиат имеет право от имени Правообладателя взыскать с нарушителя денежную компенсацию за незаконное использование дизайна упаковок, коробок, полотна подгузников, подгузников трусиков (пункт 13 договора). В случаях, когда нарушитель нарушает права Правообладателя и в добровольном порядке отказывается от выплат за нарушения, Лицензиат имеет право от имени Правообладателя обращаться в суды общей юрисдикции и в Арбитражные суды для взыскания денежной компенсации (пункт 14 договора). 

Как следует из статьи 4 АПК РФ правом на обращение в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обладает лишь заинтересованное лицо. Между тем,  занятая истцом правовая позиция противоречит фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам, а также не находит своего отражения в исследуемых нормах права.

Оценив представленные истцом документы в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

Судья      Турсунова Ю.C.