АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-1882/2021

г. Владивосток

16 сентября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2021 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Шипуновой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению   общества с ограниченной ответственностью "Стантон"   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 02.04.2012)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Штормавто"  (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 18.07.2014)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, - Zhongce Rubber Group Company Limited (Ханчжоу Чжонцэ Рабэр Ко., Лтд).

о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации в размере 200 000 рублей 

при участии в судебном заседании:

от истца:  ФИО2, доверенность от 08.02.2021, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании;

от ответчика: (онлайн) ФИО3, по доверенности от 04.02.2021, удостоверение адвоката;

третье лицо – не извещены, не явились. 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стантон" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Штормавто" о запрете перемещать и вводить в гражданский оборот товары, на которые нанесен охраняемый торговый знак «GOODRIDE», зарегистрированный по свидетельству №789040; взыскании компенсации в размере 200 000 рублей (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

          Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Zhongce Rubber Group Company Limited (Ханчжоу Чжонцэ Рабэр Ко., Лтд). 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом в соответствии со статьей 123 АПК РФ, в связи с чем, судебное заседание проводится согласно статье 156 АПК РФ в его отсутствие.

В обоснование исковых требований истец указывает на нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №789040.

Ответчик иск оспорил, указав, что является законным пользователем товарного знака по свидетельству №292683, правообладателем которого является третье лицо.

Третье лицо поддержало позицию ответчика.

Исследовав собранные по деду доказательства суд установил следующее.

ООО «Стантон» является правообладателем товарного знака по свидетельству №789040, приоритет 15.06.2020, дата государственной регистрации 17.12.2020, зарегистрированного в отношении 35 класса МКТУ – продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Компания Zhongce Rubber Group Company Limited (Ханчжоу Чжонцэ Рабэр Ко., Лтд) является правообладателем товарного знака по свидетельству №292683, дата подачи заявки 25.02.2005, дата регистрации 20.07.2005, дата, до которой продлен срок действия исключительного права 25.02.2025,  зарегистрированного в отношении 12 класса МКТУ – шины для автомобилей; шины для наземных транспортных средств.

28.01.2021 Владивостокская таможня уведомила ООО «Стантон» о том, что 26.01.2021 ООО "Штормавто" подана декларация на товары (далее – ДТ) №10702070/260121/0018267 с товаром шины с товарным знаком «GOODRIDE».

Третье лицо – Zhongce Rubber Group Company Limited, уведомило Владивостокскую таможню о том, что ООО «ШТОРМАВТО» предоставлено право пользоваться товарным знаком «GOODRIDE» на всей территории России на все время действия свидетельства о праве на товарный знак, с продлением согласия на срок продления действия свидетельства в будущем.

02.02.2021 товар по ДТ №10702070/260121/0018267 выпущен для внутреннего потребления на территории Российской Федерации.

Полагая, что действиями по ввозу на территорию Российской Федерации товара, содержащего товарный знак «GOODRIDE», ответчик нарушил исключительные права истца на использование охраняемого товарного знака, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив доводы представителя истцов, считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1477, статье 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора (статья 1489 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

При этом другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Исходя из положения статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Формулировка пункта 1 данной статьи позволяет сделать вывод об открытом перечне не противоречащих закону способов использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территорию Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что товарный знак истца по свидетельству №789040 зарегистрирован только в отношении 35 класса МКТУ – продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

В тоже время перечень позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. 

Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Исходя из положений статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака, то есть не только несанкционированное изготовление этого знака, но и ввоз, хранение, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, без разрешения владельца товарного знака.

Из положений статьи 1484 ГК РФ следует, что ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 указанного Кодекса (статья 1480 ГК РФ).

Следовательно, исключительное право на товарный знак начинает действовать на территории Российской Федерации с момента его государственной регистрации и с этого момента товарный знак подлежит правовой охране, в связи с чем, любое лицо должно воздерживаться от нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак. 

Для этого не требуется специального уведомления о необходимости соблюдения исключительного права, поскольку такое уведомление фактически осуществляется посредством внесения информации о зарегистрированном товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав  на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ. 

Судом установлено, что компания Zhongce Rubber Group Company Limited (Ханчжоу Чжонцэ Рабэр Ко., Лтд) является правообладателем товарного знака по свидетельству №292683,  зарегистрированного в отношении 12 класса МКТУ – шины для автомобилей; шины для наземных транспортных средств.

Как следует из материалов дела, Zhongce Rubber Group Company Limited предоставило ООО «ШТОРМАВТО» право пользоваться товарным знаком «GOODRIDE» на всей территории России на все время действия свидетельства о праве на товарный знак, с продлением согласия на срок продления действия свидетельства в будущем.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, но также требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входят сходство товарных знаков истца и ответчика; наличие угрозы смешения товарных знаков, потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов сторон, осуществление сторонами однородной деятельности.

Вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. Исходя из того, что обозначения могут быть представлены в виде слова, сочетания слов, звуков и т.д., общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

При этом вывод о схожести обозначений является следствием комплексного анализа сходства товарных знаков, учитывающего не только их визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, а также сходство (однородность) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

Оценив товарные знаки истца и ответчика в соответствии с пунктом 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 (далее – Приказ №482), суд пришел к выводу, что товарные знаки №789040 и №292683 имея звуковое сходство, различаются графически.

Так, товарный знак №292683 исполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак №789040 выполнен синим цветом буквами латинского алфавита с использованием нестандартного стилизованного шрифта.

При этом суд пришел к выводу об отсутствии возможности введения в заблуждение потребителей или контрагентов сторон, ввиду регистрации товарных знаков в отношении разных классов МКТУ, относящихся к товарам (12 класс) и услугам (35 класс).

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении 35 класса МКТУ – продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

Товарный знак третьего лица зарегистрирован в отношении 12 класса МКТУ – шины для автомобилей; шины для наземных транспортных средств.

В соответствии с пунктом 45 Приказ №482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оценивая однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №789040 и №292683, суд пришел к выводу, что услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца невозможно сопоставить с товарами, которые реализует ответчик, они не являются однородными, взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, оказываемые истцом услуги не имеют схожих условий реализации с товарами ответчика, круга потребителей.

Истец не представил доказательств, свидетельствующих о широкой известности товарного знака по свидетельству №789040, позволяющей ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги в рамках 35 класса МКТУ с торговой маркой автомобильных шин. 

При этом истцом не указано в отношении каких товаров и услуг используется товарный знак №789040, не представлено доказательств использования товарного знака в отношении товаров и услуг на территории Приморского края, известность товарного знака среди потребителей.

Товары и услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки истца и третьего лица, экономическая деятельность самого истца и экономическая деятельность ответчика не затрудняют индивидуализацию сторон при участии в хозяйственном обороте, не могут быть спутаны потребителем по виду деятельности и товаров, не могут вызвать у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю товаров и услуг.

К 35-му классу МКТУ относятся услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия, или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

Следовательно, указанная деятельность по оказанию услуг 35-го класса МКТУ, направлена на оказание содействия другим (третьим) лицам таких услуг в продвижении их товаров. Данный класс МКТУ не предусматривает выпуск (изготовление) товаров для его реализации в коммерческих целях, а как следует из свидетельства на товарный знак №789040, в отношении иных классов МКТУ товарный знак не зарегистрирован.

Истец не представил доказательства использования им самим защищаемого товарного знака, тогда как, в силу пункта 3 статьи 1484  ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Очевидно, что в случае если товарный знак не используется его обладателем в отношении аналогичных товаров, работ, услуг, вероятность смешения обозначений в сознании обычного потребителя не может возникнуть.

Суд отклоняет доводы истца о размещении ответчиком рекламы на сайте в сети Интернет с товарным знаком, принадлежащим ответчику, поскольку в рассматриваемом случае, размещение товаров с товарным знаком «GOODRIDE» на сайте в сети Интернет не является рекламой продукции, а лишь показывает ее ассортимент у конкретного продавца.

В соответствии с пунктом 2.3 Письма ФАС России от 25.09.2019 №АК/83509/19 "О разъяснении по вопросу рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), размещенная на сайте производителя или продавца данных товаров (лица, оказывающего данные услуги), если указанные сведения предназначены для информирования посетителей сайта об ассортименте товаров (услуг), правилах пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара или лице, оказывающем услуги и т.п.

Учитывая тот факт, что сайт является информационным ресурсом и создается с целью размещения наиболее полной информации, например, о деятельности компании, ее товарах и услугах, и последующего ознакомления заинтересованных лиц с данной информацией, посещение сайта рассматривается как возможность для потребителя получить необходимый объем сведений о компании, реализуемых товарах, акциях и т.п. в целях правильного потребительского выбора.

Доказательств того, что ответчик осуществляет деятельность связанную с 35 классом МКТУ, материалы дела не содержат. Размещение товаров на сайте собственного магазина не относится к коммерческой деятельности, которую надо регистрировать в товарном знаке в качестве 35 класса МКТУ.

Иные доводы лиц, участвующих в деле, судом также рассмотрены, признаются необоснованными, и не имеющих самостоятельного правового значения для рассмотрения  настоящего дела с учетом установленных выше обстоятельств по делу.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В силу частей 4, 5 статьи 71 АПК РФ каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В силу пункта 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании вышеизложенного, суд пришел к вводу о том, что у истца отсутствует нарушенное право, соответственно правовые основания для запрета перемещать и вводить в гражданский оборот товары, на которые нанесен охраняемый торговый знак «GOODRIDE», зарегистрированный по свидетельству №789040 и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав судом не установлено.

При таких обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                             О.В. Шипунова