АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01, 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

Именем  Российской  Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А03-17576/2018

г. Барнаул

22 апреля  2019 года

Резолютивная часть решения принята 15 апреля 2019 года.

Мотивированное решение изготовлено 22 апреля 2019 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Зверевой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г. Электросталь, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 313222311600045, ИНН 

<

***>),  г. Барнаул, о взыскании  компенсации, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО3, с использованием средств аудиозаписи,

при участии представителей:

от ответчика – ФИО4 – доверенность от 11.01.2019, 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Русмаш» (далее – истец, общество ООО «Русмаш») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании  компенсации в размере 200 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 473042,  а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 000 руб., расходы по оплате почтовых услуг  в размере 220 руб. 70 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель ФИО2.

Исковые требования со ссылками на статьи 12, 14, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) мотивированы нарушением ответчиком  исключительных прав истца на товарный знак, зарегистрированный под номером                       № 473042, которое выразилось в продаже ответчиком 13.10.2016 в магазине «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>, автоматической натяжной цепи «PILOT» («ПИЛОТ») для автомобилей ВАЗ – АНЦ «PILOT» (ПИЛОТ»), маркированного на упаковке товара товарный знаком «РУСМАШ», имеющее внешнее сходство и дизайнерское решение до степени смешения с оригинальным товарным знаком № 473042 (Класс МКТУ12).

Ответчик в отзыве от 14.01.2019, пояснения № 1 от 18.02.2019, возражениях № 1 от 25.03.2019, пояснениях № 2 от 25.03.2019 просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме, указав, что  истец не доказал факт нарушения ответчиком прав на товарный знак,  упаковка с нанесением  спорного товарного знака истцом суду не представлена, не доказал размер предъявленной к взысканию компенсации.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось,  определениями  от 17.01.2019, 20.02.2019, 27.03.2019 суд предлагал истцу представить  оригинальный товар, а также контрафактный товар, письменные доказательства подтверждения факта нарушения ответчиком исключительного права истца при использовании товарного знака,  доказательства наличия запрета использования ответчиком этого товарного знака,  доказательства того, что данный товар является контрафактным, что товарный знак не него не был нанесен  непосредственно самим правообладателем – истцом.

Истец, третье лицо явку своих представителей в настоящее судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом, в соответствии со ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Истец определения суда от 17.01.2019, 20.02.2019 27.03.2019 не исполнил.

Индивидуальный предприниматель ФИО2 отзыв на иск не представил.

От ООО «АвтоБренд» документы, истребуемые определением суда от 27.03.2019 не поступили.

Дело рассмотрено судом в отсутствие истца, третьего лица, в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать истцу в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве, письменных пояснениях.

Выслушав представителя  ответчика, исследовав материалы дела,  суд приходит к  следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Русмаш" является правообладателем исключительных прав на товарный знак N 473042.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности истцу выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 473042 со сроком действия регистрации до 13.09.2021.

Как стало известно истцу, в магазине «Автозапчасти», расположенном по адресу: 

<

...>, Октябрьская, 1, индивидуальным предпринимателем ФИО1 реализован товар – автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «ПИЛОТ»), на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 473042.

Истцу стало известно, что 13.10.2016  ИП ФИО1 в магазине «Атозапчасти» по адресу: 

<

...>,  организовала продажу автоматического натяжителя цепи «PILOT» маркированного товарным знаком «РУСМАШ», имеющего внешнее сходство и дизайнерское решение до степени смешения с оригинальным натяжителя цепи «PILOT».

Правообладатель товарного знака "РУСМАШ" ООО «Русмаш»  договоров на коммерческое использование товарного знака «РУСМАШ» при введении товаров в гражданский оборот с ИП ФИО1 не заключало.

По результатам проверки, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу 13.10.2016 оформлен протокол изъятия автоматического натяжителя цепи «PILOT» в количестве 1 единицы.

В адрес правообладателя ООО «Русмаш» административным органом  - Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнауле, был направлен запрос, на который ООО «Русмаш» был дан  ответ и направлено заключение 25.11.2016 №3/11/2016,  согласно которому представленный для исследования автоматический натяжитель цепи "Пилот" не производился ООО "РУСМАШ" и имеет технические признаки контрафактности.

Полагая, что предпринимателем нарушены исключительные права истца на указанный товарный знак, определив размер компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на основании лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 (далее - договор от 01.03.2016 № 2), заключенного с индивидуальным предпринимателем ФИО2, которому истцом была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042 в отношении товаров 12-го класса МКТУ на срок до 13.09.2021 на территории Российской Федерации (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственностью 26.05.2016 за № РД0198781), общество «Русмаш» обратилось в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

Согласно статье 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием правообладателя.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Таким образом, требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения.

На основании пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 АПК РФ истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогичным образом бремя доказывания распределяется и по делам о защите исключительного права на товарный знак.

Таким образом, в бремя доказывания истца по настоящему делу входит, в том числе, подтверждение факта нарушения ответчиком исключительного права истца путем использования сходного с его товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных с ними.

Недоказанность истцом обстоятельства, входящего в предмет доказывания по данному спору, является основанием для отказа в иске.

Судом установлен и не оспаривается лицами, участвующими в деле, факт принадлежности истцу товарного знака по свидетельству Российской Федерации                      № 473042.

В подтверждение использования истцом контрафактного товара с товарным знаком «РУСМАШ» истец ссылается на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Алтайского края от 14.08.2017 по делу №А03-10484/2017, которым суд привлек индивидуального предпринимателя ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначив наказание в виде предупреждения, с конфискацией товара, изъятого на основании протокола изъятия вещей и документов от 13.10.2016 -  автоматический натяжитель цепи «PILOT», в кол-ве 1 ед.,  находящихся на хранении  в УМВД России по городу Барнаулу.

Между тем, из указанного решения следует, что по результатам проверки, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу 13.10.2016 оформлен протокол изъятия автоматического натяжителя цепи «PILOT» в количестве 1 единицы. Упаковка, на которой согласно доводом истца, нанесено изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 473042 не изымалась, предметом  исследования суда в рамках дела № А03-10484/2017 не являлась, выводы суда об упаковке, маркированной товарным знаком «РУСМАШ» в решении отсутствуют.

В заключение ООО «Русмаш» от 25.11.2016 №3/11/2016, сделаны выводы в отношении самого автоматического натяжителя цепи "Пилот", общество указало, что автоматический натяжитель цепи "Пилот" не производился ООО "Русмаш" и имеет технические признаки контрафактности.

В письменных пояснениях  от 17.02.2019 (л.д. 78-89 том 3) истец  указывает, что   суть нарушения ответчика заключается не в реализации контрафакта, а именно  в нарушении права на пользование товарным знаком № 473042, размещенном на упаковке товара, контрафакт и упаковка, в которой он находится, это совершенно различные предметы нарушений интеллектуального права, что ответственность за подделку упаковки не возникает, если на ее поверхности отсутствует товарный знак.  При этом истец  в указанных пояснениях также указывает, что автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» не имеет  маркировки товарным знаком «РУСМАШ», упаковка товара суду истцом  не была представлена.

Суд неоднократно определениями от 17.01.2018, 20.02.2019, 27.03.2019 представить суду оригинальный товар, а также контрафактный товар, письменные доказательства подтверждения факта нарушения ответчиком исключительного права истца при использовании товарного знака,  доказательства наличия запрета использования ответчиком этого товарного знака,  доказательства того, что данный товар является контрафактным, что товарный знак на него не был нанесен  непосредственно самим правообладателем – истцом.

Однако истец контрафактный товар и оригинал товара, а также упаковку товара суду не представил.

В ходе рассмотрения ответчик указала  на то, что спорный товар был приобретен ей для дальнейшей реализации у предпринимателя ФИО5 Кроме того, предприниматель указала, что на указанную продукцию получен сертификат соответствия № TC RU C-RU.OC.B0101, серия RU № 0352715, подтверждающий тот факт, что спорный товар изготовлен самим истцом, и соответственно, товарный знак на упаковку товара также нанесен самим истцом.

Непредставление ответчиком документов, подтверждающих наличие права использовать товарный знак, является недостаточным для вывода о наличии в его действия вины при условии, что ответчик, реализуя спорный товар, имел сертификат соответствия на товар. 

При этом суд учитывает, что характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законом, является указание об исчерпании исключительного права (статья 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Представленные истцом в качестве доказательства наличия запрета на использование товарного знака бухгалтерская справка ООО «Продмаш» от 13.02.2019 о том, что единственным получателем оригинальной продукции истца (автоматических натяжителей «ПИЛОТ») на территории Алтайского края выступает ООО «Автобренд»,  акт сверки от 01.01.2015 по 13.02.2019 и акт за 2017-2019 с ООО «Автобренд»  не являются достаточными доказательствами, поскольку справка выдана самим истцом, акты сверок ни ООО «Русмаш», ни ООО «Автобренд» не подписаны, кроме того не являются первичными документами бухгалтерского учета.

Из представленного истцом лицензионного договора 01.03.2016 № 2 невозможно установить по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака, поскольку лицо, которому передано право использования спорного товарного знака по лицензионному договору, само в своей хозяйственной деятельности спорный товарный знак не использует, при этом является учредителем общества Русмаш». Иных лицензионных договоров, заключенных с другими лицами истец не представил, в связи с этим суд приходит к выводу, что  требование компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, при  фактическом неиспользовании товарного знака, является злоупотреблением правом, что может являться самостоятельным основанием  для отказа в иске.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ,  учитывая, что упаковка на которую нанесен товарный знак, также как и оригинал и контрафактный товар истцом суду не представлены, суд приходит к выводу о том, что истец, доказавший факт наличия у него исключительного права на товарный знак, не доказал факт нарушения ответчиком прав на товарный знак, использования ответчиком товарного знака, наличия запрета использования ответчиком этого товарного знака,  а также размер заявленной к возмещению компенсации, в связи с этим отказывает истцу в удовлетворении исковых требований за недоказанностью.

В связи с тем, что  в удовлетворении исковых требований истцу отказано в полном объеме, заявленные  истцом ко взысканию судебные издержки, а также расходы по государственной пошлине  в соответствии со ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 65, 71,  110,  167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований  общества с ограниченной ответственностью «Русмаш»» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании  компенсации в размере 200 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 7 000 руб., расходов по оплате почтовых услуг  в размере 220 руб. 70 коп. отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в порядке кассационного производства в кассационную инстанцию Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления обжалуемых решения суда, постановления в законную силу.

Судья                                                                    В.А. Зверева