Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-119678/2018

29 марта 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  29 марта 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭТОН - ТОПЛИВНАЯ СЕТЬ НОМЕР 1" 

ответчик: 1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЛЮЧ-4"; 2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АЭРО"

о признании сделки недействительной 

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 21.05.2018

- от ответчика: 1. ФИО2 представитель по доверенности 09.11.2017, 2. не явился, извещен

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭТОН - ТОПЛИВНАЯ СЕТЬ НОМЕР 1" обратился в суд с иском о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 293888, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Аэро» и обществом с ограниченной ответственностью   «СтройКлюч-4» 27.01.2017, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.03.2017 за № РД219936. Также истец просит применить последствия недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 293888, обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрационную запись от 31.03.2017 за № РД0219936 о переходе исключительного права на товарный знак к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКлюч-4».

Ответчик 1 исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что исковое заявление направлено на оспаривание договора об отчуждении исключительного права на комбинированный товарный знак AERO по свидетельству № 293888 (Спорный ТЗ), заключенного 27.01.2017 между ООО «Аэро» (Прежний правообладатель) и ООО «СтройКлюч-4» (Действующий правообладатель).

В обоснование недействительности договора истец приводит пять самостоятельных правовых основания:

(1) злоупотребление правом со стороны ООО «СтройКлюч-4» (ст. 10, 168, 1512 ГК РФ);

(2) действия ООО «СтройКлюч-4» являются актом недобросовестной конкуренции (ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»); 

(3) действия ООО «СтройКлюч-4» по приобретению Спорного ТЗ вводят потребителей в заблуждение (ст. 1488 ГК РФ);

(4) цена отчуждения Спорного ТЗ на торгах ООО «Аэро» была занижена на 99% (ст. 130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 13 ФЗ «Об оценочной деятельности»);

(5) сделка по отчуждению Спорного ТЗ является недействительной как совершенная конкурсным управляющим в ущерб интересам ООО «Аэро» (п. 2 ст. 174 ГК РФ).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.06.2012 по делу № А56-32476/2011 ООО «Аэро» признано несостоятельным (банкротом); в отношении должника открыто конкурсное производство.

В ходе конкурсного производства ООО «Аэро» 16.01.2017 были проведены торги по продаже имущества ООО «Аэро» в форме аукциона: лот № 1 исключительное право на товарный знак AERO (рег. №293888) по начальной цене лота 169 000,00 руб. По результатам торгов победителем было признано ООО «СтройКлюч-4», предложившее за указанный лот 215 000,00 руб.

По итогам торгов между ООО «Аэро», в лице конкурсного управляющего ФИО3, и ООО «СтройКлюч-4» 27.01.2017 заключен договор об отчуждении исключительного права на Спорный ТЗ (Договор от 27.01.2017 ), который в последующем был зарегистрирован в государственном реестре, о чем была совершена запись от 31.03.2017 № РД0219936.

Изначально Спорный ТЗ был зарегистрирован на имя ООО «Фаэтон-Аэро» с приоритетом от 16.08.2004 г. В дальнейшем на основании договоров исключительное право на спорный ТЗ переходило в пользу ООО «Аэро» (с 2011 по 2013 г.) и ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» (с 2013 по 2016 г.). В 2016 г. Спорный ТЗ был возвращен в имущественную массу ООО «Аэро».

После приобретения Спорного ТЗ на торгах, проведенных конкурсным управляющим, ООО «СтройКлюч-4» обратилось к ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» с предложением выкупить Спорный ТЗ за сумму, в десятки раз превышающую стоимость, по которой ООО «СтройКлюч-4» приобрел Спорный ТЗ. После получения отказа и отклонения контрпредложения ООО «СтройКлюч-4» обратилось с иском к ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» о запрете использовать Спорный ТЗ (дело № А56-99346/2017).

Истец имеет реальную заинтересованность в оспаривании Договора от 27.01.2017 г. по следующим основаниям:

Истец является оператором сети АЗС AERO, при индивидуализации услуг которых используется обозначение AERO. Сеть АЗС AERO существует на рынке АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2004 г. (почти 15 лет). На протяжении данного периода времени Истец создавал деловую репутацию за счет реализации своей продукции, качества обслуживания потребителей, тем самым формируя в их глазах устойчивую ассоциацию Спорного ТЗ с Истцом, в результате чего увеличивалась экономическая ценность обозначения «АЭРО»;

В период с 14.05.2013 г. по 15.02.2016 г. (свыше 33 месяцев) Истец являлся правообладателем Спорного ТЗ, в течение которого самостоятельно и за своей счет продлил действие Спорного ТЗ до 2024 г.;

Истец является конкурсным кредитором ООО «Аэро».

 ООО «СтройКлюч-4», приобретая Спорный ТЗ у ООО «Аэро», заведомо знало о том, что обозначение AERO, сходное со Спорным ТЗ, открыто и добросовестно используется Истцом для индивидуализации товаров и услуг сети АЗС AERO (причем не включенным в перечень услуг 37 класса МКТУ, которым предоставлена правовая охрана Спорным ТЗ). В частности, на это было подробно указано в Отчете об оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности – товарного знака «AERO» (рег. № 293888), который был подготовлен в рамках проведения с участием ООО «СтройКлюч-4» торгов по отчуждению исключительного права на спорный ТЗ.

ООО «СтройКлюч-4» с момента приобретения исключительного права на Спорный ТЗ и до настоящего времени не использует в своей коммерческой деятельности данный товарный знак. 

Действия ООО «СтройКлюч-4» по приобретению Спорного ТЗ и последующему предъявлению иска к ООО «Фаэтон –  топливная сеть номер 1» о запрете использовать Спорный ТЗ и взыскании компенсации совершены исключительно с намерением обогатиться за счет истца, причинив ему убытки.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В п. 2 ст. 10 ГК РФ установлено, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Согласно п. 1 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ, если из закона не следует иное, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна.

Злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет, установленный ст. 10 ГК РФ, поэтому такая сделка признается недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ. 

При квалификации сделки недействительной (ничтожной), как совершенной с нарушением установленного законом запрета на злоупотребление правом также необходимо руководствоваться правовыми позициями Верховного Суда РФ, сформулированными в п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ, 04.03.2015; в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет, установленный ст. 10 ГК РФ, поэтому такая сделка признается недействительной на основании ст. 10 и 168 ГК РФ либо если совершение сделки нарушает запрет, установленный в п. 1 ст. 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ).

По смыслу п. 1 ст. 1477 ГК РФ главной целью товарного знака является индивидуализация товаров. Поскольку ООО «СтройКлюч-4» никогда не осуществляло, не осуществляет и не готовилось (на момент приобретения Спорного ТЗ) осуществлять те виды деятельности 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован Спорный ТЗ, то Договор от 27.01.2017 г. совершался с целью отличной от цели, обычно преследуемой при совершении подобного вида договоров. 

Действия ООО «СтройКлюч-4» по приобретению Спорного ТЗ и последующему предъявлению иска к ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» по делу № А56-99346/2017 о запрете использовать Спорный ТЗ являются актом недобросовестной конкуренции.

Согласно ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закон о защите конкуренции) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (средства индивидуализации).

В п. 6 Справки СИП указано, что при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Свидетельством отсутствия у ООО «СтройКлюч-4» реального намерения использовать Спорный ТЗ является то, что ООО «СтройКлюч-4» не несет затраты по продвижению Спорного ТЗ, у него отсутствуют необходимые производственные и организационные возможности для ведения деятельности (оказания услуг) 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован Спорный ТЗ. 

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом, и получившего известность в результате именно такого использования.

Вышеуказанные положения должны применяться как в случае изначальной регистрации товарного знака, так и в случае приобретения исключительных прав на товарный знак в результате отчуждения прежним правообладателем. 

В соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как было отмечено выше, Истец на протяжении 8-и лет использует обозначение AERO в оформлении внешнего вида АЗС, находящихся под его управлением, при оформлении своего сайта, в рекламных материалах. За указанный период времени используемое Истцом обозначение «АЭРО» или «AERO» массовым потребителем воспринималось в местах нахождения АЗС, принадлежащих Истцу. Указанное обозначение на рынке топлива вызывает у потребителей устойчивую ассоциацию именно с топливом, реализуемым на АЗС Истца. Соответственно, данное обозначение в глазах потребителей ассоциируется с Истцом.

При этом как бывшие правообладатели Спорного ТЗ ООО «Фаэтон-Аэро» и ООО «Аэро», так и нынешний правообладатель ООО «СтройКлюч-4» фактически никогда в своей деятельности не использовали Спорный ТЗ, не обладали какой-либо производственной базой и организационными возможностями для осуществления тех видов деятельности 37 класса МКТУ, которые указаны в свидетельстве на Спорный ТЗ. Также указанные лица никогда не присутствовали на рынке топлива в качестве продавца (изготовителя) топлива либо оператора АЗС. 

Передача Спорного ТЗ в пользу ООО «СтройКлюч-4» может создать у потребителей ложное впечатление, что ООО «СтройКлюч-4» является производителем топлива или обладает необходимыми компетенциями для оказания услуг АЗС, что не соответствует действительности.

Элемент АЭРО используется не только в фирменном наименовании Прежнего правообладателя (ООО «Аэро»), но и фирменном наименовании юридического лица, на которое Спорный ТЗ был изначально зарегистрирован (ООО «Фаэтон-Аэро»). Эти факты дополнительно свидетельствуют о рисках введения потребителей в заблуждение. 

Цена отчуждения Спорного ТЗ на торгах ООО «Аэро» была занижена на 99%

Оценка Спорного ТЗ для целей реализации на торгах ООО «Аэро» была определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности – товарного знака «AERO» (рег. №293888) (Отчет), который был подготовлен ООО «Евроактив».

Стоимость Спорного ТЗ в Отчете определена путем «доходного подхода» методом «освобождения от роялти». При использовании данного метода рассчитывается денежный поток, который может приносить правообладателю объекта интеллектуальной собственности регулярные выплаты в виде процента от выручки, получаемой в результате реализации лицензионной продукции, за вычетом расходов на поддержание оцениваемого товарного знака. Оценщик использовал данный метод произвольно, что привело к значительному занижению рыночной стоимости Товарного знака. 

Для расчета стоимости Спорного ТЗ оценщик учел только 1/3 выручки правообладателя со ссылкой на то, что правообладатель имеет 3 товарных знака (то есть на Спорный ТЗ, якобы, приходится только 1/3 выручки). Это привело к уменьшению выручки, потенциально приходящейся на Спорный ТЗ почти на 5 млрд. рублей – с 7,49 млрд. рублей до 2,49 млрд. рублей. Такой поверхностный подход не учитывает того факта, что два других товарных знака, на которых отнесено 2/3 выручки, могут совершенно не участвовать в формировании данной выручки. Оценщик должен был проанализировать и оценить объем выручки, приходящейся именно на Спорный ТЗ вместо того, чтобы автоматически вычитать 2/3 выручки из суммы потенциальной оценки Спорного ТЗ.

В Отчете нет обоснования суммы в 32,53 млн. рублей, на которую была уменьшена стоимость Спорного ТЗ под видом «расходов, связанных с поддержанием в силе товарного знака». Получается, что оценщик в своем Отчете сначала оценил Спорный ТЗ в 32,74 млн. рублей, а затем снизил эту стоимость на 32,53 тыс. рублей, при этом никак не обосновав такие расходы на поддержание в силе Спорного ТЗ.

В совокупности два указанных выше фактора привели к занижению рыночной стоимости Спорного ТЗ более, чем на 99%.

В силу п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Права и обязанности конкурсного управляющего в деле о банкротстве конкретизированы в ст. 129 Закона о банкротстве. При этом неразумные и недобросовестные действия конкурсного управляющего могут быть признаны неправомерными. 

Действия конкурсного управляющего по принятию и фактическому одобрению Отчета явились нарушением его фидуциарных обязательств по отношению к ООО «Аэро» и его кредиторам, что в свою очередь привело к существенному занижению рыночной стоимости Товарного знака и, как следствие, к снижению начальной цены выставляемого на торги лота.

Применительно к настоящему делу сделка по отчуждению Спорного ТЗ в пользу ООО «СтройКлюч-4» является недействительной, поскольку: (а) совершена в ущерб интересам ООО «Аэро» на основании существенно заниженной оценки Товарного знака; (б) ООО «СтройКлюч-4» знало о такой заниженной оценке и, соответственно, о явном ущербе для ООО «Аэро».

Довод о том, что ООО «СтройКлюч-4» знало о заниженной оценке Товарного знака и, соответственно, о явном ущербе для ООО «Аэро», подтверждается тем, что сразу после приобретения прав на Спорный ТЗ ООО «СтройКлюч-4» обратилось с предложением к представителям ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» приобрести Спорный ТЗ за сумму не менее 10 млн. рублей. Поскольку в совершении данной сделки было отказано, ООО «СтройКлюч-4» предъявило иск к ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» о запрете использовать обозначение «Аэро». 

ООО «СтройКлюч-4» полагает заявление ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

ООО «Аэро» являлось правообладателем Товарного знака. В отношении ООО «Аэро» возбуждено дело о банкротстве № А56-32476/2011, решением от 22.06.2012 открыта процедура конкурсного производства. В ходе процедуры конкурсного производства ООО «Фаэтон-топливная сеть номер 1» по недействующей доверенности от имени ООО «Аэро» вопреки воле правообладателя Товарного знака, с нарушением Закона о банкротстве и процедуры реализации имущества компаний-банкротов зарегистрировало за собою право на Товарный знак.

Недобросовестность ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» и отсутствие у него законных прав на владение и использование Товарного знака установлена судебными актами по делу № А56-32476/2011/сд1. Сделка по регистрации прав Истца на Товарный знак признана недействительной 22.01.2016, как совершенная с нарушением требований закона, в том числе положений ст. 10 ГК РФ. Товарный знак был возвращен его правообладателю - ООО «Аэро», который реализовал Товарный знак на открытых торгах, где его приобрело ООО «СтройКлюч-4».

ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» от приобретения Товарного знака отказалось, однако использовать Товарный знак не прекратило.

В силу положений ст. 10 ГК РФ недобросовестное поведение ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» и незаконное использование чужого имущества не может служить основанием для предоставления ему судебной защиты. Согласно п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно.

В настоящем иске ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» просит признать недействительным и применить последствия недействительности договора от 27.01.2017, заключенного по результатам торгов, проведенных в рамках дела о банкротстве ООО «Аэро».

Договор, заключенный по результатам торгов, проведенных в процедуре банкротства, не может быть оспорен отдельно от оспаривания торгов, в результате которых он был заключен, что делает невозможным рассмотрение исковых требований в заявленной формулировке. Действующее законодательство не позволяет признать торги проведенными без нарушений, но оспорить договор, заключенный с победителем: признание недействительной сделки, заключенной по результатам торгов, возможно только в случае признания недействительными самих торгов. Согласно позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 2751/10 и п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, данный спор подлежит рассмотрению в рамках обособленного спора по делу о банкротстве ООО «Аэро».

В рамках дела о банкротстве ООО «Аэро» договор от 27.01.2017 и торги, посредством которых он был заключен, уже оспаривались. В удовлетворении заявления было отказано, оснований для признания сделки недействительной не имеется.

Годичный срок на оспаривание торгов и заключенной по результатам торгов сделки по настоящему заявлению пропущен.

ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» не является стороной сделки и не имеет прав на ее оспаривание в соответствии со ст. 167, 168 ГК РФ.

У ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» в настоящее время и ранее никогда не было прав на использование Товарного знака. ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» было обязано прекратить использовать Товарный знак с 25.11.2015, после применения судом в деле № А56-32476/2011/сд1 последствий недействительности сделки по регистрации прав на Товарный знак за ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1». В настоящее время, не смотря на отсутствие прав, ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» продолжает незаконно использовать Товарный знак, заявляя о недобросовестности законного правообладателя Товарного знака.

Подачей настоящего иска ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» пытается фактически пересмотреть уже принятые и вступившие в силу судебные акты, которыми ООО «Фаэтон-топливная сеть номер 1» было отказано в признании торгов и сделки недействительной, отказано в оспаривании решения собрания кредиторов ООО «Аэро» о порядке продажи Товарного знака, а также лишить собственника его прав на имущество, которое ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» продолжает незаконно использовать.

Оценив доводы сторон, обстоятельства дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Возражая против иска, ответчик указал, что ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» от приобретения Товарного знака отказалось, однако использовать Товарный знак не прекратило. Данное утверждение ответчика не соответствует материалам дела: в деле отсутствуют какие-либо доказательства отказа истца – в той или иной форме – от приобретения товарного знака. Напротив, с момента государственной регистрации ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» на протяжении 8 лет открыто использует обозначение «AERO» в рамках общеизвестной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сети автозаправочных станций AERO. В период с 14.05.2013 по 15.02.2016 ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» было правообладателем спорного товарного знака, в течение которого осуществляло продвижение обозначения «AERO» на рынке моторного топлива Северо-Запада России.

После возбуждения дела о банкротстве ООО «Аэро» истец пытался выкупить данный товарный знак, однако сделка была оспорена, и товарный знак возвращен в конкурсную массу ООО «Аэро» (дело № А56-32476/2011/сд1). Ссылки истца на занижение цены, по которой товарный знак был выставлен на продажу конкурсным управляющим, а также доводы о том, что конкурсный управляющий действовал в ущерб ООО «Аэро», не могут являться предметом рассмотрения в настоящем деле, поскольку эти обстоятельства рассмотрены в указанном деле, решение по которому в этой части имеет преюдициальное значение.

Вместе с тем, не может быть признан обоснованным довод ответчика, что иск подлежит отклонению, поскольку обстоятельства принадлежности товарного знака и действительности торгов и договора были рассмотрены в деле № А56-32476/2011/сд1. В указанном деле не рассматривались основания, приведенные истцом в настоящем иске: о злоупотреблении правом (ст.10 ГК РФ), о признании действий ООО «СтройКлюч-4» актом недобросовестной конкуренции (ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»), их несоответствие ст. 1488 ГК РФ.

Согласно статье 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично.

Пунктом 1 статьи 170 ГК РФ установлено, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

Согласно пункту 86 Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ. 

В силу изложенного принципа формальное исполнение сторонами мнимой сделки, включая в подлежащих случаях государственную регистрацию перехода права, не является препятствием для квалификации сделки как мнимой.

Для такой квалификации следует принять во внимание, на какой правовой результат была направлена действительная воля сторон, совершивших сделку. В свою очередь, установить действительную направленность воли возможно лишь исходя из последующего поведения и действий сторон сделки. 

В деле № А56-99346/2017, в котором участвовали те же лица, вступившими в силу судебными актами были установлены следующие факты, которые не подлежат доказыванию в настоящем деле.

Действия ООО «СтройКлюч-4» по приобретению прав на спорный товарный знак без реального намерения его использовать в своей коммерческой деятельности в совокупности с предъявлением иска к ответчику, который добросовестно использует спорное обозначение на протяжении восьми лет для индивидуализации товаров и услуг, не являющихся однородными тем товарам и услугам для которых зарегистрирован товарный знак истца, признаны злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

С момента государственной регистрации ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» на протяжении 8 лет открыто и добросовестно использует обозначение «AERO» в рамках общеизвестной в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сети автозаправочных станций AERO.

Ранее ООО «Фаэтон - топливная сеть номер 1» был правообладателем спорного товарного знака в период с 14.05.2013 по 15.02.2016, в течение которого осуществлял продвижение обозначения «AERO» на рынке моторного топлива Северо-Запада России.

С момента государственной регистрации (10.08.2005) по настоящее время спорный товарный знак не использовался правообладателями для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, поскольку указанные товары и услуги не вводились в гражданский оборот. В настоящее время у товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, фактически отсутствуют как рынок, так и потребители данных товаров и услуг.

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (статья 166 ГК РФ).

Наличие у истца законного интереса в оспаривании договора от 27.01.2017 г. подтверждается вышеуказанными судебными актами по делу А56-99346/2017.

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. Данный срок не пропущен истцом.

При таких обстоятельствах  иск подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме. Поскольку истцом заявлено два самостоятельных требования, при этом пошлиной оплачено только одно, пошлина подлежит довзысканию с ответчиков в равных долях.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Признать недействительным договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 293888, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью   «Аэро» (ОГРН 1077847410365) и обществом с ограниченной ответственностью   «СтройКлюч-4» (ОГРН 1037828046288) 27.01.2017, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.03.2017 за № РД219936.

Применить последствия недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 293888, обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрационную запись от 31.03.2017 за № РД0219936 о переходе исключительного права на товарный знак к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКлюч-4» (ОГРН 

<

***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аэро» (ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭТОН - ТОПЛИВНАЯ СЕТЬ НОМЕР 1" (ОГРН 

<

***>) 3 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКлюч-4» (ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭТОН - ТОПЛИВНАЯ СЕТЬ НОМЕР 1" (ОГРН 

<

***>) 3 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аэро» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000,00 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройКлюч-4» (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.