АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А43-7436/2021

г. Нижний  Новгород                                                                               12 октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2021 года

Полный текст решения изготовлен 12 октября 2021 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Паньшиной Ольги Евгеньевны (шифр судьи 7-108), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, помощником судьи Аболемовым В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску акционерного общества «Ульяновский моторный завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Ульяновск Ульяновской области, 

к ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304525602300021), г. Нижний Новгород, 

о взыскании 847055 руб. 38 коп.

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО3 (доверенность от 29.12.2020),

от ответчика: ФИО4 (доверенность от 20.04.2021),

установил:

иск заявлен о взыскании 847055 руб. 38 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик иск оспорил, ходатайствовал о снижении размера компенсации за незаконное использование товарных знаков. В  процессе рассмотрения спора ответчик также заявил возражения в отношении упаковки, на которой нанесены спорные товарные знаки, указав что она к продаже не предлагалась, использовалась  в личных целях, в связи с чем требование компенсации за товарные знаки, размещенные на ней, необоснованно.

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании 07.09.2021 судом объявлялись перерывы  до 13.09.2021 до 11 час. 05 мин., до 20.09.2021 до 15 час. 30 мин., после чего рассмотрение дела продолжено.

Исследовав материалы дела, изучив доводы, изложенные в исковом заявлении, в отзыве на исковое заявление, заслушав представителей сторон в судебном заседании, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, АО «Ульяновский моторный завод» является правообладателем товарных знаков:

- № 69042 (графическое изображение), зарегистрированного по свидетельству в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, приоритет товарного знака с 03.10.1980, срок действия регистрации истекает 03.10.2030, в отношении 06, 07, 08, 12, 21 класса МКТУ,

- № 652411 (словесное изображение «УМЗ»), зарегистрированного по свидетельству в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, приоритет товарного знака с 22.11.2016, срок действия регистрации истекает 22.11.2026, в отношении 07, 12, 16, 17, 37 класса МКТУ.

06.12.2019 в ходе проведения Отделом полиции № 3 Управление  МВД России по г.Н. Новгород оперативных мероприятий, выявлен факт незаконного  одновременного  использования письменными и изобразительными обозначения товарных знаков ПАО "ГАЗ" и АО "УМЗ" ИП ФИО2 в торговом объекте, расположенным по адресу: г.Н. Новгород, ул. Удмуртская 41 модуль № 2 литер М , путем выставления    закупленного им товара с целью дальнейшей реализации под видом оригинальной продукции. 

Приговором от 08.12.2020, вступившим в законную силу ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде штрафа  в размере 100 000 руб. 00 коп. 

Согласно экспертному заключению № А4/2020 от 19.06.2020 продукция, реализованная   ИП ФИО2, обладает признаками контрафактности, а именно: упаковка, как и деталь по внешнему виду отличаются от оригинальной продукции, и являются подделкой под оригинальную продукцию, изготовляемую на АО «УМЗ»; ущерб, нанесенный  АО «УМЗ» составляет 423 527 руб. 69 коп.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию, в которой предложил ответчику выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на указанные выше объекты интеллектуальной собственности. 

Ответчик в ответе на претензию указал на значительный размере компенсации, предложил истцу рассмотреть вопрос о снижении размера компенсации и урегулирования спора мирным  путем.

Поскольку ответчик требования претензии в добровольном порядке не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском. 

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Частью 1 статьи 1482 ГК РФ предусмотрено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,  в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3)  на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Права истца на товарные знаки № 69042 и № 652411 подтверждено соответствующим свидетельством.

Таким образом, вышеуказанный товарный знак имеет правовую охрану. При этом нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак создают для ответчика самостоятельное правовое негативные последствия.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суд обращает внимание, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков (рисунков) с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков (рисунков) в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков (рисунков) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (рисунков) в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 41 правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Приговором от 08.12.2020, вступившим в законную силу ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде штрафа  в размере 100 000 руб. 00 коп. 

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ распространение экземпляров произведения является самостоятельным имущественным правом правообладателя, поэтому нарушением авторских прав является любое распространение без разрешения правообладателя.

Представленный ответчиком в торговой точке товар введен в оборот без разрешения правообладателя, и в соответствии с частью 4 статьи 1252 ГК РФ является контрафактным, поскольку в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными. 

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

Пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» определено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

При определении размера компенсации, заявленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в полномочия суда, рассматривающего дело по существу, с учетом положений статьи 71 АПК РФ, входит выяснение обоснованности указанной в иске стоимости товаров и (или) тех количественных показателей, из которых данная стоимость складывается либо которые влияют на ее величину.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков № 69042 и № 652411 в двукратном размере ущерба, рассчитанного в заключении эксперта № А4/2020 от 19.06.2020 в размере 423 527 руб. 69 коп. 

Ответчик, расчет истца, основанный на стоимости деталей оригинальной продукции, указанной в заключении эксперта, не оспорил. 

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарных знаков № 69042 и № 652411 подлежит удовлетворению в размере 847 055 руб. 38 коп. (423 527 руб. 69 коп. Х 2).

Довод ответчика о том, что упаковка, на которых нанесены спорные товарные знаки к продаже не предлагалась, использовалась  в личных целях, в связи с чем, требование компенсации за товарные знаки, размещенные на ней, необоснованно, подлежит отклонению.

При этом судом принято во внимание, что упаковка была изъята правоохранительными органами вместе с товаром, что зафиксировано в протоколе изъятия вещей и документов от 06.12.2019 (упаковка шестерен распределительного вала - количество 227 шт.  и упаковка для ГБЦ - количество 18 шт.). Из заключения эксперта ФИО5 усматривается, что исследуемая продукция упакована в упаковочную бумагу (коробку (стр.16,18 заключения).таким образом, материалы проверки  не позволяют суду сделать вывод, что упаковка использовалась без намерения ввести ее в гражданский оборот. Вместе с тем, изложенные представителем ответчика доводы являются голословными, не подтвержденными документальными доказательствами, имеющимися в деле.

Кроме того, поскольку, исходя из содержания статьи 1515 ГК РФ, понятие контрафакции применительно к праву на товарный знак определено по признаку незаконного размещения либо самого товарного знака, либо сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковке товаров, что само по себе является основанием для привлечения лица к ответственности за незаконное использование товарного знака.

ИП ФИО2 в отзыве на исковое заявление заявил ходатайство о снижении размера компенсации за незаконное использование товарных знаков № 69042 и № 652411.

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, сформировавшаяся судебная практика исходит из того, что размер компенсации, исчисленный на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, по смыслу пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, а потому суд не вправе снижать его по своей инициативе. При этом же постановлении указано, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом названного постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311, 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рассматриваемом случае истец лицо при обращении с настоящим иском, сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определило размер подлежащей взысканию компенсации.

Следовательно, с учетом вышеприведенных разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации снижение судом компенсации ниже указанного истцом размера, при отсутствии доказательств, подтверждающих иные обстоятельства, возможно только до размера, равного собственно стоимости контрафактного товара, и при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2021 по настоящему делу).

В настоящем случае в ходатайстве о снижении размера компенсации ответчик сослался на следующие обстоятельства: в период самоизоляции в 2020 году ТК «Арсенал» не работал, соответственно предпринимательская деятельность не осуществлялась, в дальнейшем ответчик вынужден нести бремя затрат по арендной плате; в настоящее время ответчик находится в тяжелом финансовом положении; предпринимательская деятельность ФИО2 относится к отрасли наиболее пострадавшей в результате коронавирусной инфекции; за счет заработка от предпринимательской деятельности полностью осуществляется содержание всей семьи; случай получения от стороннего лица товара с уже имеющийся маркировкой ГАЗ и УМЗ был единственный; предпринимательская деятельность на протяжении длительного времени связана в основном с реализацией автокомпонентов для автомобилей УАЗ; были предприняты меры, направленные на мирное урегулирование спора; незначительность цены и количества контрафактных товаров (388 единиц) маркированных товарным знаком АО «УАЗ».

Факт отсутствия ведения торговой деятельности в период мер по предотвращению распространения COVID-19, не является основанием для снижения размера компенсации.

В рассматриваемом случае ответчиком не представлено доказательств принятия всех зависящих от него мер по недопущению реализации (предложения к продаже) контрафактной продукции.

Суд считает, что приобретая товар у третьих лиц, не являющихся официальными представителями правообладателя, предприниматель при должной степени внимательности и осмотрительности мог запросить документы, подтверждающие факт ввода товара в гражданский оборот правообладателем, в целях избежания дальнейшей реализации контрафактного товара конечным потребителям. Реализация контрафактного товара наносит ущерб интересам и деловой репутации правообладателя товарного знака.

ИП ФИО2, являясь профессиональным участником рынка, должен быть осведомлен о свойствах, качественных и иных характеристиках товара, а также о порядке его реализации. Осуществляя предпринимательскую деятельность, ответчик несет риск наступления возможных неблагоприятных последствий.

Перечень охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков является открытым и размещается для всеобщего сведения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Соответственно, у предпринимателя имелась возможность проверить легальность ввода в гражданский оборот закупаемого товара, однако, он этого не сделал.

В данном деле, проявив грубую небрежность, ответчик допустил к розничной продаже контрафактные товары, не являющиеся оригинальной продукцией правообладателя.

Свою деятельность ответчик вел именно под товарными знаками истца, что свидетельствует об отсутствии такого критерия для снижения компенсации как - использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Из указанного выше следует, что нарушение ответчиком прав истца носило именно грубый характер.

Ответчик не доказал, что заявленный истцом размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Предпринимателем не представлено доказательств наличия совокупности критериев, изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, равно как и не представлено достоверных доказательств, явно свидетельствующих о возможности подобного снижения по изложенным критериям.

Таким образом, основания для снижения заявленного и обоснованного истцом размера компенсации за незаконное использование товарного знака № 69042 и № 652411 отсутствуют.

На основании изложенного судебные расходы по оплате государственной пошлине и судебной экспертизы на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167, 168, 170, 171, п. 2 ст. 176, ст. ст. 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :

Взыскать с индивидуального предпринимателя Романова Александра Владимировича (ИНН 525601928938, ОГРНИП 304525602300021), г. Нижний Новгород, в пользу акционерного общества «Ульяновский моторный завод» (ИНН 7326024874, ОГРН 1057326032895), г. Ульяновск Ульяновской области, 847055 руб. 38 коп. компенсации, а также 19 941 руб. 11 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд г.Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. 

СудьяО.ФИО6