АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-18411/2021

г. Новосибирск

10 декабря 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 декабря 2021 года

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2021 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Русмаш», г. Электросталь, ОГРН: 

<

***>  

к ФИО2, г. Тогучин (ОГРНИП: 

<

***>, статус индивидуального предпринимателя прекращен 01.04.2021)

о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей 00 копеек 

при участии в  судебном заседании представителей:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,  

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Русмаш» (далее – ООО «Русмаш») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ФИО2) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №473042 в размере 100 000 рублей 00 копеек, судебных издержек (расходы на покупку контрафактного товара) в размере 480 рублей 00 копеек, почтовых расходов в размере 92 рублей 00 копеек и расходов на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика в размер 200 рублей 00 копеек (уточненные требования).

Ответчик в своем отзыве с исковыми требованиями не согласен, считает, что дело неподведомственно Арбитражному суду Новосибирской области в связи с прекращением ответчика деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, при удовлетворении иска просит снизить размер компенсации до суммы  10 000 рублей.  

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства (арбитражный суд  располагает сведениями о получении адресатами направленной копии судебного акта (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в том числе публично, путем размещения информации о дате и времени слушания дела на интернет-сайте суда, в судебное заседание представителей не направили.

Ответчик представил ходатайство об отложении судебного заседания. 

Рассмотрев данное ходатайство, арбитражный суд   не усматривает оснований для его удовлетворения.

В соответствии с частью 4 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Таким образом, заявляя ходатайство об отложении рассмотрения дела, лицо, участвующее в деле, должно указать и обосновать, для совершения каких процессуальных действий необходимо отложение судебного разбирательства. Заявитель должен также  обосновать невозможность разрешения спора без совершения таких процессуальных действий.

При рассмотрении настоящего ходатайства арбитражный  суд учитывает, что необходимость обязательного личного участия представителя истца необоснована, так  как не указано, для совершения каких процессуальных действий необходима личная явка представителя в заседание суда апелляционной инстанции.

Более того, арбитражный суд учитывает, что участие в заседании суда возможно посредством видеоконференц-связи, веб-конференции, ходатайств об участии в судебном заседании путем использования обозначенных систем ответчиком  не заявлено, уважительных причин этому не приведено.

Таким образом, поскольку заявленное ходатайство не мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих о затруднительности рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика, в том числе в связи с намерением стороны осуществить какие-либо процессуальные действия, учитывая наличие изложенной в отзыве позиции, а также учитывая тот факт, что удовлетворение немотивированного ходатайства приведет к безосновательному затягиванию судебного разбирательства, в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания арбитражным  судом отказано.

В порядке части 3 статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел материалы дела  в отсутствие указанных лиц.

Рассмотрев материалы дела, проверив обстоятельства дела в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Из дела следует, что в ходе закупки, произведенной 14.07.2018 в торговой точке, расположенной вблизи адреса: 

<

...>, установлен факт продажи контрафактного товара (Автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «ПИЛОТ»), на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 473042 (Класс МКТУ 12).

В соответствии со ст. 493 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

В подтверждение продажи был выдан товарный чек: дата продажи: 14.07.2018 в 13:03, наименование продавца: ИП ФИО2, ИНН продавца: 543801412836.

ООО «Русмаш» принадлежат исключительные права на товарный знак №473042 . Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 473042, зарегистрировано 17.10.2012, дата приоритета 13.09.2011, дата истечения срока действия регистрации 13.09.2021. МКТУ: 12.

Информация об указанном товарном знаке располагается на официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/.

Кроме того, представителями истца была произведена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а кроме того подтверждает, что представленный товар был приобретен по представленному чеку.

В подтверждение указанных обстоятельств от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела СD-диска с записью контрольной закупки спорного товара, чека на приобретение спорного товара, а также спорного товара, приобретенного у ответчика – натяжителя цепи.  

Данные вещественные доказательства приобщены к материалам дела в порядке ст. 76 АПК РФ.

Судом обозрены вещественные доказательства, а также просмотрен CD-диск с закупкой спорного товара, на которой зафиксирован процесс покупки товара, выдачи чека. На видеозаписи зафиксировано, какой именно товар и чек были переданы покупателю. Внешний вид спорного товара, а также изображение чека, зафиксированные на видеозаписи, визуально совпадают с соответствующими доказательствами, представленными истцом в материалы дела. Видеосъемка произведена путем непрерывной фиксации происходящих событий без перерывов, видеозапись при непрерывающейся съемке отчетливо отображает процесс продажи товара и выдачу продавцом чека. Доказательств иного в материалы дела не представлено.

Согласно статье 64 АПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно статье 89 АПК РФ, иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. К иным документам и материалам относится материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном АПК РФ.

По смыслу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ, видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Таким образом, представленная совокупность доказательств подтверждает факт предложения товара к продаже и факт заключения договора розничной купли-продажи от имени ответчика.

Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с его согласия.

Ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак. Нарушение выразилось в использовании товарного знака, зарегистрированного под № 473042, путем предложения к продаже и реализации товара с нанесенными на него изображением, сходными до степени смешения с указанным товарным знаком.

Истец не давал ответчику разрешение на использование товарного знака.

Истец вручил ответчику претензию, где последний уведомляется о неправомерности его действий, а также предлагает ответчику добровольно выплатить компенсацию истцу за допущенное нарушение в досудебном порядке.

Однако ответчик не согласился добровольно урегулировать спор в досудебном порядке, что свидетельствует об отсутствии намерения ответчика с наименьшими потерями урегулировать возникший спор.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 1481 ГК РФ).

Как следует из положений ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Материалами дела подтверждено наличие у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 473042.

Как указано в п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Кроме того, могут приниматься во внимание Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), действовавшие на момент осуществления закупки спорного товара, которые не являются нормативным актом, но представляют собой сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы.

В соответствии с положениями параграфа 3 Методических рекомендаций, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения силуэта лошадиной головы и передних ног и расположенного слева от него изображения шестеренки с размещенным по диаметру внутренней окружности словесным обозначением «РУСМАШ».

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия на использование ответчиком товарного знака, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара - исчерпание права и пр.).

Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара, предлагаемого к продаже и реализованного ответчиком, также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Поскольку истец в рассматриваемом деле ссылался на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик заявлял соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств.

Исследовав и сравнив представленный истцом автоматический натяжитель цепи «Пилот», реализованный ответчиком, суд приходит к выводу, что обозначение на упаковке товара, приобретенного истцом, выполнено с подражанием изображению, зарегистрированного в качестве товарного знака № 473042, поскольку совпадают фонетический и графический признаки словесного обозначения, а также совпадают графические элементы.

Данные обстоятельства ответчиком ничем не опровергнуты.

С учетом изложенного факт реализации ответчиком контрафактного товара, на котором имеются изображения, сходные до степени смешения с вышеназванным товарным знаком истца, подтвержден материалами дела. 

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в пп. 1, 2 и 3 ст. 1301, пп. 1, 2 и 3 ст. 1311, пп. 1 и 2 ст. 1406.1, пп. 1 и 2 п. 4 ст. 1515, пп. 1 и 2 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанные способы определения компенсации являются альтернативными и определяются истцом.

В ходе рассмотрения дела истец изменил способ расчета компенсации и требует взыскания компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Лицензионным договором от 01.03.2016 № 2, заключенным с ИП ФИО3, истец предоставил лицензиату неисключительную лицензию на использование товарного знака. Стоимость использования товарного знака составляет 100 000 рублей.

Таким образом, компенсация, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 200 000 рублей (100 000 рублей x 2).

Вместе с тем, истец самостоятельно снизил размер компенсации до однократной стоимости права использования товарного знака, т.е. до 100 000 рублей.

Ходатайство об уточнении исковых требований судом принято в порядке ч.1 ст. 49 АПК РФ.

Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на спорный товарный знак, определив размер компенсации в соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ на основании лицензионного договора от 01.03.2016 № 2, заключенного с ИП ФИО3, которому истцом была предоставлена неисключительная лицензия использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042, ООО «Русмаш» просит взыскать с ответчика 100 000 рублей компенсации согласно вышеуказанному заявлению об уточнении исковых требований.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 01.03.2016, заключенным с иным лицом. Ответчик в данной ситуации вправе оспаривать стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации, представляя соответствующие доказательства в порядке ст. 65 АПК РФ.

Возражая против способа определения истцом цены права пользования товарным знаком, ответчик в отзыве на иск сослался на то, что сумма эта необоснованно высокая, с учетом того, что нарушение касалось одного товара и продолжалось один день. По мнению ответчика, истец в данном случае злоупотребляет правом (ст. 10 ГК РФ).

Как видно из представленных в дело документов, 01.03.2016 между ООО «РУСМАШ» (лицензиар) и ИП ФИО3 (лицензиат) заключен лицензионный договор № 2, согласно которому истец предоставил ФИО3 на срок действия договора неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам № 473042 (зарегистрирован 17.10.2012) и № 561554 (зарегистрирован 11.01.2016) в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (пункты 1.2, 2.1, 10.3).

Согласно пунктам 3.1 - 3.3 указанного договора лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара на согласованных сторонами образцах товара лицензиата; лицензиат обязан обеспечить соответствие качества изготавливаемых товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемых Техническими регламентами на изготавливаемые товары и всем требованиям государственных органов Российской Федерации; качество товаров, изготавливаемых лицензиатом, должна быть не ниже качества товаров лицензиара.

Согласно пункту 3.9 лицензионного договора от 01.03.2016 № 2 лицензиат вправе наносить товарный знак на производимые и реализуемые лицензиатом рекламные материалы и материалы информационного характера, связанные с реализуемым лицензиатом товаром.

В соответствии с пунктом 4.1 договора лицензиат обязуется уплачивать фиксированное вознаграждение за использование товарного знака № 473042 в размере 100 000 рублей за каждые 12 месяцев действия договора, за использование товарного знака № 561554 в размере 100 000 рублей за каждые 12 месяцев действия договора.

Данный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности, о чем имеются соответствующие сведения в материалах дела.

Отклоняя доводы ответчика относительно несоответствия цены права использования товарного знака объему допущенного правонарушения, суд первой инстанции сослался на отсутствие каких-либо доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение сведения, представленные истцом в подтверждение стоимости права пользования.

Ответчик также заявил об аффилированности истца и ФИО3 как второй стороны лицензионного договора, указав, что ФИО3 является учредителем ООО «Русмаш» (истца по настоящему делу).

Суд отмечает, что довод об аффилированности сторон лицензионного договора подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении истца, из которой следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО3

Вместе с тем, арбитражный суд отмечает, что само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд обращает внимание на то, что в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Арбитражный суд исходит также из того, что лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке.

Между тем, ответчик заявил о снижении стоимости права использования товарного знака по основаниям, предусмотренным постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 24.07.2020 N 40-П отметил, что снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Конституционный Суд Российской Федерации в указанном постановлении подчеркнул, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. 

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь – в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Суд отмечает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости правомерного использования товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой стоимости.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости использования товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик в отзыве на иск, в том числе, заявил о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации, указывая на несоответствие обстоятельств, при которых было допущено нарушение прав истца и условий лицензионного договора.

Арбитражный суд отмечает то, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, продолжительность использования товарного знака не может быть принята в один день, поскольку такой период не соответствует сроку, на который в обычной хозяйственной практике может быть предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Вместе с тем изложенное не означает, что судом при определении размера компенсации путем установления цены, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, не может учитываться установленная в представленном правообладателем лицензионном договоре продолжительность его действия и должна приниматься та продолжительность, которая предусмотрена лицензионным договором.

Арбитражный суд также отмечает, что помимо срока использования исключительного права и количества товара, маркированного товарным знаком, учету подлежат и другие критерии, на основе которых определяется цена, которая при сравнимых условиях взыскивается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, в частности: объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт).

Пунктом 2.2 лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 лицензиару предоставлено право использовать товарный знак в собственной экономической деятельности любым способом, не нарушающим действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1482 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд также отмечает, что в рассматриваемом случае индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей, нарушил право на товарный знак иным способом: продал малоценный товар, на упаковке которого имелось изображение товарного знака истца.

Суд отмечает, что ответчиком допущено нарушение прав истца в городе Тогучине одного из 85 регионов Российской Федерации, в то время как согласно пунктам 1.3 и 2.1 лицензионного договора его действие распространяется на всю территорию Российской Федерации.

Кроме того, принадлежащий истцу товарный знак был использован при продаже одного товара, в то время как лицензиар предоставил лицензиату неисключительную лицензию в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации. Такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

При этом, как разъяснено высшей судебной инстанцией, суд, определяя размер компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

Доказательств того, что ФИО2 привлекался к ответственности за нарушение интеллектуальных прав иных правообладателей, не имеется, следовательно, спорное правонарушение совершено им впервые.

Также из материалов дела следует, что ФИО2 в настоящее время прекратил свою предпринимательскую деятельность, поскольку согласно сведениям из ЕГРИП статус индивидуального  предпринимателя им прекращен 01.04.2021.

С учетом изложенных выше обстоятельств арбитражный суд приходит к выводу о возможности определения размера компенсации в размере 50 000 рублей.

При этом суд учитывает, что истец, предъявляя в арбитражный суд настоящее исковое заявление, в качестве суммы компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, указал на взыскание с ответчика суммы в размере 50 000 рублей, полагая этот размер соответствующим принципам разумности и обоснованности компенсации за нарушение своего нарушенного права.

Возражения ответчика о неподведомственности настоящего спора арбитражному суду ввиду того, что на момент подачи настоящего иска ответчик утратил статус индивидуального предпринимателя, отклонены судом.

Дело рассмотрено арбитражным судом по существу предъявленных требований, исходя из разъяснений п. 4 Постановления № 10, согласно которому независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации, к которым относятся товарные знаки.

Истцом в рамках рассмотрения настоящего дела заявлено об отнесении на ответчика судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей, судебных издержек в сумме 200 рублей за получение сведений в виде выписки из ЕГРИП, в сумме 490 рублей за покупку спорного товара, в сумме 92 рублей за почтовые расходы.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, признаются судебными издержками, поскольку их несение было необходимо для реализации права на обращение в суд. Так как спорный товар является доказательством неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности ответчиком, затраты на его приобретение являются обоснованными и подлежат взысканию со стороны ответчика.

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ обстоятельства дела и доказательства, представленные истцом в обоснование своих требований, арбитражный суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ООО «Русмаш» иска о взыскании с ответчика 50 000 рублей 00 копеек компенсации, расходов на приобретение товара в размере 490 рублей 00 копеек, почтовых расходов на сумму 92 рублей 00 копеек и расходов на получение Выписки из ЕГРИП в отношении ответчика в размере 200 рублей 00 копеек.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ  судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине  подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

взыскать с ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Русмаш» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак №473042 в размере 50 000 рублей 00 копеек, судебные издержки (расходы на покупку контрафактного товара) в размере 480 рублей 00 копеек, почтовые расходы в размере 92 рублей 00 копеек, расходы на получение выписки из ЕГРИП в отношении ответчика в размер 200 рублей 00 копеек, а также 2 000 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине по иску.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине по иску в сумме 2 000 рублей 00 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                  И.В. Лузарева