АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-18035/2020

город Кемерово

27 января 2021 года

Дата оглашения резолютивной части решения: 20 января 2021 года

Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 27 января 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Филатова А.А.

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Интелпро», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ», город Мариинск, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Приоритет», город Подольск, Московская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС-ГРУПП», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 о взыскании 591 611 560 руб.

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность от 20.07.2020, паспорт, диплом);

от ответчика: ФИО3 – представитель (доверенность от 06.11.2019 № 85, паспорт, диплом), ФИО4 – представитель (доверенность от 15.10.2020 № 70, паспорт, диплом).

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Интелпро», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ», город Мариинск, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 591 611 560 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, по свидетельствам № 423101, 426223, 413889.

Исковые требования мотивированны незаконным использованием ответчиком товарных знаков, правообладателем которых является истец.

Правовое обоснование иска: статьи 1229, 1484, 1515, 1519, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 30.11.2020 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил об увеличении размера исковых требований до 593 859 213 руб. 20 коп. компенсации за неправомерное использование товарных знаков.

Ходатайство об увеличении размера исковых требований принято судом к рассмотрению.

В судебном заседании 21.12.2020 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил отказ от требования о взыскании компенсации по товарным знакам по свидетельствам № 426223 и № 413889.

Ходатайство принято судом к рассмотрению.

В настоящем судебном заседании истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил об изменении исковых требований, просит взыскать 532 091 293 руб. 20 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, по свидетельству № 423101.

Ходатайство об изменении исковых требований принято судом к рассмотрению 

Ответчик иск оспорил, сославшись на то, что продукция производилась и поставлялась по заказу третьего лица ООО «Статус-Групп» в соответствии с условиями сублицензионных договоров от 30.09.2016 № 22/09-2016, от 18.12.2015 № 02/12-2015, от 01.04.2017 № 01/04-2017, эталон (образец) продукции  согласованы ООО «Статус-Групп», использование в производстве только тех комплектующих материалов (этикеточное оформление, бутылка, пробка, колпачок и т.д., которые согласованы.

Кроме того, ответчик полагает, что истец злоупотребляет правом, поскольку спорный товарный знак никогда не использовался правообладателем, не осуществлялась деятельность по производству алкогольной продукции, не предоставляло никогда и никому право на использование спорного товарного знака, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии угрозы смешения товарного с этикетом водки «Добрый медведь», кроме того полагает, что спорный товарный знак в виде изображения следа медвежьей лапы является дополнительным (слабым) относительно доминирующего товарного знака изображения медведя, соответственно не может восприниматься отдельно от иных элементов этикетки и её конструкции в целом.

Одновременно ответчик заявил о снижении размера компенсации до 300 000 руб., сославшись на отсутствие вины ответчика, поскольку ответчик действовал по поручению сублицензиара, нарушение не носит грубый характер, совершено впервые, использование спорного товарного знака не является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, размер компенсации многократно превышает вероятные имущественные потери истца, в случае использования товарного знака в соответствии с условиями лицензионного договора.

Из пояснений сторон и письменных документов, представленных в дело следует, что общество с ограниченной ответственностью «Интелпро», город Москва согласно, представленных сведений с официального сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в сети Интернет и свидетельств на товарные знаки листы дел, в период времени с 13.01.2017 по 01.11.2018 являлось правообладателем товарного знака № 423101 (графическое изображение в виде следа медвежьей лапы): дата приоритета 11.02.2010, дата регистрации 18.11.2010, дата истечения срока действия исключительного права: 11.02.2020;

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров относящихся к 33 классу МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), водка.

В ходе мониторинга истцом установлено, что обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ», город Мариинск, Кемеровская область производит, реализует и вводит в гражданский оборот алкогольную продукцию с торговым названием «Добрый медведь» с использованием товарного знака № 423101 (изображения лапы медведя) на этикетках и крышечке.

Обстоятельства размещения на производимом и реализуемом товаре спорного товарного знака подтверждены протоколом осмотра письменных доказательств от 14.10.2019, а также сведениями, содержащимися в уведомлении от 05.04.2017 № 79,  направленном в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка о намерении реализовывать алкогольную продукции, к которым приложены образцы маркировки алкогольной продукции (внешний вид продукта) на которых изображен спорный товарный знак, при этом в графе «сведения о товарном знаке» ответчиком не указаны сведения об использовании товарного знака № 423101, а указаны только три товарных знака, права на использование которых переданы по лицензионному и сублицензионным договорам.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Следовательно, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Ответчик факт производства и поставки алкогольной продукции с использованием товарных знаков, правообладателем которых в спорный период времени являлся истец, не оспорил, ссылаясь в то же время на использование изображений группы товарных знаков в соответствии с согласованным эталоном товара на условиях лицензионного и сублицензионных договоров.

Вместе с тем, ни лицензионным договором от 29.06.2016 № 14/04-2016, заключенным правопредшественником истца обществом с ограниченной ответственностью «Дивиус» (лицензиар) с обществом с ограниченной ответственностью «Статус-Групп» (лицензиат), ни заключенные лицензиатом с ответчиком сулблицензионные договоры от 30.06.2016 № 22/09-2016, и от 01.04.2017 № 01/04-2017, не содержат условий о передаче права использования товарного знака № 423101, в связи с чем, доводы ответчика о согласовании условий нанесения спорного товарного знака в виде изображения лапы медведя на товар с правообладателем не приняты судом во внимание.

Доказательства наличия права на изготовление и продажу спорного товара, на котором содержаться обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, в дела не представлены.

Объем реализованной продукции определен истцом в соответствии с ответом федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), с учетом доводов ответчика дублировании одной накладной два раза, применив контррасчет ответчика: 1 112 220 бутылок, проданных по цене 173 руб. и 437 580 бутылок, проданных по цене 168 руб. 27 коп.

Ответчик объем и стоимость произведенной и реализованной продукции не оспорил.

Нарушение ответчиком исключительных прав на использование товарных знаков и наименования места происхождения товара  послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака, в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса, любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В соответствии со статьями 1488, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжение правообладателем исключительным правом на товарный знак возможно путем заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

Документальное подтверждение заключения договоров между истцом и ответчиком в материалы дела не представлено.

Правообладатель товарного знака вправе передать по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак, в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, приобретателю исключительного права (пункт 1 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации). Такой договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что следует из статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Доказательства злоупотребления правом суду не представлены. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 Гражданского кодекса Российской Федерации, в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных положений, исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку.

Следовательно, неправомерное нанесение товарного знака на этикетку или упаковку товара является нарушением исключительных прав на товарный знак в отношении не упаковки, а самого этого товара.

Таким образом, изготовлением и реализацией ответчиком товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 423101 (след лапы медведя), нарушены исключительные права истца на данный товарный знак.

В соответствии с частью 4 статьи 1515  Гражданского кодекса Российской Федерации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.

В силу части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере, по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в виде двукратного размера стоимости контрафактных товаров, который составил исходя из объема реализованного товара 532 091 293 руб. 20 коп. (2 * 1 112 220 бут.* 173 руб. = 384 828 120 руб. + 2 * 437 580 бут.* 168, 27 руб. = 147 263 173 руб. 20 коп. = 532 091 293 руб. 20 коп.).

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо за допущенное правонарушение в целом. 

В силу абзаца 3 части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом, в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» абзацы 3, 4 пункта 3.2. и пункт 4) отражено, что абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.

Пунктом 4.2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П установлено, что отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Конституционный суд Российской Федерации указал, что при снижении размера компенсации ниже пределов, установленных законом, суд с учетом принципа разумности, справедливости и обеспечения баланса основных прав и законных интересов участников гражданского оборота, помимо соблюдения превентивной функции компенсации, должен учитывать материальную возможность предпринимателя нести ответственность.

Пунктом 5 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П, указано, что с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Согласно статьям 8, 9, 65, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 АПК РФ, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и на основе состязательности и равноправия сторон.

Истцом доказан факт нарушения ответчиком исключительного права на товарные знаки и обоснованность заявленного требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки.

Вместе с тем, при определении размера компенсации, суд, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствия сведений о наличии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, исходя из того, что ранее не было истцом заявлено ответчику требование о прекращении нарушения и изъятии контрафактного товара из продажи,  с учетом принципов разумности и справедливости, соразмерности требуемой истцом суммы компенсации последствиям совершенного ответчиком нарушения, считает возможным снизить размер компенсации вдвое до суммы 266 045 646 руб. 60 коп. (532 091 293 руб. 20 коп. : 2).

При указанных обстоятельствах исковое заявление, с учетом снижения судом размера компенсации подлежит удовлетворению в части.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на сторон пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ», город Мариинск, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Интелпро», город Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 266 045 646 руб. 60 коп. компенсации за неправомерное использование товарных знаков, 100 000 руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск), в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва). 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                              А. А. Филатов