Арбитражный суд Московской области 

проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва, 107053 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-19922/23

04 августа 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2023года.  Полный текст решения изготовлен 04 августа 2023 года.  

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Немковой В.А.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой А.В.  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315774600409245) к ООО АШАН (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

третье лицо: ООО "ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ" (ИНН 

<

***>), 

о взыскании, при участии – согласно протоколу при участии в судебном заседании – согласно протоколу судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315774600409245) обратился  в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО АШАН  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2) о взыскании с ООО «АШАН» в пользу  ИП ФИО1 компенсации за использование товарного  знака в размере 1 676 481 рублей 6 копеек (пп.2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса  РФ) (с учетом уточнений, принятых судом в порядке 49 ст. АПК РФ).  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной  ответственностью "ФЕНИКС-ПРЕЗЕНТ" (ИНН 

<

***>).  

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что  ему принадлежит исключительное право на товарный знак, однако ответчик без его  разрешения использовал в своей хозяйственной деятельности сходное до степени  смешения с этими объектами исключительных прав обозначение, чем нарушил  соответствующие права истца.  

Ответчик указывал на то, что используемое ответчиком обозначение не  сходно до степени смешения с названным товарным знаком, не однородно товаром,  в отношении которых он зарегистрирован, в действиях истца имеется  

злоупотребление правом, поскольку сам истец не использует товарный знак, кроме  того истцом неверно рассчитан размер компенсации.  

Третье лицо в письменных пояснениях поддержало позицию ответчика,  изложив аналогичные доводы.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в  полном объеме.  

Представители ответчика и третьего лица возражали против удовлетворения  исковых требований по доводам, изложенным отзыве и в письменных пояснениях.  

Представитель третьего лица заявил ходатайство о фальсификации  лицензионного договора, представленного в материалы дела истцом.  

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 161 АПК РФ суд проверяет  обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо,  представившее это доказательство, заявило возражения относительно его  исключения из числа доказательств по делу.  

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным  законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации  доказательства.  

При этом под фальсификацией понимается любое сознательное искажение  представляемых суду доказательств, которое может быть выполнено путем  подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл,  или ложных сведений, а также искусственное создание любого доказательства по  делу (фабрикация).  

В силу положений статьи 161 АПК РФ заявление о фальсификации  доказательств может проверяться не только с помощью экспертного исследования  документа, но и путем оценки совокупности имеющихся в материалах дела  доказательств.  

По своей сути рассмотрение заявления о фальсификации доказательства  является проверкой заявления о недостоверности доказательств, представленных  одним из лиц, участвующих в деле.  

В данном случае в обоснование сомнений в подлинности документа заявитель  не представил доказательств, объективно свидетельствующих об их фальсификации  и невозможности использования указанных документов в качестве доказательств по  настоящему делу.  

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства,  представленные в материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц,  участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – «Правообладатель») является правообладателем  товарного знака « », свидетельство № 644701 по классу МКТУ 28  (в том числе, игрушки, елочные украшения), приоритет товарного знака 18.08.2016  г., дата регистрации 12.02.2018 г..  

Истцу стало известно, что ответчик использует обозначение  

 на упаковки товара – . 

При этом, как отмечает истец, ответчик использует указанное обозначение для  тех же товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца 28-го  класса МКТУ - елочные украшения.  

Данные действия ООО АШАН (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), по  мнению ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 315774600409245),  нарушают его права на товарный знак.  

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию, которая  оставлена ответчиком без удовлетворения.  

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушает исключительное  право истца, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему  делу.  

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их  совокупности и взаимной связи, приходит к следующим выводам.  

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или  юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по  своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным  Кодексом не предусмотрено иное.  

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать  другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием  (разрешением).  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат  интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия  правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.  Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную  этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами  иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.  

Наличие у истца исключительного права на товарный знак « 

» по свидетельству Российской Федерации № 644701 подтверждается  представленными в материалы дела сведениями о государственной регистрации  обозначения в качестве товарного знака.  

Сравнив товарный знак истца и с обозначением, используемым ответчиком,  суд исходит из следующего.  

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019   № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального  

смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями  соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на  отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными  лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может  полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с  лицом, которому принадлежит товарный знак.  

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется  исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для  указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но  идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности  товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного  обозначения.  

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной  возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара  представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд  учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они  изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или  взаимозаменяемость и другие обстоятельства.  

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения  товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и  смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по  своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких  элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и  обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.  

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и  однородности товаров не требуется.  

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность  смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные  обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в  отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного  знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака;  степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров  и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных  общим со спорным обозначением элементом.  

При определении вероятности смешения также могут учитываться  представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического  смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных  потребителей соответствующего товара.  

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности  товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из  соответствующих обстоятельств друг на друга.  

 В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения  документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых  действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на  государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного  знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки  на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную  

регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений,  указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме  свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак  обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных  Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от  20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается сходным до  степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно  ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с  учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.  

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения  сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными  обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.  

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),  графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:  

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:  наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость  звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний  по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число  слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;  близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих  частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;  

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:  общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом  характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);  расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого  написано слово; цвет или цветовое сочетание;  

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:  подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение  значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов  обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет  самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях  понятий, идей.  

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в  отдельности, так и в различных сочетаниях.  

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и  действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной  регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче  свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их  дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного  учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020   № 12 (далее – Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются  со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими  словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с  изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными  обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы.  Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями  и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого  

комбинированного.  

При этом следует иметь в виду, что словесные обозначения могут включать  как сильные, так и слабые элементы.  

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера и иногда  лежит в основе серии знаков одного правообладателя, образуемой путем  присоединения к нему различных частей слов или неохраняемых обозначений  (например, «ЛИОТОН», «ЛИОТОН ГЕЛЬ», «ЛИОТОН 1000»).  

Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может  рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией  знаков.  

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует  учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить  два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом  потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.  

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения  или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия  однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки  зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего  Руководства).  

При установлении однородности товаров определяется принципиальная  возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих  товаров одному изготовителю.  

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид)  товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта  товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при  установлении однородности услуг.  

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или  услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что  может привести к предположению об их возможной принадлежности одному  правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени  смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.  

Вероятность смешения зависит также от известности анализируемых  обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (п. 7.3  главы 2 раздела IV Руководства).  

Товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации   № 644701 является словесным товарным знаком, выполненным стандартным  шрифтом, черным цветом на белом фоне, заглавными буквами, кириллицей.  

Обозначение используемое на упаковке товара  ответчиком является комбинированным, состоящим из стилизованного  изобразительного элемента в виде красного прямоугольника в белой рамке с  изображением оленя между слов.  

 При этом суд обращает внимание на то, что обозначение, используемое  ответчиком, представляет собой целостную композицию, с доминирующим  элементом в виде красного прямоугольника и изображением качающегося оленя,  

при этом словесный элемент является блеклым, выполнен белым цветом,  стилизованным шрифтом с разреженным интервалом.  

В то же время, товарный знак истца не имеет в своем составе изобразительных  элементов, выполнен жирным черным шрифтом.  

Указанные графические отличия обуславливают формирование различного  зрительного впечатления от сравниваемых обозначений.  

С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые  обозначения производят различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг  с другом в целом.  

Таким образом, проанализировав указанные обозначения в целом, суд пришел  к выводу об отсутствии их сходства до степени смешения.  

Относительно однородности товаров и учета ее при определении степени  сходства обозначений суд полагает необходимым отметить следующее.  

Как указано в пункте 45 Правил № 482 и пункте 7.2.1 Руководства, при  установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность  возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному  изготовителю.  

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские  свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,  взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их  реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),  круг потребителей и другие признаки.  

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа  перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги  по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к  одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).  

Товарный знак « » по свидетельству Российской Федерации   № 644701 зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки;  гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные  украшения.  

При этом обозначение используется ответчиком на  товаре , который представляет собой искусственную декоративную  ветку растения с тремя лепестками, красными ягодами и шишкой.  

При этом суд учитывает, что на этикетке товара указано «новогодняя ветка из  полиэтилена», а на ценнике товара «украшение ветка в ассорт».  

Вместе с тем суд полагает, что близость товаров при отсутствии сходства  обозначений до степени смешения не может повлечь вероятность смешения  обозначений рядовым потребителем, в том числе, с учетом следующего.  

В пункте 2.1.8 Руководства отмечено, что не обладают различительной  способностью простые указания товаров и/или услуг, заявляемые для обозначения  

этих товаров и/или услуг (фрукты, одежда, ремонт, строительство).  

Обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые  наименования товаров и/или услуг, будут восприниматься потребителем как  информация о самих товарах и/или услугах, а не об их происхождении от того или  иного производителя.  

Упомянутые обозначения должны быть свободны, так как могут быть  использованы различными производителями однородных товаров и/или услуг.  

Кроме того, разные производители одного и того же вида товара должны  иметь возможность размещать на товаре, его упаковке и т.п. общепринятое  наименование этого товара (сметана, пицца, шоколад и т.д.).  

В связи с этим суд полагает, что использование обозначения  « » в отношении различных товаров, относящихся к  украшениям, будет восприниматься потребителем как назначение самого товара, а  не об их происхождении от того или иного производителя, что исключает  возможность смешения и введение потребителей в заблуждение.  

В обозначении, используемом ответчиком, отсутствуют признаки,  позволяющие однозначно отнести товар к елочным украшениям.  

Кроме того, суд считает, что спорный товар не является имитацией ветки ели  или иного хвойного дерева, имеет иное применение в сравнении елочными  украшениями. Так же, товар не относится к новогодним елкам, поскольку имеет явно  выраженные листья, плоды, не имеет хвои.  

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о том, что использование  ответчиком обозначения не может привести к смешению с  товарным знаком истца, содержащим словесные элементы « », в  отношении упаковки декоративной ветки, предлагаемой к продаже ответчиком.  

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о недоказанности факта  нарушения ответчиком исключительных прав истца,  

Кроме этого суд отмечает следующее. 

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481  Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной  собственности, направленным на охрану результата производства.  

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный  знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской  конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из  фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со  стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).  

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о  необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются  недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя  права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к  использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения  обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим  

правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом  период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное  право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса  (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со  стороны истца.  

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в  подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака  правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное  намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае  же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не  с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь  с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в  защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.  

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013)  

Суд обращает внимание на то, что Судом по интеллектуальным правам по  делу № СИП-353/2023 решением от 26.07.2023 правовая охрана товарного знака  «Время чудес» по свидетельству РФ № 644701 в отношении товаров «елочные  украшения» 28-го класса МКТУ прекращена вследствие его неиспользования.  

При этом Суд по интеллектуальным правам указал на недоказанность факта  использования ИП ФИО1 товарного знака в отношении «елочные  украшения» 28-го класса МКТУ.  

При это суд в рамках настоящего дела критически относится к  представленным представителем истца таможенным декларациям №№  10702070/060922/3291359, 10702070/101022/3342132, поскольку данные документы  также не подтверждают факт ввоза товара с использованием товарного знака «Время  чудес», так как при описании товара в декларации в графе 31 «Описание и  характеристики товара» декларант в лице ООО «Уникс» указал на отсутствие  товарного знака на товаре.  

Заключение лицензионного договора само по себе без доказательств его  реального исполнения и ввода в гражданский оборот услуг с использованием  товарного знака не свидетельствует об использовании лицензиатами спорного  товарного знака  

Иных доказательств, достоверно свидетельствующих об использовании  истцом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 644701 в  отношении спорных товаров в материалы дела не представлено.  

С учетом изложенного, суд полагает, что доводы ответчика о том, что  действия предпринимателя имеют признаки злоупотребления правом, являются  обоснованными.  

Таким образом, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле  доказательства в совокупности с фактическими обстоятельствами по делу, суд  признает заявленные требования истца не подлежащими удовлетворению.  

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в  соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Руководствуясь частью 5 статьи 96, статьями 110, 156, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Возвратить ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  315774600409245) из бюджета государственную пошлину в размере 32 323 руб.,  уплаченную по платежному поручению от 03.03.2023  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской  области в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья В.А. Немкова