РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                              Дело № А40-232773/19-5-1930

17.01.2020 г.

Резолютивная часть решения оглашена 16.12.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 17.01.2020 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Киселевой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD 

к ответчикам: 1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДТ Центр" (141431 МОСКВА ГОРОД ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 300 СТР. 40, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2007, ИНН: 

<

***>)

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХРЕНТ" (119331 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО ДОМ 29 Э 5 КОМ 20 ОФ 27 , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.03.2004, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (123308 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА ДОМ 2 ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ I КОМ 67, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2017, ИНН: 

<

***>)

об обязании совершить определенные действия

в заседании приняли участие:

от истца: ФИО2, по дов. от 25.12.2018 г.

от ответчика 1: ФИО3, по дов. от 01.10.2019 г.

от ответчика 2: ФИО3, по дов. от 01.10.2019 г.

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "СДТ Центр" и ООО "СТРОЙТЕХРЕНТ" об обязании передать права администрирования доменного имени http://www.sdlg.ru. SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD не позднее 14 календарных дней  с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, запрете использовать товарный знак  "SDLG" в доменном имени http://www.sdlg.ru, а также администрирование доменного имени http://www.sdlg.ru. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ)

Истец в ходе судебного заседания истец устно заявил об отказе от исковых требований в части требований к ООО "СДТ Центр".

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказе от иска заявлен уполномоченным лицом.

Судом рассмотрено заявление истца, установлено, что отказ от иска не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем, данный отказ от иска принимается арбитражным судом.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ отказ истца от иска является основанием для прекращения производства по делу.

Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как указывает истец, Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd (далее - Правообладатель) является обладателем исключительных прав на товарный знак «SDLG» (международная регистрация товарного знака № 1004853, охраняемый на территории Российской Федерации).

В обоснование заявленных требований истец указывает, что между ООО «СДТ Центр» (Дистрибьютер) и Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd (SDLG) (Истец) был заключен дистрибьютерский договор (далее договор), который в настоящий момент прекращен.

ООО «СДТ Центр» на дату подачи иска не является дистрибьютером SDLG на территории РФ, лицензионный договор, дающий право на использование товарного знака SDLG на территории РФ, между сторонами не подписан, следовательно, Ответчик-1 не имеет прав на использование любой интеллектуальной собственности SDLG. Но при этом продолжает размещать в сети интернет сайт http://www.sdlg.ru информацию о товаре SDLG и использовать в своей деятельности товарный знак SDLG.

Согласно данным справочной службы whois, доступной в сети Интернет по адресу: https://www.reg.ru/whois/?check=&dname=sdlg.ru& _csrf=3a2c228b01c0566e23d290edffd42067, по состоянию на дату подачи иска, администратором домена sdlg является - юридической лицо ООО «Стройтехрент». Которое также не имеет законных оснований на использование доменного имени, которое до степени смешение аналогично товарному знаку "SDLG". Никаких договорных отношений между ООО «Стройтехрент» и истцом нет.

Истец утверждает, что использование доменного имени «SDLG» аналогичного товарному знаку «SDLG» нарушает его права в соответствии со ст. 1484 ГК РФ и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающую все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Ответчик незаконно использует товарный знак и фирменное наименование Истца для привлечения внимания потребителей к информации о предлагаемых к продаже товаров, оказание сервисных услуг.

Любая поддержка домена и незаконное использование товарного знака «SDLG» является нарушением исключительных прав компании Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

Согласно Правилам регистрации доменных имен в зоне «.RU», «.РФ» регистрация двух и более идентичных доменных имен технически невозможна, поэтому своими действиями ответчик препятствует истцу в использовании своего товарного знака в доменном имени интернет-сайтов, рекламирующих товары и услуги. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 20.05.2019г. истцом была направлена ответчику претензия, которая была им проигнорирована.

На основании вышеизложенного истец утверждает, что действия ответчика нарушают исключительные права Правообладателя на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В пункте 3 статьи 1484 ГК РФ указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно абзацу 3 п.п. 5.1. ст. 1252 ГК РФ, не требуется предъявления правообладателем претензии до предъявления им требования, указанного в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 1 и пункте 5 настоящей статьи.

Истец как правообладатель имеет исключительное право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015г. № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Используемое ответчиком на сайте обозначение "SDLG" является сходным до степени смешения с товарными знаком истца по свидетельству  № 1004853.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца. Доказательства наличия согласия истца на использование товарного знака суду не представлено. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доводы изложенные ответчиком в представленном письменном отзыве судом не принимаются, как не подтвержденные и не соответствующие материалам дела.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании передать права администрирования доменного имени http://www.sdlg.ru. SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD не позднее 14 календарных дней  с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, запрете использовать товарный знак  "SDLG" в доменном имени http://www.sdlg.ru, а также администрирование доменного имени http://www.sdlg.ru., обоснованы и подлежат удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 112, 167 – 170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD от исковых требований к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДТ Центр" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

Производство по делу в указанной части прекратить.

Запретить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХРЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) использовать товарный знак  "SDLG" в доменном имени http://www.sdlg.ru, а также администрирование доменного имени http://www.sdlg.ru.

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХРЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) передать права администрирования доменного имени http://www.sdlg.ru. SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD не позднее 14 календарных дней  с даты вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Взыскать  с  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХРЕНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD 12 000 (двенадцать тысяч) руб. расходов по оплате госпошлины.

Возвратить ООО "Компания СИМ-авто" из дохода федерального бюджета 6000 руб. госпошлины, оплаченной по платежному поручению № 7718 от 29.07.2019 г. за SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья Киселева Е.Н.