АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г. Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846)207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

05 февраля 2021 года

Дело №

А55-23131/2018

Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 05 февраля 2021 года 

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Калимулиной Н.Г.

рассмотрев в судебном заседании  04 февраля 2021 года  дело по иску

Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc)

к  ФИО2

третьи лицо: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

2. Акционерное общество «Эколаб»

о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца и выплатить компенсацию в размере 

3 000 000 руб.

при участии в заседании

от истца -  ФИО3, по доверенности от 07.09.2018 от ответчика - ФИО4, ФИО5  по доверенности от  21.01.2021

от третьих лиц - не явились, извещены

Установил:

Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ФИО2 о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца на товарные знаки и фирменное наименование путем запрета ответчику использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 руб., а также о признании порочащими деловую репутацию истца сведений, опубликованных на сайте ответчика (с учетом принятых судом уточнений иска).

     Решением Арбитражного суда Самарской области от 24.06.2019 исковые требования удовлетворены частично, суд признал регистрацию, администрирование и использование ФИО2 доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование. Запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru. Взыскал со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 50000 руб. компенсации, а также 14000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в иске отказал.

     Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2019 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

     Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2020 исковые требования удовлетворены частично. Суд признал регистрацию, администрирование и использование ФИО2 доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование; запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru; взыскал со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 100 000 руб. компенсации, а также 22 267 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части в иске отказано.

      Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по делу № А55-23131/2018 решение Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2020 по настоящему делу в обжалуемой части оставлено без изменения.

      Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2020 решение Арбитражного суда Самарской области от 27.02.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по делу № А55-23131/2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.   

      В процессе рассмотрения дела от истца через систему «Мой Арбитр» поступили письменные пояснения, в соответствии с которыми первоначально заявленные требования требования поддержал с учетом конкретизации порочащих деловую репутацию сведений, подлежащих удалению.

        Ответчик возражал относительно удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в письменных отзывах на исковое заявление и в дополнениях к ним.

        В процессе рассмотрения дела от ответчика поступило устное ходатайство об обязании истца представить дополнительные документы и сведения, мотивированное ст. 5 АПК РФ, в удовлетворении которого судом отказано протокольным определением. 

        Исследовав материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что предъявленные исковые требования не подлежат удовлетворению ввиду нижеследующего.

        Как указал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 22.09.2020 и  в  соответствии  с  пунктом  1  статьи  1229  ГК  РФ  гражданин  или юридическое  лицо,  обладающие  исключительным  правом  на  результат интеллектуальной  деятельности  или  на  средство  индивидуализации (правообладатель),  вправе  использовать  такой  результат  или  такое средство  по  своему усмотрению  любым  не  противоречащим  закону способом. 

        Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат   интеллектуальной   деятельности   или   на   средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. 

          Правообладатель может  по  своему  усмотрению  разрешать  или запрещать  другим  лицам  использование  результата  интеллектуальной деятельности  или  средства  индивидуализации.  Отсутствие  запрета  не считается согласием (разрешением). Другие  лица  не  могут  использовать  соответствующие  результат интеллектуальной  деятельности  или  средство  индивидуализации  без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

         Согласно  пункту  1  статьи  1484  ГК  РФ  лицу,  на  имя  которого зарегистрирован  товарный  знак  (правообладателю),  принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей  1229  ГК  РФ  любым  не  противоречащим  закону  способом (исключительное  право  на  товарный  знак).  

         Правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.    

         Согласно  пункту  2  статьи  1484  ГК  РФ  исключительное  право  на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом  вводятся  в  гражданский  оборот  на  территории  Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет»,  в  том  числе  в  доменном  имени  и  при  других  способах адресации. 

         Никто  не  вправе  использовать  без  разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации  которых  товарный  знак  зарегистрирован,  или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

         В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  1252  ГК  РФ  в  случаях, предусмотренных   Кодексом   для   отдельных   видов   результатов интеллектуальной  деятельности  или  средств  индивидуализации,  при нарушении  исключительного  права  правообладатель  вправе  вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение  указанного права.  

        Компенсация  подлежит  взысканию  при доказанности  факта  правонарушения.  

        При  этом  правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

        Из пункта 1 статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическому лицу принадлежит  исключительное  право  использования  своего  фирменного наименования  в  качестве  средства  индивидуализации  любым  не противоречащим  закону  способом,  в  том  числе  путем  его  указания  на вывесках,  бланках,  в  счетах  и  иной  документации,  в  объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернете». 

         Исходя  из  положений  части  1  статьи  65  Арбитражного процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  во  взаимосвязи  с положениями статей 1474, 1481, 1484,1252 ГК РФ, в предмет доказывания по  требованию  о  защите  исключительного  права  на  фирменное наименование  входят  факты  его  принадлежности  истцу  и  нарушения  ответчиком  исключительного  права  на  фирменное  наименование  путем использования  тождественного  или  сходного  до  степени  смешения обозначения при  осуществлении аналогичных видов деятельности, а по требованию о защите исключительного права на товарный знак –факты принадлежности  истцу  указанного  права  и  использования  ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с этим товарным знаком, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,  или  однородных  товаров  (услуг),  если  в  результате такого использования возникнет вероятность смешения.

        Установление указанных обстоятельств является существенным для дела,  от них  зависит  правильное  разрешение  спора.  

         При  этом  вопрос оценки  представленных  на  разрешение  спора  доказательств  на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

          В  соответствии  с  разъяснениями,  содержащимися  в  пункте  158 постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации от23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской  Федерации» (далее –Постановление  №  10) требование  о пресечении  нарушения  (подпункт  2  пункта  1 статьи  1252  ГК  РФ), выражающегося  в  неправомерном  использовании  доменных  имен, тождественных  или  сходных  до  степени  смешения  с  товарным  знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования  о  запрете  использования  доменного имени  определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

         По  общему  правилу,  нарушением  исключительного  права  на товарный  знак  является  фактическое  использование  доменного  имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении  товаров,  однородных  с  теми,  для  которых  предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления № 10).

         В  соответствии  со  статьей 1250  ГК  РФ  интеллектуальные  права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

        С учетом приведенных норм права и разъяснений высшей судебной инстанции  у  судов  не  имеется  правовых оснований    для запрета использовать  (администрировать)  доменное  имя  «ecolabhealthcare.ru»,  а также  веб-сайт  «www.ecolabhealthcare.ru»  в  полном  объеме,  поскольку запрет  может  быть  введен,  в  силу  указанного  выше, по  требованию  о защите  исключительного  правана  фирменное  наименование только  в отношении аналогичных видов деятельности, а по требованию о защите исключительного права на товарный знак в отношении товаров (услуг), для  индивидуализации  которых  товарный  знак  зарегистрирован,  или однородных им. 

          В пункте 158  Постановления  №  10 также разъяснено, что нарушением  исключительного  права  на  общеизвестный  товарный  знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе  факт  регистрации  доменного  имени,  тождественного  этому общеизвестному  товарному  знаку  или  сходного  с  ним  до  степени смешения.

         Кроме  того,  согласно  разъяснениям,  содержащимся  в  этом пункте Постановления № 10, действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его  использования)  могут  быть  признаны  актом  недобросовестной конкуренции.  

        В  этом  случае  исходя  из  целей  регистрации  доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. 

        Согласно п.9 абз.1 ст.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам  конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

       Из данного определения следует, что недобросовестная конкуренция может осуществляться только лицом, которое признано хозяйствующим субъектом. 

      Под хозяйствующим субъектом Закон о защите конкуренции понимается (п. 5 абз. 1 ст. 4) коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации. 

        Из указанного выше определения недобросовестной конкуренции следует, что недобросовестная конкуренция представляет собой любые действия, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. В рамках настоящего дела ответчиком выступает физическое лицо, которое не осуществляет профессиональную деятельность, приносящую доход. Доказательств обратного материалы дела не содержат. 

        Поскольку защищаемые в рамках настоящего дела товарные знаки истца не являются общеизвестными товарными знаками (не признаны в качестве  таковых  в  установленном  порядке  Роспатентом),  а  действия ответчика при регистрации спорного доменного имени не могут быть признаны актом  недобросовестной  конкуренции,  у  суда  не  имеется  правовых оснований   для  признания действий  ФИО2  по  регистрации доменного имени «ecolabhealthcare.ru» нарушением исключительных прав истца на товарные знаки и запрещения использовать данное доменное имя. 

        Вышеуказанные выводы изложены в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2020 по настоящему делу. 

        Как следует из ч. 2.1 ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также ч. п. п. 4 п. 35 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" указания суда кассационной инстанции, в том числе на толкование процессуального законодательства, изложенные в его постановлении, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело (часть 2.1 статьи 289 Кодекса).

         При указанных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований следует отказать. 

        Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы ответчика по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб по делу (3 000 руб. х 4 жалобы) относятся на истца.

       В связи с отказом в иске, обеспечительные меры, принятые определением суда от 09.11.2018, подлежат отмене.

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

       Взыскать с Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) в пользу ФИО2 12 000 руб. судебных расходов.

       Отменить обеспечительные меры, принятые определением суда от 09.11.2018.

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1