ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-7015/2024

07 февраля 2025 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2025 года

Постановление изготовлено в полном объеме  07 февраля 2025 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Геворкян Д.С.

судей  Горбачевой О.В., Фуркало О.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Риваненковым А.И., 

при участии:  

от истца: ФИО1 (по доверенности от 29.03.2024); 

от ответчика: Богатырь В.А. (по доверенности от 07.06.2024); 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-36072/2024) ООО «Вискофф» на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 24.09.2024 по делу № А21-7015/2024, принятое по заявлению ООО «Вискофф»

к  ИП ФИО2

3-е лицо: 1) ООО «Либерти», 2) Роспатент,

о запрете использования товарного знака,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Вискофф» (ОГРН 

<

***>, 

<

...>; далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением о запрете ответчику – индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>; далее – предприниматель, ответчик) использования обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком № 944583, признании незаконными, нарушающими права истца, действий предпринимателя по использованию товарного знака № 944583 и взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. 

   Решением Арбитражного суда  Калининградской области от 24.09.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

   В апелляционной жалобе ООО «Вискофф», ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

   В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

  Законность и обоснованность решения суда проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО «Вискофф» обладает исключительным правом на товарный знак «SWISSO KAFFEE» № 944583 (дата приоритета с 12 октября 2022 года), для использования с товарами, включенными в 30 класс МКТУ. 

            Истцу стало известно, что ИП ФИО2 использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «SWISSO KAFFEE», а именно осуществляет услуги и реализует товары на территории Российской Федерации с использованием обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащим правообладателю товарным знаком.

 Факт использования товарного знака ответчиком зафиксирован истцом на сайте http://www.pro-opt-torg.ru, что отражено в протоколе нотариального осмотра от 02.04.2024 г.

   С целью урегулирования спора ООО «Вискофф»  в адрес ИП ФИО2  направлено претензионное требование о прекращении незаконного использования товарного знака, о выплате компенсации.

   Оставление ответчиком данного требования без удовлетворения, послужило основанием для обращения ООО «Вискофф»  в арбитражный суд с настоящим иском.

   Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу о том, что цель приобретения спорного товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом.

   Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, выслушав позицию ответчика, пришла к следующему.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

   Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

   Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

   В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

   В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

   Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

   Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

   Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

   Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

   Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

   При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

   Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

   Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

   Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

   В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

   1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

   2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

   Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации учитываются вышеуказанные обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,  ООО «Вискофф» обладает исключительным правом на товарный знак «SWISSO KAFFEE» № 944583 (дата приоритета с 12 октября 2022 года), для использования с товарами, включенными в 30 класс МКТУ. 

   Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на отсутствие доказательств, подтверждающих использование истцом спорного товарного знака, что, по мнению ответчика, свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца.

   Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац того же пункта).

   В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

   В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

   В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

   Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

   Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

   В качестве недобросовестной конкуренции также могут быть квалифицированы действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

   При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

   С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

   Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что зарегистрированное обозначение, ранее использовалось без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получило известность в результате именно такого использования, а товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

   Верховный Суд Российской Федерации в определении от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555 высказал правовую позицию, согласно которой, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца. Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

   Иными словами, правомерной целью регистрации и использования товарного знака является индивидуализация производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (самим лицом или его контрагентами). Приобретение же товарных знаков (особенно в словесной части сходных с уже используемыми товарными знаками или коммерческими обозначениями) с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах.

   В данном случае истцом не представлено в материалы дела достаточных доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им или третьими лицами с его согласия предпринимательской деятельности.

            Как правильно указал суд первой инстанции,  товар со спорным товарным знаком, поставляется ООО «Либерти» в Российскую Федерацию, на основании контракта с иностранной компанией, более 10 лет, что подтверждено представленными в материалах дела товарно-сопроводительными документами, декларациями, заявлениями с нотариально заверенным переводом компании Юсен Асесорес Асоциадос, (Барселона, Испания), COFFEE PROMOTION (ФИО3, Польша) о делегировании права торговли ООО «Либерти» кофе «SWISSO KAFFEE», свидетельства о принадлежности торговой марки иностранному юридическому лицу и регистрация ее в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза.

            Истец также не отрицал, что регистрация товарного знака в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (в соответствии со статьи 334 Федерального закона № 289-ФЗ от 03.08.208 года) с момента его регистрации в Роспатенте и на дату подачи искового заявления, им не производилась.             Материалами дела подтверждается, что кофе «SWISSO KAFFEE», поставлено от ООО «Либерти» ответчику на основании Договора поставки от 01.08.2023. ООО «Либерти» официально осуществляет поставки данной продукции – кофе «SWISSO KAFFEE», на территорию Российской Федерации с территории Еврозоны, где приобретается у официального производителя и поставщика, что подтверждается вышеперечисленными документами.

            Более того,  согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Роспатент) комбинированный товарный знак «В» по заявке № 2022772627 с приоритетом от 12 октября 2022 года зарегистрирован Роспатентом 1 июня 2023 года за № 944583 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Вискофф»

   При этом, как указано судом выше, доказательств использования товарного знака № 958695 истцом не представлено и в материалах дела такие доказательства отсутствуют.

   Апелляционный суд поддерживает вывод суда первой инстанции, что лицо, обладающее настолько значительным количеством товарных знаков и, тем не менее, регулярно подающее новые заявки на регистрацию товарных знаков, не может добросовестно использовать их все в гражданском обороте.

            При таких обстоятельствах, апелляционный суд признает обоснованными выводы суда первой инстанции о том, что действительная воля правообладателя выражается не в стремлении данного лица защитить право на товарный знак, а на извлечение выгоды из своего преимущественного положения с намерением причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной самим  ООО «Вискофф» ценности товарного знака компенсации

   Соответственно, цель приобретения спорного товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом, в связи с чем, в силу статьи 10 ГК РФ, заявленные ООО «Вискофф» требования, признаны судом апелляционной инстанции необоснованными.

   При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции как законное и обоснованное отмене не подлежит.

   Доводы подателя апелляционной жалобы об обратном основаны на переоценке представленных в дело доказательств. Иное толкование заявителем положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств настоящего дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

   Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется.

   В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

            На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  Калининградской области  от 24.09.2024 по делу №  А21-7015/2024  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Д.С. Геворкян

Судьи

О.В. Горбачева

 О.В. Фуркало