АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-9565/2023

г. Нижний Новгород                                                                                 29 мая 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 15мая 2024 года

Решение изготовлено в полном объеме 29 мая 2024 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Трошиной Наталии Владимировны (шифр офиса 47-208), при ведении протокола судебного заседания секретарем Рогожиной Н.Е., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», г.Москва (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>),

к ответчикам обществу с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура», г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),обществу с ограниченной ответственностью «СК-Трейд», г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о взыскании компенсации,

при участии: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности; ФИО2- представитель по доверенности

от  ООО «Белая Мануфактура»: ФИО3, представитель по доверенности;

от  ООО «СК-Трейд»: ФИО4 – представитель по доверенности.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», г.Москва, обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура», г.Нижний Новгород, о взыскании 35020154руб.00коп. компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж "Умка" мультипликационных фильмов "Умка" (1969г.), " Умка ищет друга" (1970г.), за период  с 01.04.2020 по 23.12.2021.

Определением от 27.09.2024 суд удовлетворил ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве второго ответчика общество с ограниченной ответственностью «СК-Трейд», г.Нижний Новгород.

Также в данном судебном заседании заявил ходатайство об увеличении исковых требований, просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Белая Мануфактура»  компенсацию в сумме 76185413 руб. 34коп., с общества с ограниченной ответственностью  «СК-Трейд» компенсацию в сумме 8272742руб.00коп.

Судом уточнение было принято к рассмотрению.

Определением от 01.11.2024 было принято к рассмотрению  ходатайство истца об увеличении размера исковых требований, настаивает на взыскании с общества с ограниченной ответственностью  «Белая Мануфактура»  компенсации в сумме 81052387 руб. 34коп., с общества с ограниченной ответственностью «СК-Трейд» компенсации в сумме 8272742 руб. 00коп.

В судебном заседании истец заявил ходатайство об увеличении исковых требований, просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура»  компенсацию в сумме 81052387 руб. 34коп., с общества с ограниченной ответственностью  «СК-Трейд» компенсацию в сумме 435357084руб. 00коп.

Судом уточнение было принято к рассмотрению.

В судебном заседании 15.05.2024 истец в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы и просил поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: "Каков максимальный размер суммы компенсации, которая может быть взыскана с ООО «Белая Мануфактура» в рамках дела № А43-9565/2023 за нарушение прав на интеллектуальную собственность ООО «Союзмультфильм», допущенное организацией в период с 01.04.2020 г. по 23.12.2021, не приводящий к несостоятельности ООО «Белая Мануфактура», при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «Белая Мануфактура», а также при учёте возможности отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (ст. 324 АПК РФ)? 

В случае предоставления судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, в течение какого периода времени ООО «Белая Мануфактура» сможет исполнить обязательство по выплате компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность и продолжить свою деятельность, если общий размер такой компенсации составит 81 052 387,34 руб., при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «Белая Мануфактура»? 

 В случае предоставления судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, в течение какого периода времени ООО «Белая Мануфактура» сможет исполнить обязательство по выплате компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность и продолжить свою деятельность, если общий размер такой компенсации составит 40 526 193,67 руб., при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «Белая Мануфактура»? 

Каков максимальный размер суммы компенсации, которая может быть взыскана с ООО «СК-Трейд» в рамках дела № А43- 9565/2023 за нарушение прав на интеллектуальную собственность ООО «Союзмультфильм», допущенное организацией в период с 01.04.2020 г. по 23.12.2021 г., не приводящий к несостоятельности ООО «СК-Трейд», при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «СК-Трейд», а также при учёте возможности отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (ст. 324 АПК РФ)? 

В случае предоставления судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, в течение какого периода времени ООО «СК-Трейд» сможет исполнить обязательство по выплате компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность и продолжить свою деятельность, если общий размер такой компенсации составит 435 357 084,00 руб., при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «СК-Трейд»?

В случае предоставления судом отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, в течение какого периода времени ООО «СК-Трейд» сможет исполнить обязательство по выплате компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность и продолжить свою деятельность, если общий размер такой компенсации составит 217 678 542,00 руб., при условии надлежащего управления организацией и при условии добросовестного поведения участников ООО «СК-Трейд»?

Судом ходатайство ООО «Союзмультфильм» рассмотрено и отклонено, исходя из следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

В данном конкретном случае с учетом того, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, в том числе первичных документов, для принятия правового решения, а само по себе проведение экспертизы по конкретным поставленным истцом вопросам с учетом специфики данного спора не направлено на достижение правовой определенности во взаимоотношениях сторон, и не способствует скорейшему разрешению правового конфликта между участниками спора и соблюдению установленных сроков рассмотрения дела, суд пришел к выводу о возможности разрешения спора, не прибегая к услугам специалиста.

ООО «СК-Трейд» заявило о пропуске истцом срока исковой давности на предъявление требований о взыскании с ООО «СК-Трейд» компенсации за период с 01.04.2020  по 27.09.2020.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195  Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

В рассматриваемом случае истец о том, что ООО «СК-Трейд» реализует продукцию  с использованием исключительных прав, принадлежащих ООО «Союзмультфильм»,  узнало 17.02.2023 после ознакомления с материалами административного дела №077/01/14.6-17813/2022, исковое заявление подано в суд 06.04.2023, поэтому срок исковой давности не может считаться пропущенным. 

В обоснование исковых требований истец указал, что общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажа «Умка»  из мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.), на основании лицензионного договора №01/СМФ-л от 27.03.2020, заключенного между ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм».

Также лицензионный договор № 01/СМФ-Л от 27.03.2020 предусматривает приобретение ООО «Союзмультфильм» прав на использование анимационных фильмов (и его элементов) «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.).

В соответствии с п. 2.1. лицензионного договора, лицензиар предоставил лицензиату право использования Объектов лицензирования, указанных в Приложении № 3 к данному договору.

Пункт 4.1. Приложения № 2 к лицензионному договору,  указывает на вид лицензии – исключительная, т.е. без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Пункт (8) Приложения № 1 к лицензионному договору  указывает, что Объекты лицензирования включают в себя Элементы Произведения, которые в соответствии с пунктом (6) этого же Приложения включают в себя Персонажи Произведений.

Кроме того, персонаж «Умка» прямо указан в Приложении № 3 к лицензионному договору  как объект лицензии.

Таким образом, объём прав, полученных лицензиатом по  лицензионному договору № 01/СМФ-Л от 27.03.2020, включает в себя право на использование персонажей аудиовизуальных произведений, в том  числе персонажа «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.).

Пп. (2) п. 4.1. Приложения № 2 к лицензионному договору,  включает в состав способов использования Объектов лицензирования следующий: воспроизведение и переработка для целей Мерчендайзинга (включая любые адаптации и изменения) Объектов лицензии (в том числе Элементов Произведения) в составе Товаров (как в содержании продукции и на её упаковках, обложках, этикетках, сопроводительных документах, сети Интернет, договорах оказания услуг и т.п., оформлении дизайна Товаров, иным другим образом в целях создания, производства, осуществления соответствующей деятельности и реализации.

При этом под Мерчендайзингом (пункт (19) Приложения № 1 к лицензионному договору понимается, в том числе, процесс использования Персонажей и иных Элементов Произведения, включая, но не ограничиваясь, для продвижения, создания, использования и оборота Товаров и Услуг и осуществления связанной с этим деятельности.

В период с 01.04.2020 по 23.12.2021  общество с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура»  и общество с ограниченной ответственностью «СК-Трейд»  осуществляло использование интеллектуальной собственности, права на использование которой принадлежат ООО «Союзмульфильм», при производстве и реализации своей продукции путем нанесения на упаковку производимых и реализуемых товаров серии «Умка»  наименования аудиовизуальных произведений «Умка» (1969 г.), «Умка ищет друга» (1970 г.).

Изображения, наносимые ответчиками на контрафактную продукцию, воспроизводят:

•имя персонажа медвежонка Умка мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.), «Умка ищет друга» (1970 г.), а также название первого из данных произведений и часть названия второго (в текстовой части);

•индивидуализирующие характеристики персонажа медвежонка Умка мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.), «Умка ищет друга» (1970 г.).

Как указывает истец, использование ответчиками интеллектуальной собственности осуществлялось без заключения лицензионного договора и без получения разрешения правообладателя путем реализации товаров серии «Умка»  посредством Интернет-магазинов и розничных сетей. Считает продукцию, производимую и реализуемую Ответчиками под брендом «Умка», контрафактной. Факт нанесения ответчиками на продукцию наименования аудиовизуальных произведений «Умка» (1969 г.), «Умка ищет друга» (1970 г.)  в спорный период и предложения такой продукции к продаже подтверждается содержанием сайта http://umkababy.ru/, зафиксированного посредством бесплатного онлайн-архива некоммерческой библиотеки Wayback Machine «https://archive.org/». 

Стоимость продукции, на упаковке которой ответчиками незаконно воспроизводились элементы персонажа «Умка» подтверждается представленным в материалы административного дела №077/01/14/6-17813/2022  информационным письмом, подписанным директором ООО «Белая Мануфактура» ФИО5, согласно которому за период с январь-сентябрь 2021 года общая сумма отгрузок продукции ТМ «Умка», реализуемой через ООО «Интернет решения» (Интернет-магазин ozon.ru) составила 17 510 077,00 руб., а также подтверждается данными из системы мониторинга https://mpstats.io, зафиксированными Протоколом № 1694505331675 от 12.09.2023 10:57 МСК, которым подтверждается реализация ООО «СК-Трейд» в спорный период (с 01.04.2020 по 23.12.2021 ) посредством торговой платформы Wildberries товаров линейки «Умка» на сумму 4 136 371,00 руб.

Ссылаясь на допущенное ответчиком нарушение исключительных авторских прав на рисунки (изображения) персонажа «Умка»  из мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.) и «Умка ищет друга» (1970 г.) истец 28.02.2023 направили ООО «Белая Мануфактура» претензию №90/23-СМФ от 28.02.2023 с требованием в семидневный срок с момента получения настоящей претензии предоставить сведения об общей сумме отгрузок продукции ТМ «Умка» за период с 01.04.2020  по 23.12.2021, реализованной через торговые сети и интернет-магазины, а также в тридцатидневный срок с момента направления настоящей претензии выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на персонаж «Умка» мультипликационных фильмов «Умка» (1969 г.), «Умка ищет друга» (1970 г.) за период с 01.04.2020  по 23.12.2021  в размере 35020154,00 руб.

Данная претензия оставлена без ответа, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя при этом из следующих обстоятельств дела, норм материального и процессуального права. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В пункте 1 статьи 1259 названного Кодекса приводится открытый перечень объектов авторских прав, которыми являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в их числе поименованы аудиовизуальные произведения.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

В силу пункта 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Как разъяснено в пункте 82 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), с учетом пункта 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3)в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истец обосновывает свои требования о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости товаров в соответствии с п. 3 статьи 1252, п.п. 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации,  исходя из объёма выпущенной продукции, длительности нарушения исключительных прав истца, недобросовестности ответчиков.

При подаче иска истец просил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура» 35020154руб.00коп. компенсации, составляющую двукратную стоимость согласно данных письма, подписанного директором ООО «Белая Мануфактура» ФИО5, по которому за период с январь-сентябрь 2021 года общая сумма отгрузок продукции ТМ «Умка», реализуемой через ООО «Интернет решения» (Интернет-магазин ozon.ru) составила 17 510 077,00 руб.

В процессе рассмотрения данного дела, судом по ходатайству истца  были направлены запросы об объеме реализованной продукции ответчиками, согласно ответов поступивших  от ООО «Умный ритейл» (онлайн- магазин «Самокат») от 24.08.2023, от ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» от 26.09.2023, от ПАО «Детский Мир» №1120 от 22.12.2023 истец уточнил исковые требования и настаивает на взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура»  компенсацию в сумме 81052387 руб. 34коп., с общества с ограниченной ответственностью  «СК-Трейд» компенсацию в сумме 435357084руб. 00коп.

Ответчики факт использования персонажа "Умка" мультипликационных фильмов "Умка" (1969г.), " Умка ищет друга" (1970г.), в период  с 01.04.2020 по 23.12.2021 не отрицают, возражая против размера компенсации, который просят  снизить, заявляют о проявлении разумной осмотрительности и добросовестности в спорный период.

В Постановлениях от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П, от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

ООО «Белая Мануфактура» настаивает на отсутствии его вины в совершении правонарушения в отношении исключительных прав истца, поскольку имело в период с 01.04.2020 по 23.12.2021 шесть действующих зарегистрированных товарных знаков с изображением белого медвежонка «Умка» и имени «Умка».

Кроме того, ООО «Белая Мануфактура» пояснило, что с 2014 года обладает  исключительными правами на дизайн логотипа и дизайн-макеты упаковок «Умка» на основании Договора № 434/05-13 от 08.04.2013.

В 2015 году ООО «Белая Мануфактура» был произведен редизайн логотипа и упаковок производимой продукции, что подтверждается  Договором № 122/12-15 от 04.12.2015,заключенным между ООО «Белая мануфактура» и ФИО6

10.10.1997 ОАО «Химик» подало заявку на регистрацию товарного знака «УМКА» по свидетельству № 176047; 06.12.2007 срок действия регистрации данного товарного знака был продлен. 

27.10.2017 между ОАО «Химик» и ООО «Белая Мануфактура»  заключен договор № РД0235420 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 176047. 

28.06.2013 ООО «СК-Трейд» подало заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 537553.

В соответствии с лицензионным договором от 11.11.2016 № РД0210148 ООО «Белая Мануфактура» было предоставлено право использования данного товарного знака.

14.04.2015 ООО «СК-Трейд» подало заявку на регистрацию товарного знака по свидетельству № 601908.

 В соответствии с лицензионным договором от 05.10.2017 № РД0233494 ООО «Белая Мануфактура» было предоставлено право использования данного товарного знака.

Таким образом, ООО «Белая Мануфактура» принадлежали права на использование следующих средств индивидуализации: товарный знак по свидетельству № 176047, товарный знак по свидетельству № 601908, товарный знак по свидетельству № 537553. 

26.07.2017 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 682100.

 07.06.2019 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 774316.

 19.12.2019 ООО «Белая Мануфактура» была подана заявка на регистрацию товарного знака по свидетельству № 797626.

ООО «Союзмультфильм» (истец) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.11.2017.

27.03.2020 Истец заключил с ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» лицензионный договор №01/СМФ-л о предоставлении исключительной лицензии.

14.09.2021, а затем 14.04.2022 истец обратился в Роспатент с возражениями по товарным знакам Ответчика. Решениями Роспатента от 22.11.2021, от 04.07.2022 правовая охрана всех товарных знаков ООО «Белая Мануфактура» была прекращена.

В октябре 2021 года истец обратился к ООО «Белая Мануфактура» с предложением заключить лицензионный договор, 24.12.2021  был заключен лицензионный договор на право использования имени «Умка».

Полученные ответчиком ООО «Белая Мануфактура» права по указанному лицензионному договору позволили последнему зарегистрировать 06.10.2022 года товарный знак № 897173 (дата приоритета знака 28.04.2022).

В заявленном истцом периоде неправомерного использования права срок отсутствия правовой охраны продукции, производимой и реализуемой ответчиками с использованием имени «Умка» составил всего 1 (один) месяц. 

Ответчик полагает, что заявляя о взыскании компенсации в таком размере, при  наличии заключенного с ним лицензионного договора, целью не является восстановление нарушенных прав истца, а свидетельствует о   устранении конкурентов ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд» с рынка по продаже детской косметики и бытовой химии под брендом «Умка».

Ответчиками представлен в дело договор поставки №Д/0369 от 29.03.2019, заключенный между ООО «Союзмультфильм» и ООО «Симбат».

Полагают, что ООО «Союзмультфильм», преследуя цель использовать уже разработанный ООО «Белая Мануфактура» бренд детской продукции «Умка», известность и популярность бренда, согласовал с ООО «СИМБАТ» перечень утвержденных макетов упаковок товаров, схожих до степени смешения с упаковками товаров, реализуемых ООО «Белая Мануфактура» и ООО «СК-Трейд». Обстоятельства смешения установлены вступившим в законную силу Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 29.02.2024 г. по делу № А40-126073/23 и материалами административного дела №077/01/14/6-17813/2022.

В настоящее время истец отказывает ООО «Белая Мануфактура»  в пролонгации лицензионного договора на право использования произведения: часть мультфильма «Умка», а именно наименование/или Имя (наименование) его персонажа – Умка).

ООО «СК-Трейд», возражая против заявленной суммы размера компенсации, указал, что не является производителем товаров под брендом «Умка» и осуществляет исключительно реализацию продукции своих партнеров, в том числе продукции ООО «Белая Мануфактура» по договору поставки от 16.06.2015, и о  претензиях истца узнал только из настоящего спора, свои действия считает добросовестными, поскольку полагал, что находился под правовой защитой товарных знаков поставщика.

Деятельность ООО «СК-Трейд» по оказанию ООО «Белая Мануфактура» услуг по реализации товаров является однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей.

Ответчик при определении размера компенсации просит применить положения Справки по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги "реализация товаров", в названии или на вывеске магазина (утв. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2022 г. N СП-21/22) (далее - Справка СИП) при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42 класса "реализация товаров", стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное.

В соответствии с данной справкой при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42 класса «реализация товаров», стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное.

В отношении размера компенсации судом установлено следующее.

В справке по вопросу расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг при неправомерном использовании знака обслуживания, зарегистрированного в отношении услуги «реализация товаров», в названии или на вывеске магазина (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 г. № СП-21/22) указано на неопределенность в применении способа расчета компенсации, заключающегося в удваивании выручки, при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги «реализация товаров».

Поскольку продажа товара сама по себе не является услугой, а самостоятельную стоимость услуг по реализации товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги «реализация товаров» при применении подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 Кодекса В ряде дел при предъявлении требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг истцы представляют сведения о выручке, полученной ответчиками от реализации товаров с использованием спорного   обозначения.

В таких случаях представляется необходимым исходить из  следующего.

Согласно абзацу второму пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы,    подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, то есть доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров.

Кроме того, ответчики являются действующими предприятиями. Общая сумма реализованных товаров, помимо чистой прибыли, содержит в себе сумму всех производственных расходов на приобретение сырья, расходных материалов, упаковки и иные сопутствующие расходы, необходимые для изготовления товара.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из полученных сведений о выручке ответчиков.

Для целей применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров», стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное.

В положениях статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. 

 Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении истца (пункт 59 Постановления № 10, пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В связи с чем суд может исходить из того, что стоимость услуги «реализация товаров» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, то есть со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на произведение (рисунок) в отношении услуги «реализация товаров».

С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации.

Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что исходя из особенностей конкретной услуги эти способы дают идентичный результат.

Оценив представленные истцом и ответчиками доказательства, суд считает возможным применить в данном случае положения справки СИП от 13.10.2022 г. № СП-21/22.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статья 1489 ГК РФ).

В данном случае 24.12.2011 между  ООО "Союзмультфильм и  ООО "Белая манафактура" был заключен лицензионный договор  № АМ-СМФ-12/21-252 в редакции Дополнительного соглашения от 22.05.2023, согласно которого   размер вознаграждения за использование права определен сторонами в размере 4000000руб. за период с 24.12.2021 года по 31.08.2024 года (32 месяца). Стоимость права использования за 1 месяц составляет 125 000 руб. Спорный период с 01.04.2020 по 23.12.2021 составляет 21 месяц, размер вознаграждения истца за указанный период составил бы 2625000 рублей.

Следовательно двукратный размер стоимости права использования произведения  составляет 5250000руб.00коп.

ООО "Белая манафактура" заявило ходатайство о снижении размера компенсации до однократной стоимости права использования произведения  составляющей 2625000 руб.00коп.

ООО «СК-Трейд» просит снизить компенсацию до 1750000руб.00коп.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция может быть использована и при применении пункта 3 статьи 1301 ГК РФ.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее однократной стоимости права использования произведения).

Оценив заключенный ООО "Белая манафактура" с истцом лицензионный договор, социальную значимость предприятий ответчиков, в том числе с учётом количества работающих на предприятиях сотрудников и производимые ими налоговые отчисления в доход соответствующих бюджетов, значительный потребительский спрос продукции и высокий репутационный рейтинг ответчиков, а также то обстоятельство, что удовлетворение заявленных требований в полном объёме приведёт к невозможности исполнения ответчиками обязательств не только перед третьими лицами, но и перед истцом. Ранее ни ООО «Белая Мануфактура» ни ООО «СК-Трейд» не привлекались к ответственности за нарушение исключительных прав третьих лиц, в том числе истца. Также суд учитывает, что нарушение исключительных прав истца было прекращено ответчиками до момента получения досудебной претензии по настоящему спору. 

Таким образом, с учетом изложенных обстоятельств требования истца подлежат частичному удовлетворению с ООО "Белая манафактура" в размере 3000000руб.00коп.,  а с ООО «СК-Трейд» в размере 6000000руб.00коп.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине относятся на ответчиков.

Денежные средства оплаченные истцом по судебной экспертизе подлежат возврату последнему с депозитного счета арбитражного суда Нижегородской области.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

С учетом изложенного, руководствуясь статей 110, 167-171, 180, 181, 182, 319, 321 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белая Мануфактура», г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», г.Москва (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>), 3000000 руб.00коп. компенсации, 37234руб.90коп. расходов по госпошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-Трейд», г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», г.Москва (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>), 6000000 руб.00коп. компенсации, 160866руб.10коп. расходов по госпошлине.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК-Трейд», г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в доход федерального бюджета РФ 1899руб.00коп. расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм», г.Москва (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>), с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области 200000руб.00коп. оплаченных по платежному поручению № 4502 от 02.05.2024 расходов по судебной экспертизе.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в  Суд по Интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья           Н.В.Трошина