АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем  Российской  Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Южно-Сахалинск                                                               Дело №  А59 – 1754/2022

16 марта 2023 года

 

Резолютивная часть решения суда объявлена в судебном заседании  09.03.2023, решение суда в полном объеме  изготовлено 16.03.2023.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 306501013700020, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о запрете использовать обозначение «Фрутовит» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 617287, № 617288, в частности: при производстве товаров, предложения к продаже, продаже товаров, о взыскании компенсации в размере 9 059 510 рублей 40 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 74 298 рублей,

при участии: от истца – представитель ФИО3 по доверенности от 23.03.2022, от ответчика – представитель ФИО4 по доверенности от 16.05.2022, от третьего лица – не явился, 

 

У С Т А Н О В И Л:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в суд с иском  к  обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (далее - ответчик) о запрете использовать обозначение «Фрутовит» в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки № 617287, № 617288, в частности: при производстве товаров, предложения к продаже, продаже товаров, о взыскании компенсации в размере 9 059 510 рублей 40 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 74 298 рублей.

Исковые требования мотивированы нарушением исключительных прав правообладателя на товарные знаки и нормативно обоснованы положениями статей 1129, 1225,1477,1484,1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Определением суда от 25.04.2022 указанное заявление принято к производству, возбуждено дело №А59-1754/2022.

Представитель истца в судебном  заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований.

Возражая против исковых требований, ответчик указывает, что решение суда по делу А40-208181/2020 по иску истца к ООО «Фрутовит» не имеет преюдициального значения для настоящего судебного спора, поскольку ответчик в рассмотрении указанного дела не участвовал. Указанный судебный акт подтверждает лишь факт реализации ООО «Фрутовит» контрафактной продукции, но не совершение каких-либо действий, нарушающих права истца ответчиком по настоящему делу. В доказательство нарушения ответчиком прав на использование товарного знака истцом представлены лишь бланки счетов-фактур и товарных накладных. Представленные ИФНС России № 33 по г. Москве книги продаж ООО «Фрутовит» также не позволяют подтвердить факт незаконного использования товарного знака ответчиком, поскольку не содержат информацию о какой-либо маркировке, упаковке товара либо нанесенном на товар изображении. Истцом не представлено доказательств выпуска товара в оборот, его хранения в целях последующей реализации, материалов контрольной закупки, фактов рекламирования ответчиком товаров. Штрихкоды, указанные в товарных накладных, не входят в состав обязательных реквизитов первичного документа, поэтому ответчик не обязан их проверять. Штрихкод не может подтверждать факт незаконного использования товарного ответчиком.

Кроме того, в обоснование исковых требований представлены штрихкоды, датированные 2020-2021, в то время, как срок договора поставки между истцом и ответчиком истек 31.12.2018. Ответчик поддержал заявленное ходатайство о пропуске срока для защиты своих прав.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих товарных знаков:

- № 334658, зарегистрированного 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 334659, зарегистрированного 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 348782, зарегистрированного 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 348783, зарегистрированного 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- № 370691, зарегистрированного 29.01.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 377548, зарегистрированного 23.04.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- № 617288, зарегистрированного 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- № 617287, зарегистрированного 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- № 806526, зарегистрированного 12.04.2021 (приоритет 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38,  39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушенные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- № 806527, зарегистрированного 12.04.2021 (приоритет 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38,  39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Из искового заявления следует, что в 2018 году истцу стало известно, что компания ООО «ФРУТОВИТ» (ИНН 

<

***>) незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками индивидуального предпринимателя ФИО2 №№ 617287, 617288, 348783, 334658, 334659, 348782, 370691, 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети интернет.

В этой связи, индивидуальный предприниматель ФИО2 обратился в Арбитражный суд г. Москва с исковым заявлением с требованием взыскать с ООО «ФРУТОВИТ» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №№ 617287, 617288 в размере 47 328 797,66 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 года по делу № А40-208181/20-105-989 с ООО «ФРУТОВИТ» была взыскана компенсация в размере 47 328 797,66 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы № 09АП- 7631/2022-ГК от 11.03.2022 года по делу № А40-208181/20 вышеуказанное Решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба ООО «ФРУТОВИТ» - без удовлетворения.

В процессе судебного разбирательства по делу № А40-208181/2020 Истцу стало известно, что ООО «ВОСТОК» в период с 15.08.2018 г. по 05.07.2019 г. осуществило закупку контрафактного товара у ООО «ФРУТОВИТ» по договору поставки № ПО13/7-2018 от 24.07.2018 года на сумму 4 529 755,20 (Четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять и 20/100) рублей. Данная информация подтверждается следующими счетами-фактурами и товарными накладными:

Счет-фактура и товарная накладная № 45 от 15 августа 2018 г. на сумму 238 410,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 75 от 10 октября 2018 г. на сумму 112 128,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 80 от 19 октября 2018 г. на сумму 62 089,20 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 134 от 21 декабря 2018 г. на сумму 288 081,00 рубль;

Счет-фактура и товарная накладная № 12 от 25 января 2019 г. на сумму 353 742,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 25 от 12 февраля 2019 г. на сумму 245 295,60 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 54 от 12 марта 2019 г. на сумму 213 662,40 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 85 от 01 апреля 2019 г. на сумму 335 397,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 124 от 06 мая 2019 г. на сумму 362 346,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 133 от 17 мая 2019 г. на сумму 129 696,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 134 от 17 мая 2019 г. на сумму 239 553,00 рубля;

Счет-фактура и товарная накладная № 190 от 05 июля 2019 г. на сумму 402 828,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 230 от 29 августа 2019 г. на сумму 235 125.00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 255 от 26 сентября 2019 г. на сумму 344 691,00 рубль;

Счет-фактура и товарная накладная № 274 от 18 октября 2019 г. на сумму 617 337,00 рублей;

Счет-фактура и товарная накладная № 295 от 06 ноября 2019 г. на сумму 349 374,00 рубля.

Штрихкоды, указанные в товарных накладных ООО «ФРУТОВИТ», напротив каждой позиции товара, свидетельствует, что каждая позиция была реализована под брендом «ФРУТОВИТ».

Истец, полагая, что обществом были нарушены принадлежащее ему исключительные права на товарные знаки №№ 806527, 806526, 617288, 617287, 377548, 370691, 348783, 334659, 334658, 348782, направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием об оплате компенсации.

Оставление претензии без ответа стало основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 56, 71 Постановления Пленума N 10, следует, что использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

Таким образом, в рассматриваемом деле при доказанности наличия в действиях ответчика состава нарушения исключительных прав на средства индивидуализации истца он должен быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной действующим законодательством. То обстоятельство, что с общества «ФРУТОВИТ» уже взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 617287, № 617288, само по себе не является препятствием для привлечения ответчика к ответственности за совершение правонарушения, носящего самостоятельный характер.

Вместе с тем, по смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления Пленума N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Как следует из материалов дела, в обоснование нарушения ответчиком исключительных прав истца представлены товарные накладные и счета-фактуры, подтверждающие покупку обществом «Восток» у общества «Фрутовит» товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ №№ 617287, 617288.

Между тем, приобретение контрафактных товаров, вне зависимости от целей такого приобретения, не является способом использования товарных знаков истца по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

С учетом изложенного документально подтвержденная закупка обществом «Восток» товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками истца, не является нарушением ответчиком исключительных прав истца.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Вопреки положениям части 1 статьи 65 АПК РФ, истец соответствующие доказательства в материалы дела не представил.

Указанный правовой подход изложен в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2023 по делу № А10 -2422/2022.

На основании вышеизложенного, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Рассмотрев ходатайство ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, суд приходит  к следующему.

Общий срок исковой давности составляет три года (статья 196 ГК РФ). Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (пункт 1 статьи 197 ГК РФ).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (часть 1 статьи 200 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Соблюдение обязательного претензионного порядка пунктом 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" отнесено к основаниям приостановления течения срока исковой давности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как разъяснено в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

В силу пункта 5 статьи 4 АПК РФ срок, установленный для проведения обязательной процедуры (претензионный порядок), равен тридцати календарным дням со дня направления претензии (требования).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.04.2019 (далее - Обзор № 1 (2019)), из системного толкования пункта 3 статьи 202 ГК РФ и части 5 статьи 4 АПК РФ следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении), не поступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором. Таким образом, если ответ на претензию не поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30 дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию.

Как установлено судом, обращаясь в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу 18.04.2022, истец исходил из ставшего ему известным факта нарушения обществом исключительных прав на спорные товарные знаки.

При этом, как следует из материалов дела, о факте нарушения исключительных прав на спорные товарные знаки истцу стало известно лишь после того, как ООО «Фрутовит» представило в материалы дела № А40-208181/20 отзыв на исковое заявление, с доказательствами реализации продукции контрагентам.

Согласно сведениям, размещенным в «Картотеке арбитражных дел» данный отзыв зарегистрирован 24.06.2021. Доказательств того, что истцу стало о нарушении своего права стало известно ранее, материалы дела не содержат.

Соответственно, срок исковой давности в данном случае истцом не пропущен.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на истца.

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176  АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш  И Л:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

 

Судья                                                                                         П.Б. Мисилевич