ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-160150/23-5-1282

01 марта 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 декабря 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 01 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Киселевой Е.Н.,   

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «НОРГАУ» (119421, 

<

...>, этаж 2, помещение LVI, комната 112, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.01.2011, ИНН: 

<

***>) 

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГСЕРВИС» (129347, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Ярославский, Ярославское ш., дом 124, этаж/помещение 1/XI, ком. 10(РМ1Г), ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 

05.05.2022, ИНН: 

<

***>) 

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИСТРАТОР ДОМЕННЫХ ИМЕН РЕГ.РУ» (125315, Россия, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ аэропорт, Ленинградский 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 22.05.2006, ИНН: 

<

***>) 

о пресечении действий, нарушающих исключительные права ООО «НОРГАУ»  на товарный знак по свидетельству РФ № 458314, путём наложения на ООО «РЕГСЕРВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) запрета использовать в доменном имени «norgau-store.ru» обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак № 458314, принадлежащим ООО «НОРГАУ» 

при участии в судебном заседании: 

согласно протоколу судебного заседания  

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «НОРГАУ» (далее –истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГСЕРВИС» (далее – ответчик) о пресечении действий, нарушающих исключительные права на товарный знак по свидетельству РФ № 458314, путём наложения на ООО «РЕГСЕРВИС» запрета использовать в доменном имени «norgau-store.ru» обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству на товарный знак № 458314, принадлежащим ООО «НОРГАУ».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен Рег.ру».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

Третьим лицом представлен отзыв на исковое заявление.

Заслушав представителя истца, рассмотрев исковое заявление и отзыв, исследовав имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимной связи, арбитражный суд считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено и из материалов дела следует, что истец является правообладателем словесного товарного знака «NORGAU» по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 458314 в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 20, 35 и 42 классов МКТУ, в том числе в отношении следующих товаров (услуг):

07 – дрели ручные электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом];

08 – дрели; инструменты абразивные [ручные]; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; кайла; кернеры; киянки; клещи дыропробивные; клинки; ключи гаечные; кувалды; кусачки; лезвия [ручные инструменты]; лобзики; метчики; молотки; надфили; напильники; насосы ручные; ножи; ножницы для металла; ножницы; отвертки; патроны для разверток; патроны сверлильные; перфораторы [ручной инструмент]; пилы; пинцеты; плашки; полотна пил [части ручных инструментов]; режущие инструменты; резаки; сверла; струбцины; тиски; топорики; топоры; трещотки [ручные инструменты];

09 – аппараты для электросварки; инструменты измерительные; инструменты угломерные; калибры; приборы точные измерительные;

35 – организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Наличие у истца исключительного права на вышеуказанный товарный знак подтверждается изменением к свидетельству №458314 от 17.05.2021.

Истец указывает, что в процессе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлено, что на сайте с доменным именем «norgau-store.ru» организован «специализированный маркетплейс NORGAU», на котором размещаются предложения о продаже как оригинального товара под товарным знаком «NORGAU», так и аналогичных товаров других производителей.

Указанное нарушение зафиксировано истцом с помощью сервиса автоматической фиксации доказательств «Вебджастис», что подтверждается протоколом автоматизированной фиксации информации в сети Интернет №1688561879642 от 05.07.2023 и скриншотами от 17.07.2023 страниц Интернет-сайта «norgau-store.ru».

Согласно письму от 14.06.2023 № 9961 регистратора доменного имени «norgaustore.ru» ООО «РЕГ.РУ», право администрирования данного доменного имени принадлежит компании ООО «РЕГСЕРВИС», то есть ответчику.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В абзаце втором пункта 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) разъяснено, что по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительных прав на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком.

Методика определения вероятности смешения обозначений в гражданском обороте приведена в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила №482), и в пункте 162 постановления № 10.

Согласно пункту 41 Правил №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил №482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При исследовании обозначения, используемого в доменном имени, и товарного знака истца судом установлено, что в обозначении «norgau-store.ru» сильным элементом является элемент «norgau» как единственный фантазийный, указанный элемент фонетически и графически тождественен единственному словесному элементу товарного знака истца, по звучанию и написанию совпадает с ним во всех элементах. На самом сайте «norgau-store.ru» ответчик прямо отсылает его посетителей к продукции под обозначением «NORGAU», то есть, регистрируя указанное доменное имя, ответчик сознательно стремился к созданию у потребителей ассоциаций именно с товарным знаком истца.

Таким образом, обозначение, используемое ответчиком в доменном имени «norgau-store.ru», обладает высокой степенью сходства с товарным знаком истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Доменное имя «norgau-store.ru» используется ответчиком для адресации пользователей к Интернет-сайту, на котором осуществляется деятельность по продвижению товаров (инструментов ручных и электрических, гаечных ключей, отвёрток, молотков, свёрл и прочих инструментов) для третьих лиц, а также деятельность по представлению перечисленных товаров на медиасредствах с целью розничной продажи, то есть оказываются услуги, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Кроме того, эти же услуги, отказываемые ответчиком, однородны товарам 07,08,09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку могут быть отнесены потребителями к одному источнику.

Таким образом, имеется реальная угроза смешения используемого в доменном имени обозначения «norgau-store.ru» с товарным знаком истца, поскольку сайт на этом доменном имени может быть воспринят потребителями за сайт правообладателя товарного знака или связанного с ним лица.

В свою очередь истец согласия ответчику на использования как в доменном имени, так и на сайте в сети интернет товарного знака «NORGAU», равно как и обозначений сходных с ним до степени смешения, не давал.

Как указано выше, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

При изложенных обстоятельствах, судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «NORGAU» по свидетельству № 458314.

Ответчиком не заявлено возражений по существу исковых требований, установленные выше обстоятельства не опровергнуты. Доказательств наличия согласия правообладателя на использование спорного товарного знака в материалы дела ответчик не представил.

Нарушенные права истца подлежат восстановлению путем пресечения использования ответчиком доменного имени со спорным обозначением.

В целях пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, подлежат удовлетворению исковые требования о запрете ответчику использование (администрирование) доменного имени «norgau-store.ru», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «NORGAU» по свидетельству № 458314.

С учетом изложенного, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ и подлежат взысканию с ответчика в полном объеме.

С учетом изложенного, на основании статей 1229, 1250, 1252, 1477, 1481, 1484 ГК РФ, руководствуясь статьями 110, 123, 167 - 171, 176, 177 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГСЕРВИС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) использовать в доменном имени «norgau-store.ru» обозначение «NORGAU», сходное до степени смешения с товарным знаком Общества с ограниченной ответственностью «НОРГАУ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по свидетельству № 458314.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «РЕГСЕРВИС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «НОРГАУ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:                                                                                                                  Е.Н. Киселева