ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№09АП-53903/2023

г. Москва                                                                                             Дело № А40-98781/23

«29» сентября 2023г.                                                                                   

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Кухаренко Ю.Н., рассмотрев апелляционную жалобу ИП ФИО1 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2023 

по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу №А40-98781/23

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» (ОГРН 

<

***>), 

общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 312774623600239), 

о взыскании

без вызова сторон,

 

                                                                     УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» и общество с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» (далее – истцы) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581161, 581162, 581163, 581164, 581165, 633686 в общем размере 60 000 руб., компенсации за нарушение авторских прав в общем размере 60 000 руб., расходов на фиксацию нарушения в размере 5 000 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов в размере 127 руб.

Решением суда от 20.07.2023 в удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя ФИО1 о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора отказано, поскольку судебный акт по настоящему делу не может повлиять на права или обязанности данных лиц по отношению к одной из сторон.

В удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя ФИО1 о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказано, поскольку основания для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, установленные частью 5 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют.

С индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Рики» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 633686 в размере 10 000 руб., компенсации за нарушение авторских прав в общем размере 60 000 руб., расходы на фиксацию нарушения в размере 2 500 руб., расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 63 руб. 50 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 800 руб.

С индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Мармелад Медиа» взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581161, 581162, 581163, 581164, 581165 в общем размере 50 000 руб., расходы на фиксацию нарушения в размере 2 500 руб., расходы на получение выписки из ЕГРИП в размере 100 руб., почтовые расходы в размере 63 руб. 50 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

ИП ФИО1, не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, суд первой инстанции не дал надлежащую оценку представленным доказательствам и безосновательно отказал в ходатайстве Ответчика о привлечении к делу третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Полагает, что размер компенсации завышен.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истец представил отзыв, по апелляционной жалобе возражает, просит оставить решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (по веб-адресу: https://9aas.arbitr.ru/) и Картотеке арбитражных дел (по веб-адресу: https://kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке части 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Как усматривается из материалов дела, истец, ООО «Продюсерский центр «Рики», на основании авторского договора заказа № 01/08-14-ПЦР/Ш/Л/М-Мл-Пер-2 от 01 августа 2014 года с приложением № 1/1 к договору и договора авторского заказа № 02.10-15-ПЦР.Ш.Л.П-МлПер-П от 02 октября 2015 года с приложением № 1.1 к договору является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства – «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики» из анимационного сериала «Малышарики».

Истец, ООО «Продюсерский центр «Рики», также является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 633686, дата регистрации: 23.10.2017, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Истец, ООО «Мармелад Медиа», является обладателем исключительных прав на товарные знаки:

-  по свидетельству РФ № 581161, дата регистрации: 18.07.2016, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 581162, дата регистрации: 18.07.2016, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 581163, дата регистрации: 18.07.2016, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ;

 

-  по свидетельству РФ № 581164, дата регистрации: 18.07.2016, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 581165, дата регистрации: 18.07.2016, в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, услуг 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и произведения изобразительного искусства.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1270 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из материалов дела, 19 июля 2022 года на сайте с доменным именем belvedor.com был обнаружен факт неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности истцов посредством предложения к продаже товара «Пазлы Малышарики» с использованием обозначений, схожих с рисунками из анимационного сериала «Малышарики», права на которые принадлежат истцу, ООО «Продюсерский центр «Рики», произведения изобразительного искусства - рисунки: «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики», а также товарных знаков, права на который принадлежат истцам.

Указанные обстоятельства подтверждюется заверенными скриншотами осмотра интернет-сайта belvedor.com в информационной-телекоммуникационной сети Интернет от 19.07.2022.

Согласно Информационной справке, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24, сеть «Интернет» представляет собой совокупность веб-сайтов, каждый из которых является единым целым логично объединенных страниц, включающих рекламно-информационные ресурсы, связанные общей идеей и/или дизайном.

Сайт может содержать документы в формате HTML (форматированный текст), графические файлы, аудио-, видео- и мультимедийные данные, а также программы, связанные между собой по смыслу и ссылочно. Для того чтобы информация, размещенная в сети «Интернет», могла приобрести статус процессуального доказательства, она представляется в материалы дела в какой-либо объективированной форме. Выявленные подходы судов к вопросам о форме предоставления и процессуальном статусе доказательств, полученных с использованием сети «Интернет».

В соответствии со ст. 71 АПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом.

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. 

Владелец сайта в сети «Интернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на сайте в сети «Интернет».

Из приложенных к иску скриншотов сайта следовало, что на сайте с доменным именем belvedor.com указаны реквизиты ответчика, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность по продаже контрафактного товара на указанном сайте ведется от имени ответчика.

В соответствии с пунктом 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Согласно пункту 78 постановления № 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Таким образом, ответчик, являясь владельцем сайта с доменным именем belvedor.com, несет ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на данном Интернет-ресурсе.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, ООО «Мармелад Медиа», на товарные знаки, судом проведен сравнительный анализ товарных знаков истца, ООО «Мармелад Медиа», и обозначений, использованных ответчиком.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10).

В пункте 162 постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Проведенным визуальным сравнением обозначения на товаре с товарными знаками, в отношении которых истец, ООО «Мармелад Медиа», истребует защиты, судом установлено их визуальное сходство до степени смешения, ввиду очевидности возникающей ассоциации между сравниваемыми объектами, графические изображения и словесное обозначение на спорном товаре сходны до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ №№ 581161, 581162, 581163, 581164, 581165, 633686, поскольку имеют графическое, семантическое и фонетическое сходство.

Незначительное расхождение в деталях не препятствует восприятию у обычного потребителя данных изображений как изображений товарных знаков, принадлежащих ООО «Мармелад Медиа».

Спорный товар относится к 28 классу МКТУ, товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Предложение к продаже товара является самостоятельным нарушением исключительных прав истцов.

В пункте 1 статьи 1259 ГК РФ указано, что авторские права распространяются, в том числе на произведения изобразительного искусства и производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ).

Переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего (абзац 4 пункта 87 постановления № 10).

Право на переработку произведения является одним из способов использования результата интеллектуальной деятельности и как таковое принадлежит правообладателю (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, абзац 5 пункта 87 постановления № 10).

Принципиальное значение для правильного разрешения вопроса о наличии сходства с товарным знаком и (или) признаков воспроизведения либо переработки объекта исключительного авторского права имеет общее впечатление потребителя от сопоставления таких объектов.

Таким образом, изображение на реализованном ответчиком товаре является производным произведением, созданным путем переработки произведения.

Сравнив изображение на товаре и произведения изобразительного искусства «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики» из анимационного сериала «Малышарики», суд установил наличие переработки произведений истца, ООО «Продюсерский центр «Рики».

В отзыве на исковое заявление ответчик ссылался на то, что заключил договор купли-продажи № 1 013 158 от 08.10.2019 с ООО «Симамарт», на основании которого реализовывал товар «Пазлы малышарики». ООО ТД «Сима-Ленд» является поставщиком реализованного товара – пазлов малышарики, что подтверждается договором купли-продажи № 1 013 158 от 08.10.2019, а также передаточным документом. Поставщиком указанного товара по отношению к ООО ТД «Сима-Ленд» является ЗАО «Степ-Пазл». ЗАО «Степ-Пазл», в свою очередь, является правообладателем товарных знаков № 581164, 581163, 581165, 581162, 581161, 633686 и произведений изобразительного искусства — рисунки «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики», что подтверждается перечнем товарных знаков и лицензионных соглашений на 30 января 2023 года. Указанный перечень был предоставлен представителю ответчика ООО ТД «СИМА-ЛЕНД» в качестве подтверждения факта лицензирования реализованного товара.

Однако судом первой инстанции было установлено, что представленный ответчиком перечень товарных знаков не относится к спорным товарным знакам и произведениям изобразительного искусства, а составлен в отношении иного товарного знака по свидетельству РФ № 426612. В связи с чем, данный довод признан необоснованным.

Ответчик не согласился с числом нарушений, заявленных истцами, поскольку по его мнению, товарные знаки являются группой (серией) товарных знаков.

В соответствии с пунктом 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Указанный довод ответчика был отклонен судом первой инстанции, поскольку товарные знаки не являются зависимыми друг от друга, не связаны между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента, данные товарные знаки не имеют фонетическое и семантическое сходство, товарные знаки истца не попадают ни под один признак, классифицирующий товарные знаки как группу (серию), следовательно, данные товарные знаки серией не являются.

Ссылка ответчика на наличие признаков злоупотребления правом со стороны истцов, подлежала отклонению, поскольку носит предположительный характер и не нашла своего подтверждения (статья 65 АПК РФ).

Доказательств наличия со стороны истцов злоупотребления правом с целью причинения убытков ответчику в дело не представлено.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Исходя из пункта 5 названной статьи о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. По смыслу приведенных норм права для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Бремя доказывания обратного лежит на лице, утверждающем, что другая сторона по делу употребила свое право исключительно во зло другому лицу.

Между тем, такие доказательства ответчиком не были представлены.

Материалами дела не подтверждается наличие у истцов умысла на заведомо недобросовестное осуществление прав, наличие единственной цели причинения вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Оснований для отказа истцам в защите принадлежащего ему права, осуществляемого в установленных законом пределах, не имеется.

В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно подпункту 2 статьи 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, ООО «Продюсерский центр «Рики», определил размер компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства — рисунков: «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики» из анимационного сериала «Малышарики», а также за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ 633686 в общем размере 70 000 руб., исходя из расчета по 10 000 руб. за каждый рисунок и 10 000 руб. за товарный знак.

Истец, ООО «Мармелад медиа», определил размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 581161, 581162, 581163, 581164, 581165 в общем размере 50 000 руб., исходя из расчета по 10 000 руб. за каждый товарный знак.

В пункте 61 постановления № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как разъяснено в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Ответчиком о необходимости снижения размера компенсации не заявлено.

Истцами заявлена к взысканию сумма компенсации за нарушение исключительных прав в общем размере 120 000 руб., исходя из минимального размера, а именно по 10 000 руб. за каждое нарушение исключительных прав на товарные знаки и по 10 000 руб. за каждое нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

Принимая во внимание, что истцами заявлено требование о взыскании минимального размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение интеллектуальных прав (10 000 руб.), а ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о наличии оснований для снижения размера компенсации, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истцов компенсации за нарушение исключительных прав в заявленном размере.

Арбитражный суд Москвы, исходя из характера нарушений, допущенных ответчиком, степени вины нарушителя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, признал заявленный истцами размер компенсации в сумме 120 000 руб. соразмерным и обоснованным, а требования истцов к ответчику подлежащими удовлетворению.

Чрезмерность или необоснованность заявленной истцами суммы компенсации судом не установлена, ответчиком не обоснована.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268, 272.1 АПК РФ, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для ее удовлетворения. 

Ответчик считает, что он освобождается от ответственности за допущенное нарушение, поскольку товар, предложенный к продаже, является лицензионным.

Ответчиком в первой инстанции был предоставлен его внутренний документ - «Перечень товарных знаков и лицензионных соглашений на «30» января 2023г.», который содержит информацию о заключенных Ответчиком лицензионных соглашений с иными лицами. Однако данный документ сам по себе не подтверждает наличие действующего лицензионного договора между ЗАО «Степ Пазл» и ООО «Мармелад Медиа».

Лицензионный договор 01.04.2022 №01/04-22 НЛ СП, а также допсоглашение №2 от 01.04.2022 г., на которые ссылается Ответчик, не были предоставлены им в скан-копии или в оригинале в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ В связи с чем, предоставленные Ответчиком доказательства не позволяют достоверно установить факт легальности товара

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. 

Данное ходатайство не было заявлено Ответчиком, при этом он ссылался на невозможность их получения в своём отзыве на исковое заявление. Причины невозможности предоставления документов не были разъяснены суду и Истцам.

Ответчик не доказал правомерность введения спорного товара в гражданский оборот и соответственно исчерпание исключительного права на произведения изобразительного искусства и товарные знаки Истцов.

Арбитражным судом города Москвы был сделан правильный вывод о том, что представленный Ответчиком перечень товарных знаков не относится к спорным товарным знакам и произведениям изобразительного искусства, а сам довод является необоснованным, в связи с чем, и не был принят судом.

Суд первой инстанции, подробно исследовав обстоятельства дела и доводы сторон, верно пришел к верному выводу о наличии нарушения и возможности удовлетворить требования Истцов.

Таким образом, деятельность Ответчика по размещению и предложению к продаже товаров с изображениями и товарными знаками, принадлежащих Истцам, осуществлена без их разрешения, а потому является незаконной.

Ответчик считает, что удовлетворенный размер компенсации является необоснованным и чрезмерным.

Компенсация за нарушение исключительных прав имеет штрафную природу и является штрафной санкцией.   Снижение   размера   компенсации   ниже   минимального   предела,   установленного   законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано и подтверждено соответствующими доказательствами. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявленный размер компенсации был рассчитан исходя из минимально возможных размеров компенсаций, установленных п.1 ст. 1301 и п.1. ч.4 ст.1515 ГК РФ - по 10 000 рублей за каждое незаконное использование объекта интеллектуальной собственности Истцов.

Согласно абз. 4 п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Ответчик знал о популярности продукции бренда «Малышарики» среди потребителей, осознанно принял решение об участии в размещении и реализации контрафактных товаров, рассчитывая на наличие высокого спроса на продукцию с использованием объектов интеллектуальной собственности Истца и принимая на себя риски увеличения объёма продаж неправомерным способом.

Наименование предлагаемых товаров прямо содержит «Кф- 93/4 пазлы малышарики», т. е. Ответчик указывает на прямую связь с Малышариками, что способствует введению потребителей в заблуждение относительно правообладателя и правомерности введения данного товара в гражданский оборот.

Разрешение на использование товарных знаков и рисунков Правообладателя путем заключения соответствующих договоров Ответчик не получал, следовательно, их использование Ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав Правообладателя. Осуществляя продажу товаров без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права последнего.

Ответчик отрицает свою вину и уклоняется от ответственности за допущенное нарушение.

Предлагаемый к продаже товар имеет признаки контрафактности, поскольку Ответчик имел намерение продать товар с целью введения его в гражданский оборот без согласия Правообладателя, а потому нарушает их законные права и интересы.

Ответчик не учитывает, что предложение к продаже товара является самостоятельным нарушением исключительных прав истца. 

Согласно п.156 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

При этом, реализация товара с объектами интеллектуальной собственности истца путем предложения товара на сайте belvedor.com не может квалифицироваться как разовая сделка, поскольку данное предложение к продаже товара обращено к неограниченному кругу лиц и рассчитано на неоднократное заключение подобных сделок с любым заинтересованным лицом.

Кроме того, положениями статьи 1229 ГК РФ установлен прямой запрет на использование произведений без согласия автора и без соблюдения специальных условий по свободному использованию вне зависимости от фактической доступности произведения для скачивания в сети «Интернет».

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 100 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при применении статьи 1276 ГК РФ судам следует учитывать, что сеть Интернет и другие информационно-телекоммуникационные сети не относятся к местам, открытым для всеобщего посещения.

Таким образом, если ответчик и скопировал спорное произведение из сети «Интернет», то, согласно действующему законодательству РФ, данный факт не может являться основанием для освобождения от ответственности.

Само по себе то обстоятельство, откуда у ответчика появилась та или иная информация и продукция, бесспорно об отсутствии вины ответчика в нарушении прав истца не свидетельствует и не входит в предмет исследования, поскольку в силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом может правообладатель, которым ответчик не является.

Ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что он, действуя добросовестно, совершал действия, направленные на выяснение обстоятельств правомерности введения товара в гражданский оборот, наличие на то согласия правообладателя.

Нарушение носит грубый характер, поскольку Ответчик использует несколько объектов интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 68. Постановления № 10 от 23.04.2019г. выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ). 

При этом под каждым случаем неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации следует понимать каждый случай размещения товарного знака на одном материальном носителе (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 27.11.2012 № 9414/12).

Согласно данным с сайта ФНС, Ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле с 2012 года, т. е. является опытным участником рынка, осуществляет деятельность продолжительный период времени, и, как следствие, получает от этой деятельности определенный стабильный доход и должен быть в курсе специфики реализации той или иной группы товаров.

Использование результатов интеллектуальной деятельности является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. Действуя с должной степенью разумности и осмотрительности, ответчик, как субъект предпринимательской деятельности, при размещении товара к продаже на сайте должен был убедиться в его надлежащей легитимации. 

Доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, сделавших невозможным соблюдение исключительных прав истца на товарные знаки и изображения, ответчиком в материалы дела не представлено.

Сравнение зарегистрированных товарных знаков № 581164, 581163, 581165, 581162, 633686 и произведений изобразительного искусства, произведения изобразительного искусства – изображения произведений «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики» предложения к продаже «Кф- 93/4 пазлы малышарики», которые содержатся на сайте belvedor.com, позволяет сделать вывод о наличии у них сходства, приводящего к смешению указанного товара с товарными знаками № 581164, 581163, 581165, 581162, 633686 и персонажами «Крошик», «Ежик»,«Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики» с точки зрения потребителей.

Отличительные характеристики произведений изобразительного искусства «Крошик», «Ежик», «Нюшенька», «Барашик», «Пандочка», логотип «Малышарики», их внешние отличительные особенности, полностью присутствуют на изображениях, размещенных на контенте интернет-сайта belvedor.com  в информационной-телекоммуникационной сети Интернет от 19.07.2022 г.

Сравниваемые обозначения в представленных заверенных скриншотах осмотра контента интернет-сайта belvedor.com в информационной телекоммуникационной сети Интернет от 24.10.2022г. ответчика, и товарные знаки содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарными знаками Истца.

Ответчик содействовал снижению привлекательности приобретения права использования объектов интеллектуальной собственности Истцов, причинению Истцам, его партнёрам и лицензиатам ущерба путём удовлетворения спроса на продукцию с использованием объектов интеллектуальной собственности Истцов.

Вместе с тем, ответчик не представил соответствующих доказательств, равно как и доказательств, подтверждающих тяжелое материальное положение, наличие иных обстоятельств, которые могли бы быть учтены судом в целях снижения компенсации ниже низшего предела, а также достоверных доказательств того, что размер заявленной компенсации многократно превышает размер причиненных истцу убытков.

Также судом первой инстанции правомерно  был отклонен довод Ответчика о том, что товарные знаки Истцов являются группой (серией) товарных знаков, поскольку товарные знаки не являются зависимыми друг от друга, не связаны между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента, данные товарные знаки не имеют фонетическое и семантическое сходство, товарные знаки истца не попадают ни под один признак, классифицирующий товарные знаки как группу (серию).

С учетом изложенного, истцами доказан факт нарушения их исключительных прав на товарные знаки и изображения персонажей действиями ответчика. Компенсация в указанном размере является соразмерной последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств. Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащих ему товарных знаков при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Довод жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, а именно необоснованном не привлечении третьих лиц, судом апелляционной инстанции отклоняется.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Таким образом, основанием для привлечения к участию в деле третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновение права на иск у третьего лица, что обусловлено взаимосвязанностью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом. 

Из содержания вышеназванной нормы процессуального закона следует, что привлечение к участию в деле третьих лиц является правом, а не обязанностью суда.

Необходимость участия в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, обусловлена тем, что судебный акт по делу может повлиять на его права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Вместе с тем, из предмета заявленного иска не усматривается, что принятие решения по настоящему делу может повлиять на права и обязанности третьих лиц, в связи с чем, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении ходатайства.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2023 по делу №А40-98781/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Судья:                                                                                               Ю.Н. Кухаренко