АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

http://krasnodar.arbitr.ru

_______________________________________________________________________

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

Дело № А32-17376/2024

г. Краснодар                                                                                    «23» января 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.01.2025. 

Полный текст решения изготовлен 23.01.2025.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе: судьи Петруниной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Савченко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ТигРус» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ООО «Старинная Анапа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о прекращении использования товарного знака, взыскании компенсации

при участии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 25.04.2024 (посредством сервиса онлайн-заседание)

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 16.09.2024

установил:

ООО «ТигРус» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Старинная Анапа» с требованиями:

- обязать ответчика прекратить неправомерное использование товарного знака «bar BQ»  в коммерческой деятельности в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- взыскать 4320000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака bar BQ cafe.

Ответчиком направлено встречное исковое заявление о прекращении правовой охраны товарных знаков № 738160, № 807521, № 883388, зарегистрированных 19.12.2019, 14.12.2019 и 02.08.2022 за правообладателем ООО «ТигРус».

Истец поддержал исковые требования, возражал в принятии встречного иска.

Для рассмотрения вопроса о принятии встречного иска в судебном заседании 13.01.2025 судом в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 20.01.2025 в 12-35 час. Информация об объявлении перерыва в судебном заседании была размещена на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: http://krasnodar.arbitr.ru. После перерыва судебное заседание продолжено с участием представителей сторон.

Ответчиком направлен отзыв на иск с ходатайством о снижении размера компенсации.

Истец возражал в принятии встречного иска и удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера компенсации.

Ответчик в иске просил отказать, а также снизить размер отыскиваемой истцом компенсации.

Стороны пояснили, что дополнительных документов и ходатайств не имеют.

Как следует из материалов дела, ООО «ТигРус» является правообладателем исключительного права на товарный знак «bar BQ cafe», зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания под № 738160, охраняемый на территории Российской Федерации согласно заявке № 2019716374, с приоритетом от «09» апреля 2019 года в отношении 43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Истец указывает, что ему стало известно о незаконном использовании ООО «Старинная Анапа» без согласия ООО «ТигРус» товарного знака «bar BQ cafe» для обозначения услуг общественного питания на территории РФ по адресу: 353440, 

<

...> - «BAR BQ», о чем ссылается на следующие обстоятельства:

- под товарным знаком «BAR BQ» ответчик оказывает услуги общественного питания потребителям посредством сервисов доставки еды из кафе и ресторанов; на официальном сайте «Яндекс Еда» - сервис доставки еды и продуктов в России, размещена информация об услугах ответчика и предоставляется возможность получения таких услуг с использованием сервиса доставки «Яндекс Еда» - https://eda.yandex.ro/anapa/r/bar_bq_1663170369;

- фотография входной группы «BAR BQ», где размещена информационная табличка с указанием адреса заведения, часы работы, а также ИНН ответчика в качестве организации, которая оказывает услуги общественного питания в вышеуказанном заведении.

По мнению истца, ответчик оказывает услуги общественного питания, в отношении которых используется сходное до степени смешения обозначение, зарегистрированное за ООО «ТигРус», данные услуги тождественны услугам, применительно к которым зарегистрирован товарный знак, в результате чего, возникает высокая вероятность смешения и введение потребителя в заблуждение, а также причиняется вред коммерческой деятельности и деловой репутации ООО «ТигРус».

Ссылаясь на то, что ООО «Старинная Анапа» использует обозначения сходные товарному знаку «bar BQ cafe», истец в порядке досудебного урегулирования спора направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака «bar BQ cafe».

Неисполнение данного требования послужило для ООО «ТигРус» основанием обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Исключительное право ООО «ТигРус» на товарный знак № 738160 подтверждается свидетельством на товарный знак, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.04.2019, приоритет - 09.12.2019 дата истечения срока действия исключительного права - 09.04.2029 в отношении 43 класса МКТУ.

Ответчик не опровергает факт использования обозначения «BAR BQ» для индивидуализации услуг общественного питания.

Сравнивая товарный знак истца «bar BQ cafe» и обозначение ответчика «BAR BQ» суд пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае присутствует графическое и смысловое сходство обозначений.

Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), урегулированы вопросы сравнения обозначений.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров/услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара/услуги представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров/услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

Суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Проанализировав противопоставленные обозначения, суд установил, что товарный знак истца № 738160 является комбинированным обозначением, и включает в свой состав один охраняемый словесный элемент – «bar BQ», выполненный печатными буквами на латинском алфавите.

Единственным словесным элементом в сравниваемых обозначениях, являются «bar BQ», которые различаются лишь шрифтом и наличием в обозначении ответчика внутри буквы «Q» надписью «гриль бар».

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковой анализ сходства сравниваемых словесных элементов  показывает, что они характеризуются идентичностью всех звуков, совпадением гласных  и согласных букв. Из чего следует, звуки указанных словесных элементов совпадают.

Таким образом, имеется наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов, близость и идентичность состава согласных и гласных, а также вхождение одного обозначения в другое, что свидетельствует о том, что эти словесные обозначения являются фонетически сходными.

Графический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что доминирующий словесный элемент «bar BQ» товарного знака истца входит в доминирующий словесный элемент «BAR BQ» спорного обозначения за счет совпадающих гласных и согласных, что свидетельствует о наличии высокой степени визуального сходства сравниваемых словесных обозначений.

Семантический анализ сходства сравниваемых словесных обозначений показывает, что словесный элемент «bar BQ» в своей транслитерации на русском языке воспринимается как «БАРБЕКЮ», а словесный элемент «BAR BQ», несмотря на различия может ассоциироваться у рядового российского потребителя, не владеющего информацией о заложенном ответчиком смысле в указанное обозначение, с известным ему словом «БАРБЕКЮ», что соответственно также свидетельствует о наличии высокой степени смыслового сходства сравниваемых словесных обозначений.

Суд приходит к выводу, что словесные элементы «bar BQ» / «BAR BQ» сравниваемых обозначений обладают высокой степенью фонетического характеризуются идентичностью всех звуков и совпадением гласных и согласных букв, семантического (за счет того, что оба словесных элемента в своей транслитерации и переводе на русский воспринимаются как российским потребителем как «БАРБЕКЮ» и графического сходства (за счет вхождения одного словесного элемента в другой).

При проведении сравнительного анализа обозначений наряду с критериями сходства, изложенными в Правилах, должны учитываться также положения Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» (далее - Приказ). В частности, в пункте 7.1.2. Приказа разъясняется, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и используемое ответчиком обозначение, сходное с товарным знаком истца, показал следующее.

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении 43 класса МКТУ, включающего перечень услуг – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Ответчик осуществляет услуги общественного питания в ресторане BAR BQ.

Тем самым, проведенный судом анализ однородности оказываемых услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, а также осуществляемые ответчиком услуг показывает, что они однородны, поскольку у них совпадает род (вид) услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость.

Суд отмечает, что при сравнительном анализе комбинированных обозначений, состоящий как из словесных, так и изобразительных элементов, необходимо учитывать, что основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При этом, в определенных материалах (текстовой информации, доменном имени, аудиорекламе) чаще всего используется только словесная часть обозначения.

Таким образом, какие-либо графические отличия изобразительных элементов обозначения ответчика и товарного знака истца, в том числе в части начертания словесных частей, цветового исполнения, формы и размера отдельных элементов, определяющего значения не имеют и не исключают сходство.

При сравнительном анализе словесных частей сходство устанавливается по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) признаку.

Сходство обозначения ответчика «BAR BQ» и товарного знака истца «bar BQ cafe» по всем признакам является очевидным, обусловленный высокой степенью фонетического и семантического сходства их словесных элементов.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что используемое ответчиком обозначение «BAR BQ» и товарный знак истца № 738160 «bar BQ cafe», являются сходными до степени смешения.

В материалы дела истцом представлены доказательства, что ответчик своими действиями нарушил исключительные права на спорный товарный знак, следовательно, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на товарный знак установлена.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 4320000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Между тем, представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

В обоснование размера заявленной к взысканию компенсации истцом представлен лицензионный договор № 1 от 03.07.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 01.09.2021) о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 738160.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.09.2021 за использование товарных знаков «BARBQCAFE» и «barBQcafe» лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в размере 240000 руб.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Аналогичный подход поддержан Судом по интеллектуальным правам в Постановлении от 19.01.2022 № С01-2169/2021, Верховным Судом Российской Федерации в Определениях от 28.04.2022 № 306-ЭС22-5642, от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768.

Претензия с требованием о прекращении нарушения прав направлена в адрес ответчика 18.07.2023.

Размер компенсации рассчитан ответчиком исходя из девяти месяцев нарушения (с июля 2023 года по март 2024 года), согласно следующему расчету: 480000 руб. (240000 руб. х 2) х 9 мес. = 4320000 руб.

Лицензионным договором № 1 от 03.07.2019 (в редакции дополнительного соглашения) установлена стоимость вознаграждения в размере 240000 руб. в месяц за два товарных знака: «BARBQCAFE» и «barBQcafe», в то время как истец основывает свои требования на нарушении ответчиком исключительных прав на один товарный знак - № 738160 («barBQcafe»).

Таким образом, суд считает возможным при определении размера компенсации исходить из стоимости вознаграждения одного товарного знака – 120000 руб.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

ГК РФ, как следует из абзаца третьего пункта 3 статьи 1252, допускает при наличии определенных условий и с учетом характера и последствий нарушения возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, но не более чем до пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации выраженной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П) (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768).

Согласно абзацу второму пункта 4.2 названного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

При этом сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"» (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Ответчиком в ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Снижение размера компенсации ниже минимального размера возможно только при наличии мотивированного заявления предпринимателя, подтвержденного соответствующими доказательствами.

В нарушение положений статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств наличия условий для снижения заявленного размера компенсации.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной цены товаров, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости товаров.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным).

Таким образом, оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о снижении размера компенсации суд не усматривает.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 40-П.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое.

В рассматриваемом случае, оценив обстоятельства и доказательства настоящего спора, суд приходит к выводу о том, что предъявленная ООО «ТигРус» к взысканию с ответчика компенсация за нарушение исключительных прав в размере не отвечает разумности и справедливости, не обеспечивает баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, в связи с чем имеются основания для снижения размера взыскиваемой истцом компенсации до 1080000 руб. (однократная стоимость одного товарного знака № 738160 («barBQcafe») (аналогичные правовые выводы изложены в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2024 по делу № А60-61049/2022).

Довод ответчика о том, что лицензионный договор № 1 от 03.07.2019, заключенный между ООО «ТигРус» и  ООО «НЕВА» является мнимым подлежат отклонению судом как необоснованный.

На основании указанного договора, ООО «Нева» осуществляет предоставление прав использования комплексов товарных знаков «barBQcafe», «Остерия Марио», «Швили» на основании договоров коммерческой концессии.

Так, ООО «Нева» заключены договоры коммерческой концессии (далее  – «ДКК») на основании лицензионного договора № 1, в том числе: 

- ДКК с ООО «Стриж», стоимость использования франшизы:  – 3 % от выручки ресторана в месяц (пункт 16.1.1.) 1,5 % - взнос в маркетинговый фонд (11.1.1); 

- ДКК с ООО «МАТИСА», стоимость использования франшизы – паушальный взнос в размере 2000000, периодические платежи -  5 % от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд - 1,5 % от выручки ресторана в месяц, Единственный участник организации – ФИО3;

- ДКК с ООО «РАМПА», стоимость использования франшизы – паушальный взнос в размере 3 500 000 рублей, периодические платежи -  5 % от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд - 1,5 % от выручки ресторана в месяц. Единственный участник организации – ФИО4;

- ДКК с ООО «Сказка», стоимость использования франшизы – паушальный взнос в размере периодические платежи -  4 % от выручки ресторана в месяц, взнос в маркетинговый фонд – 1 % от выручки ресторана в месяц. Участниками организации являются: ФИО5, ФИО6, ФИО7

Тот факт, что ООО «Нева» и ООО «Вектор» зарегистрированы по одному юридическому адресу не говорит об аффилированности с истцом ООО «ТигРус», поскольку ООО «Нева» в рамках своей деятельности оказывает различные услуги, в том числе юридические. 

Кроме того, единственным участником ООО «Нева» является ФИО8, что исключает аффилированность между ООО «НЕВА» и ООО «ТигРус».

Доводы ответчика относительно мнимости сделки также опровергаются представленными истцом лицензионным договором, договорами коммерческой концессии с ресторанами, платежными поручениями по указанным договорам.

Платежные поручения представлены за период с 01 июля 2023 года по 31 марта 2024 года покрывают сумму платежей по договору за все товарные знаки, следовательно, довод ответчика о том, что не указана сумма, за какой товарный знак производится оплата, является несостоятельным, поскольку произведенная оплата полностью покрывает стоимость использования всех товарных знаков по договору. Истцом в материалы дела также представлен акт сверки по договору за период с 01.07.22 по 31.03.24 между ООО «ТигРус» и ООО «НЕВА».

При изложенных обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация за неправомерное использование товарного знака в размере 1080000 руб.

В остальной части иска следует отказать.

При рассмотрении вопроса о принятии к производству встречного иска, арбитражный суд исходит из нижеследующего.

В соответствии с частью 1 статьи 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.

Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков (часть 2 статьи 132 АПК РФ).

В соответствии с абзацем шестым пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ иски о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Таким образом, данный иск, заявленный ООО «Старинная Анапа» в качестве встречного, не мог быть рассмотрен совместно с иском общества, поскольку Арбитражный суд Краснодарского края не являлся компетентным судом для рассмотрения данного иска.

На основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что дело неподсудно данному арбитражному суду или подсудно суду общей юрисдикции.

При таких обстоятельствах встречный иск подлежит возвращению ООО «Старинная Анапа».

Ответчик не лишен права обратиться в суд с самостоятельным иском с соблюдением определенного АПК РФ порядка предъявления иска.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 129, 167 – 170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Встречный иск возвратить.

В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера компенсации – отказать.

Обязать ООО «Старинная Анапа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить использование обозначения «bar BQ»  в коммерческой деятельности в отношении услуг 43 класса МКТУ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с ООО «Старинная Анапа» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО «ТигРус» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1080000 руб. компенсации за неправомерное использование товарного знака № 738160 и 17150 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Ростов-на-Дону.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья                                                                                                          Н.В. Петрунина