ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-21039/2024

Дело № А40-230270/23

г. Москва

13 июня 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 13 июня 2024 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи               Л.Г. Яковлевой, 

судей:

С.М. Мухина, ФИО1,

при ведении протокола              

секретарем судебного заседания Ким О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Федеральной службы по интеллектуальной собственности

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2024 по делу №А40-230270/23,

по заявлению ООО "Тагильское Пиво" 

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

третье лицо: ИП ФИО2 

о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права

использования товарных знаков, об обязании зарегистрировать предоставление права

использования товарных знаков,

 

при участии:

от заявителя:

не явился, извещен;

от заинтересованного лица:

ФИО3 по доверенности от 15.01.2024;

от третьего лица:

не явился, извещен;  

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО" (заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к  Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ответчик) о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №814952 и №814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2, об обязании зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

Решением от 13.02.2024 Арбитражный суд г.Москвы удовлетворил заявленные требования.

Не согласившись с принятым судом решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить как принятое с нарушением норм права. 

В судебном заседании представитель подателя апелляционной жалобы доводы апелляционной жалобы поддержал по мотивам, изложенным в ней.

Остальные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о месте и времени его проведения извещены надлежащим образом, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.9aas.arbitr.ru, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статей 121, 123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзывов на апелляционную жалобу, заслушав представителя ответчика, явившегося в судебное заседание, считает, что оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы не имеется.

Согласно материалам дела, 01.09.2021 между ООО «Тагильское пиво» (правообладатель, лицензиар) и ИП ФИО2 (лицензиат) был заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 81495 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), для которых зарегистрированы эти товарные знаки, на условиях простой (неисключительной) лицензии, сроком до 10 июля 2030 г.

Указанный договор представлен на государственную регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11 января 2023 г.

В результате рассмотрения представленных для государственной регистрации документов 11 марта 2023 г. в адрес ООО «Тагильское пиво» направлено уведомление о необходимости предоставления недостающих или (и) надлежаще оформленных документов (Уведомление).

В Уведомлении сообщалось, что согласно п. 3 ст. 1489 Гражданского кодекса РФ предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание.

Товарные знаки № 814952 и № 814953 включают в качестве неохраняемого элемента словосочетание «Тагильское пиво».

Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана географическому указанию «Тагильское пиво» (№294) в отношении товара «пиво».

По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору - ИП ФИО2, не является обладателем исключительного права на географическое указание №294, использование им сходных с географическим указанием товарных знаков, не допускается. Поскольку право использования по договору предоставляется в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц, в том числе посредством сети Интернет; продвижение товаров через спонсорство спортивных мероприятий; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), то данные услуги 35 класса МКТУ являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», также зарегистрированным для данных товарных знаков.

Роспатент пришел к выводу о том, что поскольку товарные знаки № 814953, № 814952 являются сходными с географическим указанием №294, их использование лицом, не обладающим исключительным правом на географическое указание №294, не допускается. В связи с этим государственная регистрация предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 не может быть осуществлена.

В ответ на Уведомление ООО «Тагильское пиво» были представлены заявление, откорректированное в части услуг, в отношении которых предоставляется право использования по договору, и пояснения.

Ответчиком в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков № 814953 и № 814952 по лицензионному договору с ИП ФИО2 отказано на основании заключения по результатам рассмотрения заявления общества о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.

Не согласившись с оспариваемым решением ответчика, общество обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявленными требованиями.

Согласно ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в  судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, действий, бездействия госоргана недействительным (незаконным) необходимо наличие одновременно двух обязательных условий: несоответствие данных акта, решения, действий, бездействия закону и нарушение ими прав и охраняемых законом интересов заявителя.

Апелляционный суд, оценив в порядке ст.71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства с учетом всех обстоятельств дела, поддерживает вывод суда первой инстанции о наличии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных ООО "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО" требований.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из неправомерности оспариваемого ненормативного акта Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

Согласно пункту 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги следует, что по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее - Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила), государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил;

б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости);

д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил;

е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил;

з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав;

и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Из материалов дела усматривается, что комбинированные товарные знаки «Тагильское пиво» по Свидетельствам № 814952, № 814953 зарегистрирован на имя компании ООО "ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО".

На товарный знак в установленном порядке выдано свидетельство, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке. Таким образом, исключительное право на товарные знаки № 814952, № 814953 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Заявитель предоставляет право использования товарных знаков № 814952, № 814953 на имя третьего лица.

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении не привел.

Третье лицо не являются правообладателями географического указания №294.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно указал, что заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Следовательно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарных знаков № 814952, № 814953.

Указанные в оспариваемом решении Роспатента пункт 3 статьи 1489 ГК РФ не соотносятся с предоставлением права использования товарных знаков № 814952, № 814953 по лицензионному договору и являются неприменимыми к рассматриваемым правоотношениям.

Ссылка Роспатента на п.3 ст. 1489 ГК РФ в редакции от 13.06.2023г., не применима к данному спору, поскольку лицензионный договор между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2 заключен 01.09.2021г., заявление о его регистрации представлено в Роспатент 11.01.2023.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ предоставление права использования товарного знака, включающего, воспроизводящего или имитирующего географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (подпункт 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ), допускается только при наличии  у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1519 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия оспариваемого решения), незаконным использованием географического указания признается: использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или географическое указание используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными; использование сходного с зарегистрированным географическим указанием обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы географическое указание или сходные с ним до степени смешения обозначения, являются контрафактными.

Положение п.3 ст. 1489 ГК РФ быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географического указания.

Кроме того, по лицензионном договору ООО «Тагильское пиво» предоставляет ИП ФИО2 право использование товарных знаков только в отношении услуг 35 класса МКТУ (в частности «услуги магазинов по розничной продаже товаров «пиво», правомерно введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем географического указания № 294 ООО «Тагильское пиво»).

ИП ФИО2 не является производителем товара «пиво», а осуществляет деятельность по розничной продаже пива производства ООО «Тагильское пиво» и сопутствующих товаров в фирменных магазинах, брендированных товарными знаками ООО «Тагильское пиво».

Из оспариваемого Уведомления об отказе (заключения) не усматривается информация о том, каким образом предоставление ИП ФИО2 исключительного права на товарные знаки по договору является причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик товара.

Вопросы использования зарегистрированного географического указания и нарушения исключительного права на него не входят в компетенцию Роспатента. Роспатент является лишь регистрирующим органом, в компетенцию которого не включены полномочия по контролю за использованием зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и пресечению действий по нарушению исключительных прав.

Таким образом, применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ представляется не соответствующим закону.

Учитывая изложенное, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции с учетом положения ч. 1 ст. 71 АПК РФ применительно к конкретным обстоятельствам настоящего дела, пришел к правильному выводу, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в решение ответчика об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2 является незаконным и необоснованным, нарушает права и законные интересы общества.

На основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ исходя из заявленных обществом требований суд первой инстанции правомерно обязал  Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать предоставление права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 814952 и № 814953 по лицензионному договору между ООО «Тагильское пиво» и ИП ФИО2

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, связанные с иной оценкой имеющихся в материалах дела доказательств и иным толкованием норм права, не опровергают правильные выводы суда и не свидетельствуют о судебной ошибке.

Аргументированных доводов, основанных на доказательственной базе, опровергающих выводы суда, изложенные в решении, и позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, апеллянтом в апелляционной жалобе не приведены.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта отсутствуют.

Обстоятельств, являющихся безусловным основанием в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

Расходы по уплате госпошлины распределяются согласно ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 13.02.2024 по делу № А40-230270/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

 

Председательствующий судья:                                                                 Л.Г. Яковлева

 

Судьи:                                                                                                                      С.М. Мухин

 

ФИО1