ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г.Самара, ул.Аэродромная, 11А, тел.273-36-45, e-mail: info@11aas.arbitr.ru, www.11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А49-8813/2018

г.Самара

17 января 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2019 года

Полный текст постановления изготовлен 17 января 2019 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Балакиревой Е.М. и Николаевой С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» на решение Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года по делу №А49-8813/2018 по иску открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 314583619800029, ИНН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, акционерное общество «Калужский электромеханический завод» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), принятое судьей Павловой З.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

установил:

Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (далее ОАО «Рикор Электроникс», истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее предприниматель ФИО1, ответчик) о взыскании компенсации в размере 50000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №289416, судебных издержек в сумме 462 руб., в том числе: расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов на приобретение контрафактного товара в размере 170 руб., расходов по оплате почтовых услуг в размере 92 руб., и 2000 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине.

Определением от 29.07.2018 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Судом 14.09.2018 вынесено определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Этим же определением суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество Калужский электромеханический завод (далее АО «Калужский электромеханический завод», третье лицо)

Истец подал заявление об увеличении размера исковых требований и, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 180000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №289416, определенную как двукратная стоимость права использования товарного знака согласно лицензионному договору от 01.10.2016, а также судебные расходы в сумме 462 руб., в том числе: в том числе: расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов на приобретение контрафактного товара в размере 170 руб., расходов по оплате почтовых услуг в размере 92 руб., и 2000 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине.

Заявление об увеличении размера исковых требований принято судом первой инстанции в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предварительном судебном заседании 10.10.2018.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 07.11.2018 исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с предпринимателя ФИО2 в пользу ОАО «Рикор Электроникс» компенсацию в сумме 10000 руб., издержки в сумме 462 руб., а также расходы по госпошлине в сумме 359 руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что основанием предъявления истцом заявленных требований послужило использование ответчиком изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком №289416, принадлежащим истцу. Принадлежность исключительного права на товарный знак подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака №289416 в отношении товаров 07, 09, 12 и 20 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Факт реализации ответчиком товара - датчика положения дроссельной заслонки с изображением сходным до степени смешения с товарным знаком истца подтверждается материалами дела. Данное обстоятельство ответчиком не оспаривается.

Суд первой инстанции исходил из того, что размер компенсации за нарушенное исключительное право определен истцом в размере 180000 руб. на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера стоимости использования товарного знака в размере 90000 руб., установленной лицензионным договором от 01.10.2016, заключенным истцом и ООО «Техносфера». Однако ответчик просил снизить размер заявленной истцом компенсации до 10000 рублей, поскольку на момент приобретения товара предпринимателю не было известно о контрафактном характере приобретаемой продукции, товар продан впервые в незначительном объеме, стоимость товара составляет 170 рублей. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации. При этом суд исходил из того, что в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П  указано, что суд, при определении размера взыскиваемой компенсации не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика - индивидуального предпринимателя, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. 

Суд исходил из того, что товарный знак, в отношении которого заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, принадлежащих истцу, был нанесен в виде одного изображения на один товар, однократно реализованный ответчиком. Доказательств иного истцом в материалы дела не представлено. Кроме того, в лицензионном договоре, на который ссылается истец в обоснование размера компенсации, правоотношения с лицензиатом носят длящийся характер и распространяются на внушительный перечень товаров, на которые в соответствии с классами МКТУ (классы МКТУ: 07,09,12 и 20) товарный знак может быть нанесен, поэтому выплаты в размере 90000 рублей не могут быть приняты за основу взыскания с ответчика компенсации за однократное нанесение товарного знака на один товар. Заявленная истцом компенсация в размере 180000 рублей, рассчитанная как двукратный размер стоимости права пользования товарного знака, превышает двукратный размер стоимости самого реализованного и приобретенного товара в 529 раз (180000 рублей / 340 рублей), что также, по мнению суда, является несоразмерным.

В предмет лицензионного договора входит предоставление истцом лицензиату за вознаграждение права на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака (знака обслуживания) по свидетельству №289416 в отношении всех товаров, включенных в 07, 09, 12 и 20 классы по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Следовательно, перечень товаров, которые подпадают под действие товарного знака по свидетельству №289416, существенно шире, чем в рассматриваемом случае, поскольку предпринимателем было допущено однократное нарушение исключительных прав в отношении товарного знака по свидетельству №289416, нанесенного только на один товар - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), проданный ответчиком истцу.

Суд первой инстанции исходил из того, что поскольку требование основано на подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, который устанавливает возможность применения двукратного размера стоимости товаров, которая, в свою очередь, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации не исключает возможности снижения такого размера, при условии наличия мотивированного заявления ответчика о таком снижении. Такое заявление в деле имеется.

Суд первой инстанции исходя из того, что поскольку истцом не доказано незаконное использование ответчиком товарного знака на всей территории Российской Федерации и всеми способами, перечисленными в лицензионном договоре, для определения эталона исчисления компенсации за незаконное использования товарного знака, и то, что истец не предоставил доказательств, достаточных для определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, учитывая характер и однократность допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству №289416, и обязанность суда определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, снизил размер компенсации до 10000 руб., что отвечает требованиям разумности и справедливости. 

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Истец считает, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, судом нарушены нормы материального и процессуального права.

При этом истец исходит из того, что после установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Граждаснкого кодекса Российской Федерации, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. Однако в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, — одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.  В настоящем деле предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. Данная позиция сформирована в постановлениях трех составов Суда по интеллектуальным правам №СО1-648/2018 от 07.09.2018 делу № А70-700/2018, №С01-755/2018 от 02.10.2018, №С01-756/2018 от 03.10.2018, №С01-815/2018 от 17.10.2018, №С01-820/2018 от 24.10.2018, которыми были удовлетворены его кассационные жалобы по аналогичным делам.

Истец считает, что ответчиком не предоставлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца.

Истец в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания истец извещен надлежащим образом.

Ответчик в возражениях на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения. Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания ответчик извещен надлежащим образом.

Третье лицо отзыв на апелляционную жалобу истца не представило, в судебное заседание не явилось. О времени и месте судебного заседания третье лицо извещено надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, возражениях ответчика на апелляционную жалобу, арбитражный апелляционный суд установил.

ОАО «Рикор Электроникс» является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №289416. Товарный знак зарегистрирован 23.05.2005 с датой приоритета 22.07.2004 в отношении товаров Международной классификации товаров и услуг: 07 класса – краны (части машин); муфты сцепления; части ременных и цепных передач (натяжные ролики, механизмы напряжения, успокоители); 09 класса – жгуты проводов; колодки для электрических соединений; выключатели закрытые; резистивные датчики, 12 класса – колеса зубчатые для наземных транспортных средств, 20 класса – пробки пластмассовые.  

Как следует из материалов дела, предпринимателем ФИО1 15.02.2018 в магазине по адресу: 

<

...> был продан товар – датчик положения дроссельной заслонки «HOFER» 750 260 в количестве 1 шт. На товаре имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №289416.

Факт приобретения указанного товара у ответчика подтверждается видеозаписью приобретения товара, чеком №7433 от 15.02.2018, содержащим наименование товара, его стоимость, фамилию и инициалы ответчика, печать с указанием ОГРНИН и ИНН ответчика, дату покупки.

Истец, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Ответчик факт продажи контрафактного товара не оспаривает. 

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в порядке защиты права на товарный знак вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлена к взысканию компенсация в размере 180000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак, исходя из цены права использования принадлежащего ему товарного знака, установленной лицензионным договором от 01.10.2016, заключенным с иным лицом.

Ответчик обратился в суд первой инстанции с ходатайством о снижении размера компенсации до 10000 руб.  Ходатайство ответчика судом удовлетворено.  

При определении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях с учетом положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П по делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Алтайского края, и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Указанным Постановлением признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Однако в настоящем деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  и Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 №28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. 

Истцом заявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Вывод суда первой инстанции о том, что, несмотря на указанное обстоятельство, ходатайство о снижении размера компенсации подлежит удовлетворению, поскольку требование основано на подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, который устанавливает возможность применения двукратного размера стоимости товаров, которая, в свою очередь, с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации не исключает возможности снижения такого размера, при условии наличия мотивированного заявления ответчика о таком снижении, а также ссылка суда на то, что  истцом не доказано незаконное использование ответчиком товарного знака на всей территории Российской Федерации и всеми способами, перечисленными в лицензионном договоре, не соответствует обстоятельствам дела и нарушает требование статей 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» разъяснено, что при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований законодательства об авторском праве и смежных правах при использовании и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав и права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2018 №С01-988/2018 по делу №А21-11119/2017 аналогичный подход применим и к спорам, связанным с нарушением прав на товарный знак. Именно ответчик должен доказать законность использования им исключительных прав истца.

Следовательно, именно ответчик должен доказать наличие оснований для снижения размера компенсации, заявленной к взысканию истцом.

Ответчиком доказательства неверного определения минимального размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак суду, в частности, установление иной стоимости использования товарного знака при сравнимых обстоятельства при его правомерном использовании,  не представлены.

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривает возможность определения компенсации с учетом количества товаров, разных классов Международной классификации товаров и услуг и территории, в отношении которых лицензионным договором установлено право использования товарного знака. Ответчик доказательства продажи только одного экземпляра контрафактного товара суду не представил. 

Кроме того, абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Судом первой инстанции минимальный размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, принадлежащий истцу, определенный в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, снижен более чем на пятьдесят процентов - со 180000 руб. до 10000 руб.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что вывод суда первой инстанции о наличии оснований для снижения размера компенсации за нарушение ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству №289416 ниже пределов, установленных подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, не соответствует обстоятельствам дела, решение принято с нарушением норм материального права – статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, что в соответствии с пунктами 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены решения с принятием нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года по делу №А49-8813/2018 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе отнести на ответчика.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 314583619800029, ИНН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 180000 руб. - компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №289416, судебные издержки на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., на приобретение контрафактного товара в размере 170 руб., по оплате почтовых услуг в размере 92 руб., а также 5000 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 314583619800029, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 4400 руб.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Пензенской области.

Председательствующий                                                                        В.В.Карпов 

Судьи                                                                                                       Е.М.Балакирева

                                                                                                                  С.Ю.Николаева