891/2023-270232(2) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   № 09АП-62825/2023

Дело № А40-112049/22

г. Москва

29 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Е.А. Ким, судей В.В. Валюшкиной, Т.В. Захаровой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  

истца Общества с ограниченной ответственностью "Бэст Прайс"  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 июля 2023 года по делу № А40- 112049/22,  по иску Общества с ограниченной ответственностью "Бэст Прайс" (ОГРН: 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью "Армторг" (ОГРН: 

<

***>)  

третье лицо- Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" (ОГРН:  

<

***>).  

о взыскании. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 07.12.2022, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 20.09.2023, 

от третьего лица: ФИО4 по доверенности от 11.02.2022, ФИО5 по  доверенности от 25.07.2023.  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Бэст Прайс" обратилось с иском к  обществу с ограниченной ответственностью "Армторг" о взыскании 33 000 000 руб.  компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки №№ 523139, 664749,  о запрете использовать обозначение сходное со знаками обслуживания №№ 523139, 664749  в отношении товаров, однородных товарам, указанным в перечне товарных знаков   №№ 523139, 664749.  

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле было привлечено общество с  ограниченной ответственностью "Агроторг".  

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными  доказательствами, руководствуясь ст.ст. 1229, 1479, 1484 ГК РФ, ст. ст. 110, 123,156,169171 АПК РФ решением от 24 июля 2023 г. суд первой инстанции иск удовлетворил  частично.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый  арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное  решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование  отмены ссылался на то, что судом не учтено, что суд необоснованно снизил размер  взыскиваемой компенсации рассчитанной на основании подп. 2. п.4 ст. 1515 ГК РФ.  

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с  соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.  Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.  

Представители ответчика, третьего лица возражали против удовлетворения  апелляционной жалобы. Считают решение суда законным и обоснованным, доводы  апелляционной жалобы несостоятельными.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266,  268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы  жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для  отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.  

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью "БЭСТ  ПРАЙС" является правообладателем следующих товарных знаков:  

25.09.2014 - на имя Истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак  «PARTY»  по свидетельству № 523139, дата приоритета - 15.02.2013, в  отношении товаров 03, 09, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28 классов в соответствии с  Международной классификацией товаров и услуг (далее по тексту - «МКТУ»), в том числе:  28 - безделушки для вечеринок [знаки внимания].  

30.07.2018 - на имя Истца был зарегистрирован комбинированный товарный знак  «PARTY»  по свидетельству № 664749, дата приоритета - 20.04.2017, в  отношении в отношении товаров 04, 08, 09, 16, 21, 25, 26 в том числе: 25 - колпаки  маскарадные; шляпы маскарадные; (далее по тексту - Товарные знаки).  

26.04.2021 - истцу стало известно о нарушении ООО «Армторг» (далее -«Ответчик»)  принадлежащего ООО «Бэст Прайс» исключительного права на Товарные знаки,  выразившемся в использовании ООО «Армторгр» обозначения «PARTY», сходного до  степени смешения с товарными знаками № 523139 и № 664749 путем предложения к  продаже и продажи товаров -колпаки праздничные входящих в перечень товаров 28 и 25  класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 523139 и №  664749.  

Истец не давал своего согласия ответчику на использование Товарных знаков. 

Сходство до степени смешения обозначения «PARTY»  и комбинированного  

товарного знака «PARTY» . 

Разрешая вопрос о степени сходства, суд первой инстанции руководствовался  следующим.  

Вопросы, связанные с определением степени сходства обозначений и/или товарных  знаков регламентируются в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в  действие Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», Правилами,  утвержденными Приказом Минэкономразвития России № 482 от 20.07.2015 г., (далее«Правила»).  

В соответствии с вышеуказанными Правилами, обозначение считается сходным до  степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря  на их отдельные отличия.  

На основании п. 44. Правил, при определении сходства комбинированных  обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных  обозначений) и 43 (сходство изобразительных обозначений) Правил, а также исследуется  значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном  обозначении.  

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим),  графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.  

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании  следующих признаков:  

внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; 

вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и  тому подобное);  

сочетание цветов и тонов. 

Признаки, указанные в данных пунктах, учитываются как каждый в отдельности, так  и в различных сочетаниях.  

Сравнение словесного элемента обозначения «PARTY» и словесного элемента  «PARTY» товарного знака по свидетельству РФ № 523139. Товарный знак по свидетельству  РФ № 523139 тождественный товарному знаку по свидетельству РФ № 664749.  

Фонетика: сравниваемые обозначения тождественные. 

Графика: словесный элемент «PARTY» товарного знака по свидетельству РФ №  523139 представляет собой обозначение, выполненное стилизованным шрифтом,  латинскими заглавными буквами. Каждая буква обозначения имеет различный цвет.  

Обозначение «PARTY» используемое ООО «Армторг», выполнено стилизованным  шрифтом, латинскими заглавными буквами. Каждая буква обозначения имеет различный  цвет.  

Семантика: сравниваемые словесные элементы, тождественные в обоих  обозначениях «PARTY», согласно словарю WordReference (https  ://www.wordreference.com/enru/party) в переводе с английского языка имеют одинаковое  значение - вечеринка, праздник, партия, сторона.  

Анализ сравниваемых словесных элементов обозначений на звуковое, фонетические  и графическое сходство свидетельствует о том, что словесный элемент упаковок ООО  «Армторг», «PARTY», тождественен словесному элементу зарегистрированного товарного  знака по свидетельству РФ № 523139 «PARTY».  

Сравнение обозначений «PARTY» и «PARTY» по виду и характеру изображений,  сочетанию цветов и тонов.  

Вид и характер изображений: Обозначение «PARTY» по свидетельству РФ №  523139 представляет собой стилизованные разноцветные буквы латинского алфавита,  образующие словосочетание «PARTY».  

Обозначение, используемое ООО «Армторг», представляет собой стилизованные  объемные разноцветные буквы латинского алфавита, образующие словосочетание  «PARTY».  

Цвета: в обоих используемых обозначениях представлены зеленый, синий, красный,  розовый, желтый цвета одинаковых оттенков. В товарном знаке по свидетельству РФ №  523139 также дополнительно используется оранжевый цвет.  

Анализ сравниваемых обозначений по виду и характеру изображений, сочетанию  цветов и тонов, показало их сходство до степени смешения.  

Товарный знак № 523139 зарегистрирован в отношении следующих классов товаров  МКТУ 03, 09, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 28, в том числе: 28 - безделушки для вечеринок  [знаки внимания]; шляпы бумажные для праздников; шары воздушные.  

Товарный знак № 664749 зарегистрирован в отношении товаров 04, 08, 09, 16, 21, 25,  26, 28 классов МКТУ в том числе: : 25 - колпаки маскарадные; шляпы маскарадные.  

Согласно п.7.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и  действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной  регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче  свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов,  утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 128 от 24.07.2018, Для установления  однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в  частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение  (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены,  взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том  числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг  потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и  другие признаки.  

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным  признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или  назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику  происхождения.  

ООО Бэст Прайс зарегистрировано в качестве юридического лица 01.06.2007 года.  Правообладатель осуществляет деятельность по розничной торговле в том числе и товаров  для праздника, маркированных товарными знаками «PARTY» по свидетельствам РФ   №№ 523139, 664749.  

ООО «Армторг» осуществляет деятельность по розничной торговле на  принадлежащих ему торговых точках, то есть деятельность по оказанию услуг по  реализации товаров, в том числе и товаров для праздника. Таким образом, деятельность  «Армторг» следует отнести к услугам 35 класса МКТУ.  

Обозначение «PARTY» «Армторг» использует в отношении реализации тех же  товаров, в отношении которых зарегистрированы знаки Правообладателя. Это товары 25,28  классов МКТУ. Применительно к данному спору надлежит оценивать не услуги сами по  себе, а их однородность с товарами, которые указаны в перечнях товарных знаков по  свидетельствам №№ 523139, 664749.  

В п. 7.2.3. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в  рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного  знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак,  знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов отмечено, что однородными между  собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9  класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25  класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и  «услуги оптиков» (44 класс МКТУ);  

«издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия»,  «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Другие лица не могут использовать  соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом.  

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными  настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия  правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную  настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными,  чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»  

Положения законодательства призваны защищать интересы как производителя  товара, так и потребителя - путем недопущения индивидуализации товаров сходными  обозначениями, так как это может привести к дезориентации потребителя и «размыванию»  знака.  

Использование Товарных знаков Правообладателя в отсутствие разрешения,  является нарушением исключительного права такого правообладателя, то есть нарушением  исключительного права истца.  

Ответчик факт нарушение не оспорил, однако оспорил размер компенсации. 

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и  оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи  всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет  доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора,  принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь  положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое  заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, в сумме 110 800 руб.  

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы на основании следующего 

Исходя из условии договора коммерческой концессий заключенной между ООО  «Армторг» и ООО «Агроторг» № 196 от 30 декабря 2019 года, по которому Ответчик имеет  право использовать в предпринимательской деятельности право на использование  товарного знака свидетельство 554730 с приоритетом 05.09.2013г. на территории:  Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, 7 п. 2-1. Согласно пунктам  5.1.12, 6.1.1., 6.5.5. Агентского договора № 196/1 от 30 декабря 2019 года ассортимент  товара, порядок и условия его реализации определяются исключительно ООО «Агроторг»,  Ответчик обязан только поддерживать остаток не менее 95% ассортимента и объема  установленного к реализации.  

Таким образом, Ответчик продает исключительно тот товар, который ему поставляет  ООО «Агроторг» без возможности отказаться от реализации какого-либо товара. ООО  «Армторг» получило от ООО «Агроторг» указание в виде информационного письма ЦО №  150 от 14 мая 2021 года убрать с реализации товары ECONTA со словом PARTY.  

До указанного срока Ответчик не знал о том, что не имеет право торговать товарами  со знаком ECONTA PARTY, но даже если бы знал не имел бы права отказаться от его  продажи по условиям Агентского договора. Далее от ООО «Агроторг» поступали указания  о том, что продукцию ECONTA без слова PARTY необходимо вернуть в продажу. В связи с  тем, что на чеках, представленных Истцом в качестве доказательств исковых требований  указаны следующие продукты:  

Чек от 26.04.2021 года ECONTA набор колпаков 6 шт. стоимостью 34,99 рублей; Чек от 26.05.2025 года ECON. Колпаки 6 шт. стоимостью 59,99 рублей; Чек от 22.08.2021 года ECONTA колпаки 6 шт. стоимостью 59,99 рублей. 

То можно сделать вывод, что по этим чекам приобреталась продукция ECONTA без  слова PARTY, (т.к. наименование продукции в чеке не соответствует наименованиям  продукции со словом PARTY, как они заведены в торговой программе).  

Также в материалы дела представлено заключение специалиста № 03/23/157-ЕК от  30.01.2023, которое содержит следующие выводы по определению стоимости прав  использования товарных знаков (номера государственной регистрации 523139, 664749) на  условиях простой (неисключительной) лицензии с объемом передаваемых прав согласно  техническому заданию. Специалистом сделаны следующие выводы, что рыночная  стоимость права использования товарного знака (номер государственной регистрации  523139) на условиях простой (неисключительной) лицензии за период с 26.04.2021 по  26.05.2022 на территории, расположенной по адресу: 

<

...>, в отношении товаров класса МКТУ 28 составляет за указанный  период 5 280 руб. Рыночная стоимость права использования товарного знака (номер  государственной регистрации 664749) на условиях простой (неисключительной) лицензии  за период с 26.04.2021 по 26.05.2022 на территории, расположенной по адресу: 

<

...>, в отношении товаров класса МКТУ 25  составляет за указанный период 5 800 руб. В связи с чем компенсация в заявленном истцом  размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного  разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и,  тем самым, приводит к осуществлению прав истца с нарушением прав и свобод ответчика  сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.  

Ответчик вправе оспаривать рассчитанный на основании лицензионного договора  размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования  соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора  либо иных доказательств, в том заключения независимого оценщика.  

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права  использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором  его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с  размером, заявленным истцом.  

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего  спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК  РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований  разумности и справедливости.  

С учетом характера допущенного нарушения при наличии соответствующего  заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4  ст. 1515 ГК РФ величины.  

Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П.  

Право суда снизить компенсацию при наличии мотивированного контррасчета,  полностью применимо при расчете истцом компенсации по пп. 2 п. 4. ст. 1515 ГК РФ, о чем  указано в Определении ВС РФ № 310-ЭС20-9768.  

Таким образом, снижая размер компенсации и определяя его на основании  заключения независимого оценщика, суд обоснованно, руководствуясь Постановлением  Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, Определением  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от  26.01.2021 № 310-ЭС20-9768, воспользовался своим правом по определению размера  взыскиваемой компенсации.  

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и  бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в  апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены  судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для  вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного  акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом  апелляционной инстанции несостоятельными.  

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда  первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при  правильном применении норм действующего законодательства.  

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при  рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для  отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, не установлено.  

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 июля 2023 года по делу № А40112049/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.  

Председательствующий судья Е.А. Ким 

Судьи: В.В. Валюшкина  

 Т.В. Захарова  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.