РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-67948/24-134-325

г. Москва

25 июля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 25 июля 2024 года

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е. В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У. Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (125171, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (152903, Ярославская область, 

<

...> Д.163, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (125171, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2004, ИНН: 

<

***>)

об обязании предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2014 года по I кв. 2018 года включительно по лицензионному договору № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 года;

о взыскании штрафа в размере 700 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 года;

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, (паспорт, доверенность №  5 от  29 января 2024  года, диплом);

от ответчика: ФИО2, (паспорт, доверенность №  17  от  05 февраля 2024  года, диплом);

от третьего лица: не явилось, извещено; 

 

УСТАНОВИЛ:

ФГБУ «ФАПРИД» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ПАО ОДК-Сатурн» об обязании предоставить отчетную документацию за период с II кв. 2014 года по I кв. 2018 года включительно по лицензионному договору № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 года; о взыскании штрафа в размере 700 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 года.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Представители третьего лица, извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явились.

Суд, с учетом мнения Сторон, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя третьего лица в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Непосредственно исследовав все представленные по делу доказательства, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, суд пришел к выводу о частичной обоснованности требований, заявленных в рамках искового заявления, в части в силу следующих обстоятельств.

Применительно к требованиям, заявленным в рамках искового заявления, судом установлено следующее.

Между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Истец, Лицензиар), и ПАО ОДК-Сатурн» (далее - Ответчик, Лицензиат) заключен лицензионный договор № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 года о предоставлении Ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

Согласно п. 9.1 Лицензионного договора Лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается:

-          отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 договора;

-          выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по Контракту;

-          копия экспортной лицензии на поставку Продукции по Контракту;

-          копия оформленного паспорта сделки на реализацию Продукции по Контракту;

-          копии документов, подтверждающих факт отгрузки Продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии Продукции по Контракту;

-          копии изменений (дополнительных соглашений) к Контракту, Договору комиссии.

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Договора.

Таким образом, обязанность предоставить отчетную документацию возникает у Ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за:

II квартал 2014 года - 30 июля 2014 года;

III квартал 2014 года - 30 октября 2014 года;

IV квартал 2014 года - 30 января 2015 года;

I квартал 2015 года - 30 апреля 2015 года;

II квартал 2015 года - 30 июля 2015 года;

III квартал 2015 года - 30 октября 2015 года;

IV квартал 2015 года - 30 января 2016 года;

I квартал 2016 года - 30 апреля 2016 года;

II квартал 2016 года - 30 июля 2016 года;

III квартал 2016 года - 30 октября 2016 года;

IV квартал 2016 года - 30 января 2017 года;

I квартал 2017 года - 30 апреля 2017 года;

II квартал 2017 года - 30 июля 2017 года;

III квартал 2017 года - 30 октября 2017 года;

IV квартал 2017 года - 30 января 2018 года;

I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года;

Согласно п. 9.1 Лицензиат в течении 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет Лицензиару отчетную документацию, в которой отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Согласно п. 7.3 лицензионного договора лицензионный платеж переводится Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами в течение 30 дней с даты подписания Договора.

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с пунктом 9.6 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25000 рублей за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ штрафом признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате штрафа кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Предприятием не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за периоды с II квартал 2014 по I квартал 2018 и с II квартал 2018 года по 1 квартал 2021 года (28 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым Предприятие нарушило условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Следовательно, Предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 700 000 рублей.

До настоящего времени отчетная документация Предприятием не предоставлена, штраф не оплачен.

На основании изложенных обстоятельств, истец обратился в суд о взыскании неустойки (штрафа) и обязании осуществить действия по предоставлению отчетности.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований, в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с п. 1, 5 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с положениями ст.ст. 307-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются необоснованными в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Так как Истец не является стороной ни Договора Комиссии, ни Контракта с Инозаказчиком, у него отсутствует реальная возможность контроля за исполнением указанных соглашений, в силу чего основная обязанность по предоставлению всех необходимых документов лежит исключительно на Ответчике.

Предоставление отчетной документации в соответствии с п. 9.1 лицензионного договора является обязательным условием для Ответчика и не зависит от поступления валютной выручки на счет Ответчика и действия договора комиссии. Также в лицензионном договоре не содержатся условия, согласно которым отчетная документация предоставляется только с отражением поступившей выручки и не предоставляется в случае ее отсутствия. Наоборот, положения договора закрепляют периодичность предоставления отчетов и ответственность за невыполнение данного обязательства, что свидетельствует о необходимости регулярного предоставления отчетной документации в независимости от иных обстоятельств, в том числе от поступления выручки, в весь период действия лицензионного договора-с момента его подписания и до подписания акта выполненных обязательств. Таким образом, доводы Ответчика о необходимости предоставления отчетов только с отражением выручки несостоятельны и противоречат условиям заключенного договора.

Предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Таким образом, единственным способом контроля за надлежащим исполнением условий Лицензионного договора, является именно отчетная документация, которую обязан предоставлять Ответчик, а также иные документы и информация об исполнении Договора комиссии и Контракта Инозаказчика также предоставляемые Ответчиком.

Вопреки условиям лицензионного договора Ответчик отчетность не предоставлял, информацию о сроках исполнения контракта, а также о его полном исполнении как со своей стороны, так и со стороны Инозаказчика также не предоставил, то есть Истцу неизвестно и не может быть известно, когда на счет Ответчика поступила выручка по Договору комиссии. Об исполнении вышеуказанных соглашений ФГБУ «ФАПРИД» не знало и не могло знать, в силу того, что Учреждение не является стороной ни Договора комиссии, ни Контракта с инозаказчиком.

Как указывалось выше , предоставление отчетной документации не зависит от факта использования или не использования РИД, предоставленных по лицензионному договору. Наоборот, в лицензионном договоре закреплено условие о периодическом (ежеквартальном) направлении отчетной документации (п. 1.8 и п. 9.1 договора). Кроме того, данное условие договора никак не связано с иными обязательствами по договору и не зависит от поступления/не поступления денежных средств на счет Ответчика, а также от использования/неиспользования переданных по договору РИД.

Таким образом, данная позиция ответчика противоречит условиям заключенного договора и не подлежит применению.

Согласно ч.3 ст.307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно статьям 309, 310, 314, 450 ГК РФ договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями этих обязательств и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства, а также от договора и одностороннее изменение его условий не допускается.

Ответчику было предоставлено неисключительное право использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации. Согласно п. 13.1 Лицензионного договора его условия действуют до подписания Сторонами акта выполненных обязательств. Обязанность информировать об исполнении договора комиссии возложена на ответчика в соответствии с разделом 9 Договора. При этом независимо от права Истца требовать отчетность.

Согласно п. 2.1 и п. 7.2 Лицензиат уплачивает Лицензиару за предоставленное по Лицензионному договору право на использование РИД лицензионный платеж в пользу Российской Федерации.

Как следует из пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором. Как установлено пунктом 3 статьи 425 ГК РФ, законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора», условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Согласно положениям п. 13.1 лицензионного договора он действует до момента подписания акта выполненных обязательств. Как указано в п. 7.6 договора выполнение обязательств по договору оформляется актом выполнения обязательств, подписываемому Сторонами в течение 30 календарных дней с момента полной уплаты лицензионного платежа.

Как следует из изложенного, в тексте лицензионного договора четко прописан механизм закрытия исполнением лицензионного договора и, следовательно, подтверждения исполнения всех обязательств по договору, и, как следствие, выводу договора из состава действующих.

Данный акт по состоянию на момент рассмотрения настоящего судебного дела не подписан. Следовательно, лицензионный договор является действующим и подлежат исполнению все его условия, в том числе и по предоставлению отчетной документации.

Между тем, суд признает обоснованными доводы ответчика в части заявления о пропуске сроков исковой давности в отношении части требований о взыскании неустойки (штрафа) и исполнению обязанности по представлению отчетной документации За период заявленный в иске с 2 кв 2014 по 1 кв 2018.

Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 18.03.2024. В соответствии с п. 2. Ст. 199 ГК РФ ответчик заявляет об истечении срока давности:

-  по требованию предоставления отчетной документации по Лицензионному договору № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012 за 11 квартал 2014-1 квартал 2018

-      по требованию об уплате штрафов за непредоставление отчетной документации по Лицензионному договору № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012за II квартал 2014 - I квартал 2018 (16 отчетных периодов, общая сумма штрафов 400000 рублей.)

-      по требованию об уплате штрафов за несвоевременное предоставление отчетной документации по Лицензионному договору № 1-01-12-00492 от 22 августа 2012за II квартал 2018 - IV квартал 2020 (11 отчетных периодов, общая сумма штрафов 275000 рублей.)

В силу пункта 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требования в части взыскания штрафа за непредоставление документации за , с учетом применения сроков исковой давности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе такой способ, как неустойка.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Согласно представленному расчету истца, на основании п. 9.1 Договора Ответчик обязан выплатить Истцу штраф в размере 700 000 руб. 00 коп.

Таким образом, в рассматриваемом случае штраф подлежит начислению за 1 отчетный I кв. 2021 г.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе такой способ, как неустойка.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, суд, приходит к выводу, что сумма штрафа составляет 25 000 руб. за нарушение срока предоставления отчетности за 1 кв 2021г. , в остальной части требований о взыскании штрафа за заявленные истцом периоды судом отказано,  с учетом пропуска срока исковой давности.  С учетом изложенного исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 25 000 руб. 

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

При таких обстоятельствах, на основании ст.ст. 4, 65, 75, 110, 121, 123, 132, 156, 167-171, 175 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (ИНН: 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ИНН: 

<

***>)  штраф в размере 25 000 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 606 руб. 90 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:

Е.В. Титова