Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-9384/2021

г. Петрозаводск

25 февраля 2022 года

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Ильющенко О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску иностранного лица MGA ENTERTAINMENT INC. к индивидуальному предпринимателю ФИО1  о взыскании 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, установил:

MGA ENTERTAINMENT INC. принадлежат исключительные права на товарный знак, зарегистрированный согласно свидетельству на товарный знак № 638367,  срок действия регистрации товарного знака до 24.01.2027.

24.11.2018 в торговой точке, расположенной по адресу: 

<

...>, был установлен факт продажи игрушки, упакованной в картонную коробку. Товар содержит изображение товарного знака № 638367 (надпись «L.O.L. SURPRISE!»).

Факт розничной продажи указанного товара подтверждается кассовым чеком от 24.11.2018 с указанием продавца: ИП ФИО1 (ИНН: 

<

***>), компакт-диском с видеозаписью процесса закупки, а также самим товаром – игрушкой в упаковке, приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Претензией №3078 MGA ENTERTAINMENT INC. уведомило ИП ФИО1 о нарушении реализацией указанного товара исключительных прав истца на товарный знак; предложило прекратить нарушение интеллектуальных прав и выплатить компенсацию в размере 50 000 руб.

В иске истец ссылается на указанные обстоятельства и неудовлетворение претензии; просит взыскать с ответчика 50 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 638367.

В отзыве ответчик с требованием не согласен; заявляет о пропуске истцом срока исковой давности; считает, что не соблюден претензионный порядок, иск подписан неуполномоченным лицом и подлежит оставлению без рассмотрения; имеются основания для снижения размера компенсации, поскольку правонарушение совершено впервые и не носит грубый характер; основным видом деятельности ответчика является аренда и управление недвижимым имуществом,   использование объектов интеллектуальной деятельности не является существенной частью предпринимательской деятельности; спорный товар ответчику не принадлежал, о контрафактном характере реализуемой продукции ему не было известно; истец необоснованно просит отнести все судебные расходы на ответчика вне зависимости от результатов рассмотрения дела; в материалах дела отсутствуют доказательства несения судебных издержек самим истцом, а также доказательства того, что расходы, понесенные представителем, не входят в цену оказываемых услуг; в случае удовлетворения требования просит снизить размер компенсации до 10 000 руб. и отказать в удовлетворении ходатайства о взыскании судебных расходов.

В возражениях на отзыв и пояснениях истец с доводами ответчика не согласен, требование поддерживает в полном объеме.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, который составляет три года (пункт 1 статьи 196 ГК РФ) со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Истец установил факт продажи товара 24.11.2018, следовательно, срок исковой давности по требованию о взыскании компенсации начинает течь с 25.11.2018.

Согласно пункту 3 статьи 202 ГК РФ, пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку. 

С учетом  правовой позиции, изложенной в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1(2019), течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка.

В силу пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ, части 5 статьи 4 АПК РФ правообладатель вправе обратиться в суд с требованием о защите нарушенного права по истечении тридцатидневного срока со дня направления претензии.

Согласно почтовой квитанции и описи вложения (лист дела 11) претензия была направлена ИП ФИО1 27.03.2019 (получена ответчиком 06.04.2019) и оставлена без ответа, следовательно, течение срока исковой давности приостанавливается на тридцать календарных дней. 

Поскольку исковое заявление поступило в суд 26.11.2021, требование о взыскании компенсации в связи с реализацией 24.11.2018 контрафактной продукции  с учетом приостановления течения срока исковой давности заявлено в пределах трехлетнего срока и довод ответчика о его пропуске суд отклоняет.

Ответчик считает, что претензия и иск подписаны неуполномоченным лицом, поэтому иск подлежит оставлению без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора и подписанием иска лицом, не имеющим права его подписывать.

Согласно пункту 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» при проверке полномочий представителей иностранных лиц в арбитражном процессе судам надлежит учитывать, что лица, имеющие полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, а также полномочия на подписание доверенности от имени юридического лица, определяются по личному закону иностранного юридического лица (подпункт 6 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ).

С учетом того, что к полномочиям представителя иностранного лица для ведения дела в государственном суде в силу пункта 4 статьи 1217.1 ГК РФ применяется право страны, где проводится судебное разбирательство, объем полномочий представителя на ведение дела в арбитражном суде Российской Федерации, исходя из подпункта 1 пункта 5 статьи 1217.1 ГК РФ, определяется на основании статьи 62 АПК РФ.

Форма доверенности на участие представителя иностранного лица в арбитражном суде Российской Федерации подчиняется праву страны, применимому к самой доверенности (пункт 1 статьи 1209 ГК РФ), то есть праву Российской Федерации (пункт 4 статьи 1217.1 ГК РФ). Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если не нарушены требования права страны выдачи доверенности (пункт 1 статьи 1209 ГК РФ) и требования статьи 61 АПК РФ.

Претензию и исковое заявление от имени истца подписал ФИО2 

В соответствии с единогласным письменным решением совета директоров MGA ENTERTAINMENT INC. от 02.01.2017 Элизабет Риша избрана на должность вице-президента, помощника секретаря и главного юрисконсульта с 23.10.2016; все составленные и оформленные документы, а также все прочие действия, предпринятые Элизабет Риша с 23.10.2016, ратифицируются и утверждаются во всех отношениях.

Согласно представленному в материалы дела единогласному письменному решению совета директоров корпорации  MGA ENTERTAINMENT INC от 10.05.2017 Элизабет Риша избрана на должность вице-президента, помощника секретаря и главного юрисконсульта. Любые иные действия, предпринимаемые должностными лицами Компании от имени или в ее отношении, в тех случаях, когда о них известно указанному совету, с даты их избрания считаются и на основании настоящего документа являются одобренными, подтвержденными и утвержденными.

Из удостоверения от 22.01.2019, выданного Элизабет Риша, соответствующие полномочия и подпись которой заверены нотариусом штата Калифорния Лесли Пек, следует, что ООО «САКС», расположенное в городе Москве, является официальным утвержденным эксклюзивным дистрибьютором игрушек компании MGA ENTERTAINMENT INC в Российской Федерации и Казахстане.

Компанией MGA ENTERTAINMENT INC в лице его уполномоченного представителя Элизабет Риша выдана доверенность от 01.01.2019, предоставляющая право ООО «САКС» на представление интересов доверителя, в том числе в арбитражных судах с правом совершения всех процессуальных действий, включая подписание и подачу исковых заявлений, уплату государственной пошлины. Доверенность выдана сроком до 31.05.2020, полномочия Элизабет Риша на подписание данного документа, а также факт подписания данного документа указанным лицом удостоверены нотариусом Лесли Пек.

Из материалов дела следует также, что в последующем ООО «САКС» в порядке передоверия выдана доверенность от 21.02.2019 от имени MGA ENTERTAINMENT INC., в том числе ООО «АйПи Сервисез» в лице генерального директора ФИО2, гражданину ФИО2, в целях представления интересов доверителя касательно защиты интеллектуальных прав доверителя, в том числе перед физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на ведение дел в арбитражных судах, сроком действия до 31.05.2019 (подписана руководителем ООО «САКС» ФИО3 и удостоверенная нотариусом города Москвы).

Нотариально заверенной доверенностью от 11.11.2021 № 50 АБ 6556949 ФИО2 уполномочен от имени иностранного лица MGA ENTERTAINMENT INC. на территории Российской Федерации вести дела доверителя в арбитражных судах с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе с правом подписания и подачи искового заявления.

Указанная доверенность от 11.11.2021 № 50 АБ 6556949 выдана ООО «САКС», действующим от имени иностранного лица на основании доверенности от 21.09.2021, которая, в свою очередь, выдана последнему Элизабет Риша – главным юрисконсультом MGA ENTERTAINMENT INC.

Согласно части 5 статьи 69 АПК РФ, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 этого Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Ходатайство о фальсификации доказательств ответчик не заявил, сведений об отмене нотариального акта не представил, также как и доказательств, свидетельствующих об отсутствии у Элизабет Риша соответствующих полномочий.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что у Элизабет Риша имелись полномочия на выдачу ООО «САКС» соответствующих доверенностей от 01.01.2019, от 21.09.2021, а у ФИО2 – на представление интересов MGA ENTERTAINMENT INC., в том числе на подписание претензии и искового заявления.

Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае  оснований для оставления иска без рассмотрения, предусмотренных пунктами 2, 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, не имеется.

В отношении предъявленного требования суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье  1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар, так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у MGA ENTERTAINMENT INC. исключительных прав на спорный товарный знак подтверждается материалами дела.

Согласно свидетельству на товарный знак № 638367 правообладателем является компания MGA ENTERTAINMENT INC., расположенная по адресу: 9220 Уиннетка Авеню, Чатсуорт, Калифорния 91311, Соединенные Штаты Америки (US).

Довод ответчика о неподтверждении юридического статуса иностранного лица суд признает необоснованным, поскольку в материалы дела представлена выписка из системы «Бизнес-поиск» штата Калифорния со сведениями о статусе юридического лица с нотариальным заверенным переводом на русский язык.

Также суд не соглашается с доводом ответчика о произведении закупки спорного товара неуполномоченным лицом, поскольку полученные в результате контрольной закупки доказательства представил в материалы дела истец, следовательно, он согласовал и одобрил действия производившего закупку лица (пункт 2 статьи 183 ГК РФ).

ИП ФИО1 утверждает, что спорный товар ей не принадлежал, а о контрафактном характере реализуемой продукции ей не было известно, ссылается на заключенный  между ответчиком (арендодатель) и ФИО4 (арендатор)  договор субаренды торгового места от 16.03.2018, в соответствии с которым арендодатель передает торговое место (полка № 26) арендатору в срочное возмездное пользование для осуществления торговли товарами, в том числе картинами, детскими игрушками, сувенирной продукцией, наборами для ручной работы. В отзыве ответчик указал, что товар был реализован с полки № 26 и принадлежал ФИО4

Между тем нарушение исключительных прав истца выражается в продаже контрафактного товара, на котором имеется изображение, сходное с товарным знаком № 638367.   

В соответствии со статьей 493 ГК РФ факт заключения договора розничной купли-продажи подтверждается выдачей продавцом покупателю кассового или товарного чека. 

Из представленной в материалы дела видеозаписи (DVD-диск, лист дела 44)  следует, что при продаже товара был выдан кассовый чек (листы дела 40-41), на котором указан продавец: ИП ФИО1 (ИНН: 

<

***>).

Следовательно, истец подтвердил, что нарушение допущено именно ИП ФИО1, факт заключения ответчиком договора субаренды торгового места в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

Являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась, ответчик мог и должен был осуществлять проверку продаваемой им продукции на предмет незаконного использования объектов интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению к реализации спорной продукции.

Доказательства принятия ответчиком таких мер в отношении спорного товара в материалах дела отсутствуют. 

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ).

MGA ENTERTAINMENT INC.  просит взыскать с ответчика 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 638367. 

В обоснование размера компенсации истец указывает, что компания MGA ENTERTAINMENT INC. выпускает линейку игрушек под маркой «LOL Surprise!» с декабря 2016 года и к апрелю 2017 года было продано 2.5 миллиона кукол; согласно данным системы «Яндекс. Подбор слов» в июне 2019 года было осуществлено более 500 000 запросов по ключевому словосочетанию «куклы лол»; данные факты свидетельствуют о популярности продукции среди потребителей, а контрафактная продукция  реализуется третьими лицами с целью получения прибыли на популярности бренда; лицензионная продукция отличается высоким качеством, а реализация некачественного контрафакта наносит вред репутации правообладателя, что негативно отражается на его коммерческой деятельности; при реализации контрафактного товара потребители вводятся в заблуждение, поскольку полагают, что приобретают качественный лицензионный товар; ответчик уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, что подтверждается решениями арбитражного по делам № А26-781/2020, № А26-1644/2020, № А26-3226/2021; данное обстоятельство свидетельствует о систематическом нарушении ответчиком исключительных прав правообладателей.

В отзыве ответчик считает, что имеются основания для снижения размера компенсации.

В соответствии с пунктом 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае истец не обосновал необходимость взыскания компенсации в размере 50 000 руб. и соразмерность требуемой им суммы допущенному нарушению в связи со следующим.

Количество проданной в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года лицензированной продукции, количество поисковых запросов в июне 2019 года, а также рекомендованная стоимость товара, аналогичного реализованному ответчиком (2 199 руб.), сами по себе не свидетельствуют о соразмерности требуемой истцом суммы компенсации 50 000 руб. допущенному нарушению в виде реализации конкретного рассматриваемого товара (его стоимость составила 190 руб.).

Стоимость товара и убытки производителя товаров, понесенные в результате реализации контрафактной продукции, не являются тождественными понятиями, вероятные имущественные потери правообладателя не подтверждены. Обоснования замещения реализацией контрафактного товара реализации оригинальной продукции (тот факт, что потенциальный покупатель продукции по низкой цене будет приобретать оригинальную продукцию по более высокой цене) истец не привел.

Доказательств того, что реализация ответчиком контрафактного товара послужила причиной снижения потребительского спроса на оригинальную продукцию, истец также не представил. 

Истец ссылается на систематическое нарушение ответчиком исключительных прав правообладателей.

Действительно, вступившими в законную силу судебными актами по делам № А26-781/2020, № А26-1644/2020, № А26-3226/2021 с ИП ФИО1 в пользу различных правообладателей взыскана компенсация за аналогичные нарушения.

Между тем реализация ответчиком контрафактной продукции в деле № А26-781/2020 произведена 16.09.2019, в деле № А26-1644/2020 – 15.09.2019, в деле № А26-3226/2021 – 17.09.2019. 

В рассматриваемом случае ИП ФИО1 реализовала контрафактный товар 24.11.2018, то есть практически годом ранее. Поскольку в информационной системе «Картотека арбитражных дел» отсутствуют сведения о рассмотрении арбитражными судами иных дел по искам правообладателей к ИП ФИО1 о взыскании убытков либо компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме указанных, рассматриваемое правонарушение по состоянию на ноябрь 2018 года было совершено ответчиком впервые и не носило систематического (грубого) характера.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что истец имеет право предъявить требования о защите исключительных прав и взыскании компенсации не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и поставщикам спорного товара, в рассматриваемом случае суд считает обоснованным размер компенсации в минимальном размере, то есть 10 000 руб.

Правовых оснований для снижения компенсации ниже установленного законом размера на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не имеется ввиду отсутствия множественности нарушений (пункт 64 Постановления № 10).

На наличие оснований для снижения размера компенсации ниже установленного законом размера в соответствии правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, ответчик не ссылается.

Несение истцом судебных расходов, в том числе на уплату государственной пошлины за рассмотрение иска, почтовых расходов, расходов на приобретение товара, признанного судом вещественным доказательством, подтверждено материалами дела и в соответствии со статьей 110 АПК РФ суд относит их на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Довод истца о необходимости отнесения судебных издержек в полном объеме на ответчика на основании части 1 статьи 111 АПК РФ суд отклоняет, поскольку само по себе бездействие ответчика по досудебному урегулированию спора не влечет вывода о злоупотреблении последним своими правами и, соответственно, о наличии оснований для отнесения на него всех судебных расходов.

Кроме того, из материалов дела не следует, что судебный спор возник вследствие того, что ответчик не ответил на досудебную претензию, и что в случае направления им такого ответа судебное разбирательство не было бы инициировано истцом и судебный спор не возник бы.

Более того, как видно из приложенной к исковому заявлению копии описи вложения в ценное письмо, претензия и исковое заявление направлены ответчику одновременно, что свидетельствует о формальном направлении претензионного письма с целью соблюдения условий, установленных частью 5 статьи 4 АПК РФ, пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ, для возникновения права истца на обращение в арбитражный суд.

Довод ответчика о том, что истец не подтвердил несение судебных расходов именно MGA ENTERTAINMENT INC., суд отклоняет, поскольку в соответствии с представленными в материалы дела доверенностями ООО «АйПи Сервисез» и ФИО2 предоставлено право от имени истца направлять почтовую корреспонденцию, осуществлять контрольные закупки контрафактного товара и оплачивать государственную пошлину.

При этом выполнение окончательных финансовых расчетов между принципалом и теми лицами, которым предоставлено право оплачивать государственную пошлину или нести иные расходы, само по себе не является основанием для отказа в возложении судебных расходов на ответчика при удовлетворении исковых требований истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу MGA ENTERTAINMENT INC. 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 638367, а также 400 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 83 руб. 11 коп. судебных издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Вещественное доказательство, игрушку, упакованную в картонную коробку, - уничтожить после вступления решения в законную силу. Акт об уничтожении хранить в материалах дела.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>) через Арбитражный суд Республики Карелия в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Судья

Ильющенко О.В.