АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-19179/2020

г. Владивосток

28 апреля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 28 апреля 2021 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Калягина А.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» к Обществу с ограниченной ответственностью «Техновлад» о защите исключительных прав, о взыскании 4 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 25.11.2020, диплом о высшем юридическом образовании, паспорт;

от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 15.07.2019, диплом о высшем юридическом образовании, паспорт;

установил:

истец – Общество с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» обратился с исковыми требованиями к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Техновлад» об обязании прекратить действия, нарушающие права истца, как патентообладателя, а именно: прекратить импорт электро-водяного теплого пола XL PIPE, содержащего все признаки изобретения истца «Жидкостная электрическая система отопления»; об изъятии и уничтожении контрафактных товаров: трубы, изготовленные из полимерного материала с жидкостью и нагревательным элементом внутри (теплые полы), маркировка ENERPIA ISO9001/2000 X-L PIPE MADE IN KOREA: Model DW-010, всего 14 штук, Model DW-015, всего 10 штук, Model DW-020, всего 18 штук, Model DW-025 всего 17 штук, Model DW-030 17 штук, Model DW-040 30 штук, Model DW-050 23 штуки, Model DW-060 24 штуки, всего 153 штуки; об обязании в порядке подп. 5 п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) опубликовать решение арбитражного суда по настоящему делу, с указанием действительного правообладателя – истца в зарегистрированном средстве массовой информации – Сетевое издание «Восток-Медиа», свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77373 от 25.12.2019; о взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на вышеуказанное изобретение «Жидкостная электрическая система отопления».

Ответчик иск оспорил, ссылаясь на то обстоятельство, что из представленного истцом экспертного заключения от 02.06.2020 № 12410005/0011662 не следует вывод об использовании во ввезенном ответчиком спорном товаре изобретения истца, что при проведении данной экспертизы эксперт ограничился только визуальным осмотром спорного товара, а также сведениями, находящимися в сети Интернет в отношении изобретения истца.

Также ответчик указал на то, что спорный товар, произведен компанией Enerpia Co., Ltd., которая была переименована в 2012 году, тогда как ранее называлась Daewoo Enertec Co., Ltd., что также не свидетельствует о контрафактности спорного товара.

Ответчик, оспаривая доводы истца о контрафактности спорного товара, также указал на то обстоятельство, что решением арбитражного суда Приморского края от 18.11.2020 по делу № А51-14755/2020 Владивостокской таможне отказано в привлечении ответчика к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в указанном деле доводы таможенного органа, истца о контрафактности спорного товара отклонены арбитражным судом.

Из пояснений сторон, материалов дела следует, что 31.05.2017 истцу выдан евразийский патент № 026689 на изобретение «Жидкостная электрическая система отопления».

Формула изобретения № 026689 содержит пять независимых пунктов. Первый из таких пунктов сформулирован следующим образом: жидкостная электрическая система отопления, состоящая из герметично закрытой трубы, заполненной жидким теплопроводящим веществом, с размещенным внутри нагревательным элементом и включающая систему поглощения избыточного внутреннего давления, отличающаяся тем, что компенсатор системы для поглощения внутреннего давления выполнен в виде исчисляемого количества деталей из пенополимера с замкнуто-ячеистой структурой, а поперечный размер компенсатора меньше внутреннего размера трубы.

В нарушение прав истца ответчик осуществил незаконный импорт электро-водяного теплого пола XL PIPE, содержащего каждый из признаков изобретения истца, приведенных в независимом пункте содержащихся в патенте формулы изобретения.

Так, в феврале 2020 года на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Российскую Федерацию в адрес ответчика поступил товар: трубы, изготовленные из полимерного материала с жидкостью и нагревательным элементом внутри (теплые полы), маркировка ENERPIA ISO9001/2000 X-L PIPE MADE IN KOREA: Model DW-010, всего 14 штук, Model DW-015, всего 10 штук, Model DW-020, всего 18 штук, Model DW-025 всего 17 штук, Model DW-030 17 штук, Model DW-040 30 штук, Model DW-050 23 штуки, Model DW-060 24 штуки, всего 153 штуки.

В целях таможенного оформления товаров ответчик подал декларацию на товары № 10702070/170220/0035768 с целью помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

В результате проведенного таможенного досмотра таможенным органом установлено, что на спорном товаре имеется обозначение «Х-L PIPE», данные обстоятельства отражены в акте таможенного досмотра № 10702020/210220/000582.

На основании информации базы данных Роспатента о том, что по состоянию на 17.02.2020 в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации в отношении товаров, включенных в 09, 11, 35 класс МКТУ, по свидетельству № 566039 зарегистрирован товарный знак «XL PIPE», таможенным органом направлен соответствующий запрос его правообладателю – истцу.

Согласно полученному ответу от 26.02.2020 № 10 и дополнительного заявления от 28.02.2020 № 12 истец сообщил ответчику, о выявлении существенных отличий между оригинальной продукцией, защищенной товарным знаком «XL PIPE», и ввозимым ответчиком товаром, в связи с чем истцом был сделан вывод о нарушении его прав ввиду внешнего сходства импортируемой продукции с его товарным знаком, которое угрожает ввести обычных потребителей в заблуждение относительно принадлежности продукции. 

Усмотрев в ходе таможенного контроля по спорной ДТ в действиях ответчика по ввозу товара на территорию Российской Федерации с обозначениями, сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, без разрешения правообладателя (истца), признаки административного правонарушения, таможенным органом определением от 25.03.2020 возбуждено дело № 10702000-000804/2020 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ и назначено проведение административного расследования.

Указанные обстоятельства установлены постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2021 по делу № А51-14755/2020.

При этом, в ходе производства дела об административном правонарушении № 10702000-000804/2020 таможенным органом было получено заключение эксперта от 02.06.2020 № 12410005/0011662, исполненное Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением.

Как следует из содержания названного заключения эксперта, объекты исследования представляют собой жидкостные электрические теплые полы. При этом, устройства состоят из герметично закрытых труб (герметичные колпачки/фитинги на торцах труб) различной длины, изготовленных из полимерного материала полиэтилена, каждая диаметром 20 мм. Трубы заполнены жидким теплопроводящим веществом, и имеют размещенный внутри во всю длину трубы электронагревательный элемент (кабель из двух жил в изоляции красного и синего цвета). Также внутри труб в жидком теплопроводящем веществе, заполняющем трубу, свободно размещены элементы цилиндрической формы из  полимерного материала белого цвета, которые используются для компенсации избыточного внутреннего давления. Принцип работы заключается в том, что электронагревательный элемент нагревает жидкое теплопроводящее вещество до заданной температуры. При нагревании жидкое теплопроводящее вещество расширяется, что приводит к повышению давления в трубе. При этом, компенсатор давления сжимается, освобождая объем для жидкости.

Сопоставление описания, приведенного экспертами, с существенными признаками первого независимого пункта формулы изобретения по евразийскому патенту № 026689 приводит к выводу о том, что существенные признаки первого независимого пункта формулы изобретения  по патенту № 026689 использованы в спорном товаре.

Истец, посчитав, что ответчиком нарушены исключительные права истца на изобретение по евразийскому патенту № 026689, направил в адрес ответчика претензию с требованиями прекратить действия, нарушающие исключительные права истца, как патентообладателя, выплатить компенсацию. Данную претензию ответчик оставил без удовлетворения.

На момент рассмотрения настоящего дела арбитражному суду не представлены доказательства добровольного прекращения ответчиком нарушения исключительных прав истца, выплаты спорной компенсации.

Согласно подп. 7 п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, изобретения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу п.п. 1 ст. 1231 ГК РФ на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и ГК РФ.

На основании подп. 2, 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно п. 4 ст. 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

В соответствии со ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Как определено в п. 2 ст. 1354 ГК РФ, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры, в том числе, о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подп. 3 п. 1 ст. 1406 ГК РФ).

В силу ст. 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

На основании ст. 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в  постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П, в соответствии с ГК РФ индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в гражданском обороте обеспечивается, в частности, путем признания исключительного права на товарный знак (п. 1 ст. 1477 ГК РФ); лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Товары иностранного производства, на которых их производителем размещены товарные знаки, могут быть правомерно приобретены вне пределов Российской Федерации и впоследствии перемещаться через ее границу. Фактически на территорию Российской Федерации такие товары могут поставляться как самим производителем либо иным хозяйствующим субъектом по согласованию с ним, так и хозяйствующим субъектом без согласования с производителем или с выбранными им официальными дистрибьюторами, т.е. в порядке параллельного импорта. В таких случаях баланс и защита прав и законных интересов производителей как обладателей исключительного права на товарный знак и их официальных дистрибьюторов, с одной стороны, и импортеров и потребителей - с другой, достигается посредством нормативно-правового регулирования и на его основе - в случае спора - обеспечивается правосудием.

В целях учета указанных конкурирующих прав и интересов в их сопряжении законодательство многих стран использует принцип исчерпания прав (первой продажи или введения в оборот), означающий, по общему правилу, ограничение действия исключительного права на товарный знак, т.е. свободный оборот товаров, если они на законных основаниях уже введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия. При этом, возможность импорта продукции независимо от согласия производителя товара или его официального дистрибьютора (параллельный импорт) во многом зависит от того, какой вид (режим) исчерпания прав установлен в правовой системе того государства, на территорию которого ввозится соответствующая продукция, - национальный, региональный или международный.

Национальное исчерпание прав означает, что на территории определенного государства исключительное право на размещенный правообладателем на конкретном товаре товарный знак, подлежащее правовой охране на территории данного государства, исчерпывается с момента первого введения товара в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории данного государства. Региональное исчерпание прав предполагает исчерпание правообладателем исключительного права на товарный знак в рамках таможенной территории нескольких государств. При международном исчерпании прав исключительное право на товарный знак признается исчерпанным по отношению к конкретному товару с момента его первого введения в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия на территории любого государства.

Арбитражный суд установил обстоятельства того, что ответчик совершил неправомерные действия, направленные на ввоз в Российскую Федерацию товара, обладающего существенными признаками первого независимого пункта формулы изобретения по евразийскому патенту № 026689, принадлежащего истцу, тогда как доказательства того, что истец выразил согласие на такое использование принадлежащего ему изобретения ответчиком, в материалы дела не представлены.

При таких обстоятельствах истец в порядке подп. 2, 5 п. 1 ст. 1252, ст.ст. 1406.1, 1407  ГК РФ вправе требовать от ответчика прекратить действия, нарушающие права истца, как патентообладателя, а именно: прекратить импорт электро-водяного теплого пола XL PIPE, содержащего все признаки изобретения истца «Жидкостная электрическая система отопления»; опубликования решения суда, вынесенного по результатам рассмотрения настоящего искового заявления, с указанием действительного правообладателя – истца в зарегистрированном средстве массовой информации, а также предъявить ответчику требования о выплате компенсации.

При этом, учитывая диспозитивность нормы ст. 1406.1 ГК РФ, указывающей на определение размере компенсации именно судом, арбитражный суд, учитывая стоимость спорного товара, однократный характер нарушения ответчиком исключительных прав истца, считает разумной и справедливой компенсацию в размере 2 000 000 рублей.

При таких условиях исковые требования об обязании прекратить действия, нарушающие права патентообладателя, то есть, прекратить импорт электро-водяного теплого пола XL PIPE, содержащего все признаки изобретения «Жидкостная электрическая система отопления» согласно выданному Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» Евразийским патентным ведомством патенту № 026689; об обязании опубликовать настоящее решение арбитражного суда с указанием действительного правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в зарегистрированном средстве массовой информации – Сетевое издание «Восток-Медиа» (свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77373 от 25.12.2019) арбитражный суд считает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, исковые требования о взыскании компенсации арбитражный суд также считает законными, обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению в размере 2 000 000 рублей, тогда как в остальной части данные исковые требования удовлетворению не подлежат по указанному основанию снижения арбитражным судом размере спорной компенсации.

Вместе с тем, арбитражный суд, рассмотрев исковые требования об изъятии и уничтожении спорных контрафактных товаров, пришел к выводу о том, что права истца на изобретение подтверждены Евразийским патентом, тогда как спорный товар приобретен ответчиком на территории государства Республика Корея, которое не входит в Евразийский экономический союз; ответчик приобрел товар на законных основаниях, в материалах дела отсутствуют доказательства опасности данного товара для жизни и здоровья, иных публичных интересов Российской Федерации. Однако, на территории Российской Федерации такой товар, учитывая вышеизложенные положения ГК РФ, правовые подходы, изложенные в Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П, подлежащие применению и при толковании норм патентного законодательства Российской Федерации, является предметом параллельного импорта, в связи с чем не может быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации, но одновременно, применительно к обстоятельствам настоящего дела, не подлежит изъятию и уничтожению по иску патентообладателя, арбитражный суд считает такую меру, как изъятие и уничтожение спорного товара, чрезмерной, поскольку спорный товар является контрафактным только на территории Евразийского экономического союза, может быть вывезен в порядке реэкспорта, в связи с чем исковые требования об изъятии и уничтожении спорного товара арбитражный суд считает незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Арбитражный суд учитывает, что права истца, как патентообладателя, в достаточной мери защищены вышеуказанными удовлетворенными исковыми требования по настоящему делу.

Возражения ответчика против иска основанные на доводе о том, что из представленного истцом экспертного заключения от 02.06.2020 № 12410005/0011662 не следует вывод об использовании во ввезенном ответчиком спорном товаре изобретения истца, что при проведении данной экспертизы эксперт ограничился только визуальным осмотром спорного товара, а также сведениями, находящимися в сети Интернет в отношении изобретения истца, арбитражный суд не принимает, поскольку, напротив, данное экспертное заключение содержит выводы об использовании в спорном товаре существенных признаков первого независимого пункта формулы изобретения по патенту № 026689, доказательства обратного ответчик в нарушение ч. 1 ст. 65 АПК РФ не представил, ходатайство о судебной экспертизе не заявил, из содержания исследовательской части данного экспертного заключения следует, что при исследовании использовались методы исследования, приборы и инструменты, в том числе, как метод визуального осмотра, так и органолептический метод – анализ внешнего вида, формы, структуры, цвета материалов исследуемых образов, что, как считает арбитражный суд, учитывая надлежащую компетенцию экспертов, являлось достаточным для установления аналогичности отдельных частей товара ответчика изобретению истца.

Иные доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд также учел и оценил, но отклонил, как не имеющие правового значения для настоящего дела.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Так, арбитражным судом удовлетворены 2 неимущественных исковых требования истца, каждое из которых облагается государственной пошлиной в размере 6 000 рублей, в связи с чем судебные расходы по оплате государственной пошлины в данной части относятся на ответчика в размере всего 12 000 рублей; арбитражным судом также частично удовлетворено в размере 50 % имущественное требование по настоящему делу, которое облагается государственной пошлиной в размере 43 000 рублей, в связи с чем судебные расходы по оплате такой государственной пошлины относятся на ответчика в размере 21 500 рублей.

А также в силу ст. 110 АПК РФ на ответчика относятся судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу заявления о принятии обеспечительных мер в размере 3 000 рублей

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Техновлад» прекратить действия, нарушающие права патентообладателя, то есть, прекратить импорт электро-водяного теплого пола XL PIPE, содержащего все признаки изобретения «Жидкостная электрическая система отопления» согласно выданному Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» Евразийским патентным ведомством патенту № 026689.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Техновлад» опубликовать настоящее решение арбитражного суда с указанием действительного правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в зарегистрированном средстве массовой информации – Сетевое издание «Восток-Медиа» (свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77373 от 25.12.2019).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Техновлад» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДЭУ ЭНЕРТЕК ГРУПП» 2 036 500 (два миллиона тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе 2 000 000 рублей компенсации, 36 500 рублей расходов по уплате госпошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, в Пятый арбитражный апелляционный суд и в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья             Калягин А.К.