ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-161308/21-15-1122

03 декабря 2021 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть объявлена: 26 ноября 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено: 03 декабря 2021 года

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САФАРИ» (123007, 

<

...>, ПОМЕЩЕНИЕ IX, ОГРН: 

<

***>)

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>)

о взыскании компенсации 

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО3 по дов. б/н от 31.12.2019, диплом

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО «САФАРИ»  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 в котором просит суд, запретить Ответчику незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте antikwar32.ru; запретить Ответчику использование произведения ООО «САФАРИ» на сайте antikwar32.ru; взыскать с Ответчика в пользу Истца денежные средства: 500 000 рублей - компенсацию в соответствии с п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273; 500 000 рублей - компенсацию в соответствии с п. 1 ст. 1301 ГК РФ за незаконное использование произведения ООО «САФАРИ»;

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился, мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

Суд, с учетом мнения Истца, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИ» (Истец) является обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства (далее - произведение)  в соответствии с договором об отчуждении исключительного права от 29 августа 2019 г. Вышеуказанное изображение было зарегистрировано в качестве изобразительного товарного знака на имя правообладателя - ООО «САФАРИ».

ООО «САФАРИ» является правообладателем товарного знака: изобразительный товарный знак (знак обслуживания)  по свидетельству №782273 дата регистрации 06.11.2020, дата приоритета 25.06.2020 для использования его в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 22, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 класса МКТУ, приведенных в Свидетельстве.

Истцу стало известно, что на сайте с доменным именем avito.ru (торговая площадка AVITO) Ответчиком в качестве оформления страницы было размещено изображение  сходное до степени смешения с товарным знаком ООО

«САФАРИ» № 782273, также являющееся переработкой произведения, правообладателем которого является ООО «САФАРИ».

Также, изображение сходное до  степени смешения с товарным знаком Истца и являющееся переработкой произведения, исключительное право на которое принадлежит Истцу, было размещено Ответчиком на сайте с доменным именем antikwar32.ru, администратором которого является ИП ФИО2 (Ответчик).

 

Факт размещения указанных изображений на сайте avito.ru подтверждается протоколом осмотра доказательств 77 АГ 5860334 от 18 февраля 2021 г. Факт размещения указанных изображений на сайте antikwar32.ru подтверждается протоколом осмотра доказательств 77 АГ 5855236 от 19 апреля 2021 г.

Список товаров и услуг, в отношении которых Ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком Истца, а также однородные им товары и услуги для которых зарегистрирован товарный знак № 782273 (09, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 45 классы МКТУ).

В разделах о компании на сайте avito.ru, как зафиксировано протоколом осмотра доказательств 77 АГ 5860334 от 18 февраля 2021 г., указана следующая информация: «ИП ФИО2 ОГРНИП 

<

***> ИНН 

<

***>», в разделах контакты имеется ссылка на сайт antikwar32.ru. Согласно п. 4 условий использования Авито (сервиса объявлений), «Сведения, которые вы предоставляете Компании о себе, должны быть достоверными, актуальными и не должны нарушать законодательство и права третьих лиц. Вы обязаны по мере необходимости обновлять их в своём профиле на Авито. Мы можем запросить у вас документы или информацию для верификации или подтверждения полномочий». Согласно п. 5 условий использования Авито «пользовательский контент — текст и изображения, которые пользователи Авито размещают в объявлениях, публичной части профиля и отзывах. Компания не выступает распространителем пользовательского контента. Вы являетесь обладателем всей информации, которую размещаете на Авито. Вы создаете, изменяете, размещаете в открытом доступе и удаляете контент без нашего участия или согласования. Вы обязаны самостоятельно обеспечить полное соответствие пользовательского контента законодательству, Условиям использования Авито, правилам размещения объявлений, требованиям к профилю и отзывам. Вы гарантируете, что ваш контент не нарушает права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности».

Как установлено в рамках судебного разбирательства по делу №А09-7644/2019, администратором доменного имени antikwar32.ru является Ответчик (ФИО2). Факт администрирования доменного имени antikwar32.ru Ответчиком также подтвержден в ответе № 735-СР от 06.04.2021 ООО «Регистратор Р01» (регистратора данного доменного имени) на адвокатский запрос, сделанный представителем Истца.

Как установлено в рамках судебного разбирательства по делу №А09-1227/2020 Ответчик является лицом, которое предлагает к продаже металлоискатели посредством размещения объявлений магазина Антиквар32 на площадке AVITO.RU.

Истец не давал Ответчику согласие на использование товарного знака или произведения, какие-либо лицензионные договоры между Истцом и Ответчиком не заключались.

Претензионное письмо было также направлено Истцом в адрес ООО «КЕХ еКоммерц» (авито) 11 мая 2021 г. с требованием удалить обозначения с сайта avito.ru, нарушающие исключительные права Истца. Данное требование было выполнено ООО «КЕХ еКоммерц», информация была удалена.

Нарушение исключительных прав Истца на товарный знак и произведение на сайте antikwar32.ru на момент подачи искового заявления не устранено.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о частичной обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 № 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что в рамках судебного разбирательства по делу №А09-7644/2019, администратором доменного имени antikwar32.ru является Ответчик (ФИО2). Факт администрирования доменного имени antikwar32.ru Ответчиком также подтвержден в ответе № 735-СР от 06.04.2021 ООО «Регистратор Р01» (регистратора данного доменного имени) на адвокатский запрос, сделанный представителем Истца. В рамках судебного разбирательства по делу №А09-1227/2020 также установлено, что Ответчик является лицом, которое предлагает к продаже металлоискатели посредством размещения объявлений магазина Антиквар32 на площадке AVITO.RU.

Кроме того, из представленных доказательств усматривается, что обозначение использованное Ответчиком полностью совпадает с принадлежащими Истцу изобразительным товарным знаком №782273, а также произведением изобразительного искусства.

Кроме того, согласно п. 4.2.2.1. Методических рекомендаций, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое Ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками и изображением Истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Пункт 5.2. устанавливает, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 5.2.1. отмечается, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно п. 5.2.2. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Пунктом 5.2.4. установлено, что сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

В соответствии с п. 6.3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, судом установлено, что обозначение используемое ответчиком сходно до степени смешения с товарным знаком истца изобразительным товарным знаком по свидетельству №782273.

Ответчик мотивированного отзыва на исковое заявление, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции в материалы дела также не представил.

В соответствии с п. 3.1. ст. 70 АПК РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенных обстоятельств, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобразительный товарный знак по свидетельству №782273, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета Индивидуальному предпринимателю ФИО2 незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте antikwar32.ru/, а также использование произведения ООО «САФАРИ» на сайте antikwar32.ru.

Как указано выше, Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей предусмотренной ст. 1515 ГК РФ, и 500 000 руб. компенсации за незаконное использование произведения в соответствии с п.1 ст. 1301 ГК РФ.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Указанными нормами закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10.000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.1 ч. 4 ст. 1515 и п.1 ст. 1301  Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №782273 и изображение в общем размере 1 000 000 руб., однако, суд, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, учитывая факт удаления спорного изображения, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 300 000 руб. (150 000 х 2).

При таких обстоятельствах, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, с целью пресечения нарушений исключительных прав истца в установленной части, суд находит обоснованной и соразмерной сумму компенсации в размере 300 000 руб., исходя из размера компенсации 150 000 руб. за каждое нарушение.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 168-170,176  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить Индивидуальному предпринимателю Мальцеву Максиму Олеговичу незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком № 782273 в отношении товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован на сайте antikwar32.ru/.

Запретить Индивидуальному предпринимателю Мальцеву Максиму Олеговичу использование произведения ООО «САФАРИ» на сайте antikwar32.ru.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Мальцева Максима Олеговича в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САФАРИ» компенсацию в размере 300 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 21 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников