Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь               

           22.05.2024 года                                                                       Дело № А50-32511/2023

 

Резолютивная часть решения объявлена  06.05.2024 года. Полный текст решения изготовлен  22.05.2024 года.

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Вшивковой О.В., при ведении протокола помощником судьи Гладких Г.Х., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,  специального  и   двойного   назначения»    (г. Москва; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Сорбент» (г. Пермь; ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы   по   интеллектуальной    собственности    (г.Москва;   ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании штрафа 925 000 руб. 00 коп., об  обязании предоставить отчетную документацию по лицензионному договору, при участии  представителя истца ФИО1, действующей по доверенности от 02.06.2023 (в режиме онлайн), представителей ответчика ФИО2, действующей по доверенности от 08.04.2024, ФИО3, действующей по доверенности от 28.12.2023, в отсутствие представителя третьего лица, уведомленного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, 

У С Т А Н О В И Л:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Сорбент» (далее – ответчик) о   взыскании  штрафа за ненадлежащее  исполнение   условий   пункта     9.1 лицензионного     договора № 2-99-11-00284 от 11.05.2011  в размере 925 000 руб. 00 коп., обязании  предоставить отчетную документацию по  лицензионному договору с I квартала 2014 по I квартал 2023.

Требования  основаны  на статьях 309, 310, 314, 330, 450, 1237 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее  - ГК РФ) и заявлены  в связи с неисполнением ответчиком принятых на себя обязательств.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен по основаниям, изложенным в отзыве от 08.02.2024. По мнению ответчика, действие лицензионного договора прекращено  одновременно с окончанием  действия лицензии, выданной    в соответствии  с ним, и не позднее 11.05.2016. Также ответчик  заявил о пропуске   исковой  давности для обращения  в суд с требованиями, относящимися к  периоду I квартал 2014 - III квартал 2020. 

Также ответчик считает,  что предъявление требований более чем через девять лет после получения письма от 26.03.2013 при обязанности представить заведомо «нулевую» отчетность  свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца. 

Третье лицо Федеральная служба по интеллектуальной собственности позицию по делу не изложила, отзыв не представила.

Как следует из материалов дела, 11.05.2011 между истцом (лицензиар) и ответчиком (лицензиат)  заключен лицензионный договор № 2-99-11-00284, согласно  пунктам 1.4 и 2.1 которого истец предоставляет ответчику на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями заключенного им с государственным заказчиком Контракта № ДСВЭД-04/9/11 от 28.02.2011.

В пункте 7.2 договора стороны  предусмотрели плату  лицензиата  за предоставленное право в пользу Российской Федерации в размере 759 644 руб. 40 коп. 

В соответствии с пунктом 9.1 договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию (объем отчетной документации  определен в пункте 1.7 договора).  Копии экспортной лицензии и паспорта сделки предоставляются при первом отчете лицензиата и в последующем высылаются только в случае их корректировки или переоформления.  

По условиям пункта 9.6 договора (в редакции  протокола разногласий)  лицензиат выплачивает лицензиару штраф 25 000 руб. за нарушение обязательств по пунктам 9.1 и 15.3 лицензионного договора.

Согласно пункту 1.6 договора под «отчетным периодом» понимается каждый календарный квартал в течение срока действия лицензионного договора. 

В соответствии с пунктом 9.5 договора по окончании срока действия контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара. 

В пункте 7.5 договора согласовано, что выполнение обязательств сторон по договору оформляется актом выполнения обязательств по договору, подписываемому надлежаще уполномоченными представителями сторон в срок 10 календарных дней с момента полной уплаты платежа лицензиатом  в соответствии с пунктом 7.2 договора.

Выявив, что лицензиат не предоставил отчетную  документацию по договору за период I квартал 2014 - III квартал  2020,  18.07.2023 истец направил ответчику претензию с требованием представить документацию и уплатить штраф 925 000 руб. 00 коп. Требование истца оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском.   

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

  В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

 Статьей  310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ  законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что  условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского  законодательства,  закрепленными  в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

Как указано выше, в пункте 13.1 Лицензионного  договора сторонами было согласовано, что он вступает в силу с момента его подписания (11.05.2011) и действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств.

С учетом содержания названного пункта лицензионного договора, положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 421, статьи 431 ГК РФ и изложенных разъяснений суд исходит из того, что истец и ответчик согласовали свое намерение зафиксировать момент прекращения договора посредством подписания акта выполненных обязательств.  В то же время, по лицензионному договору ответчику было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью выполнения обязательств по Контракту № ДСВЭД-04/9/11от 28.02.2011.

Это означает, что в лицензионном договоре содержатся условия, которые позволяют констатировать, что срок действия лицензионного договора обусловлен (является производным) от срока (сроков) действия указанного  Контракта.

Согласно поступившей из  Федеральной службы по техническому и экспортному контролю информации ответчику была выдана лицензия № Л6431575050441 от 05.04.2011 сроком действия до 31.01.2013 на экспорт продукции по контракту № ДСВЭД-04/9/11 от 28.02.2011.

Ответчик  письмом от 26.03.2013 № ДСВЭД-01/79/13 проинформировал истца о прекращении поставок по указанному контракту в связи с окончанием срока действия лицензии, направил акт сверки, копию лицензии и выразил просьбу направить акт выполнения обязательств по рассматриваемому лицензионному договору. Однако ответ от  истца не поступил. 

Письмом № ДСР-0353 от 29.03.2021  (ответ  на письмо от 12.02.2021 № 28кор/3.1.2-ГИ) ответчик сообщил истцу, что оснований для подписания дополнительных соглашений об изменении реквизитов счета для уплаты средств, в том числе по лицензионному  договору № 2-99-11-00284 нет, поскольку лицензионный договор прекратил действие в связи с окончанием срока действия внешнеэкономического контракта и лицензии на экспорт, о чем было сообщено в письмах от 26.03.2013 и 19.04.2019. Ответчик вновь просил  направить ему акт выполнения обязательств по лицензионному договору. 

По мнению ответчика, указанные письма содержали всю необходимую информацию по контракту, ответы на письма от истца не поступали, каких-либо дополнительных доказательств истец не запрашивал, а позиция истца о действии договора до тех пор, пока не будет подписан акт выполненных работ, то есть может действовать бесконечно, противоречит действующему законодательству. 

Истец считает, что простое уведомление путем направления ему письма не может являться надлежащим основанием для признания лицензионного договора исполненным, надлежащих доказательств  расторжения контракта с государственным заказчиком не представлено, в связи с чем невозможно подписать акт выполненных работ, а получение «нулевой» отчетности также является формой контроля с целью получения сведений о неиспользовании РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 названной статьи).

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей в том числе в получении необходимой информации.    

В силу из пункта 3 статьи 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно пункту 2 статьи 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Таким образом, при получении предложения (требования) одной стороны договора о подписании акта другая сторона договора обязана при наличии оснований подписать его в указанный срок, то есть обеспечить наступления условия, предусмотренного пунктом 13.1 договора.

В силу пункта 3 статьи 157 ГК РФ, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

При этом, из текста претензии, направленной в адрес ответчика 17.07.2023, следует, что лицензиатом по лицензионному договору от 21.10.2010 г № 2-99-10-00534 не представлена отчетная документация  за 37 отчетных периодов с 1 кв. 2014 года. При таких обстоятельствах, ответчиком представлялась отчетность за 4 квартал 2012  и в 2013 году.   Также истец не оспаривает, что  лицензия № Л6431575050441 от 05.04.2011, на основании которой ответчику было предоставлено право на использование результатов интеллектуальной деятельности по рассматриваемому лицензионному договору, действовала до 31.01.2013.     

Каких-либо доказательств использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности в нарушение условий выданной лицензии  истцом не представлено и не заявляется. 

Не опровергаются истцом какими-либо доказательствами и доводы ответчика, что заключенный с государственным заказчиком Контракт от 28.02.2011  № ДСВЭД-04/9/11, с целью выполнения обязательств по которому был заключен  Лицензионный договор,  не исполнялся с момента истечения срока действия лицензии. Доводы истца носят предположительный характер, при том, что договором предусмотрено право лицензиара  производить проверку данных, относящихся к объему производства и реализации продукции, на предприятиях лицензиата (п. 9.2 Лицензионного договора), а также досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления (п. 13.2 Лицензионного договора). 

Кроме того,  пунктом 9.5 Лицензионного договора предусмотрено, что по окончании срока действия контракта лицензиат в течение 5 дней в письменной форме информирует об этом лицензиара, в связи с чем, по мнению суда, с учетом представления ответчиком отчетной документации  в 2012 - 2013 гг., следует признать направленное ответчиком истцу письмо№ ДСВЭД-01/79/13  от 26.03.2013 соответствующим условиям договора. 

Также ответчик заявил ходатайство о пропуске срока исковой давности по требованиям  в части отчетности за  периоды с 1 кв. 2014 (30.04.2014) по 3 кв. 2020 (30.10.2020) с учетом пункта 9.1 договора, в соответствии с которым лицензиат предоставляет лицензиару отчетную документацию в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом.

Исковое заявление направлено в суд средствами почтовой связи 20.12.2023 за пределами исковой давности за указанные периоды. С истечением срока по требованию о представлении отчетной документации, также истек срок по требованиям о взыскании штрафа за непредставление отчетной документации.  

В лицензионном договоре отсутствует обязанность ответчика по предоставлению «нулевых» отчетов. Толкование же условий договора, при котором его расторжение и прекращение становится фактически невозможным ввиду действий лицензиара и предполагает необходимость предоставления ответчиком «нулевых отчетов» бесконечно как подтверждение того, что предоставленное договором право на РИД не используется, не соответствует условиям договора, разумным ожиданиям и принципу добросовестности.

На основании вышеизложенного требования истца о предоставлении отчетов и взыскании штрафа неправомерно, исковые требования удовлетворению не подлежат.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, поэтому ее взыскание по настоящему делу не производится.

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края   

 

Р Е Ш И Л:

отказать в удовлетворении исковых требований.

 

            Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня его принятия (изготовления  в полном  объеме)  через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                                                          О. В. Вшивкова