АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-38112/2019

19 декабря 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.Л. Зориной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.Д.Жигаловой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-38112/2019 по  иску 

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю Дружининой Татьяне Александровне (ИНН  891301604430, ОГРН  308891309100010)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании 700000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО3 - представитель по доверенности от 04.10.2019г., участие представителя обеспечено путем использования видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Курской области.

от ответчика: ФИО4, ФИО5 - представители по доверенности от 15.10.2018г.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены.  Отводов суду не заявлено.

ИП ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ИП ФИО2 об обязании прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «гостиничный комплекс Берлога», зарегистрированным под № 693141, об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, содержащую изображение обозначения, сходного с товарным знаком, о взыскании компенсации в сумме 700000 руб., а также о возмещении судебных расходов в сумме 70322 руб. 82 коп. на оплату юридических и почтовых услуг.

Определением суда от 24.07.2019г. дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Ответчик исковые требования не признал, пояснив, что с 2012г. деятельность гостиницы по адресу: Ямало-Немецкий автономный округ, г. Губкинский, промышленная зона, панель 9, производственная база 002, д.1, осуществляется с использованием коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога», о чем истцу было известно. Полагает, что со стороны истца имеет место злоупотребление правом; истец ведет предпринимательскую деятельность в ином субъекте РФ, о регистрации спорного товарного знака ответчик не был уведомлен; более 2-х лет ответчик не использует изображение медведя, включенное в товарный знак истца.

Истец представил возражения на отзыв, полагает доводы ответчика необоснованными.

Определением от 24.09.2019г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Истец 09.10.2019г. заявил ходатайство о приобщении фотоматериалов в обоснование заявленных требований, в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал, указав на недоказанность  возникновения у ответчика права на коммерческое обозначение, в том числе отсутствие доказательств устойчивой ассоциации  используемого  обозначения  именно с ответчиком, известности спорного  обозначения в пределах определенной территории.  

Ответчик представил дополнительный отзыв  и дополнительные документы, которые приобщены судом к материалам дела. 

22.11.2019г. истец заявил ходатайство о приобщении дополнительных документов, в том числе свидетельства на товарный знак, фотоматериалы вариантов использования товарного знака, и  представил письменное обоснование заявленной суммы  компенсации.

В судебном заседании 27.11.2019г. истец пояснил, что права на товарный знак перешли к ФИО1 с 13.12.2018г., использование товарного знака подтверждается письмами арендаторам, на которых изображено спорное обозначение,  право на использование коммерческого обозначения по договору купли-продажи недвижимости ФИО2 не передавалось.

В судебном заседании 12.12.2019г. ответчик представил письменные пояснения, на доводах, изложенных в отзыве, настаивает, возражает против удовлетворения заявления о взыскании судебных расходов, поскольку не доказан факт оказания услуг лично ФИО6 (исполнителем по договору), не представлены доказательства оплаты юридических услуг на сумму 15000 руб.

Истец на исковых требованиях настаивает, представил дополнительные материалы, в том числе видеофайл с записью церемонии награждения основателя проекта «Берлога», фотографию свидетельства на товарный знак и фотографии использования товарного знака в цветном варианте.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №693141  истцу индивидуальному предпринимателю ФИО1  принадлежит исключительное право на товарный знак «Гостиничный комплекс «Берлога».

Указанный товарный знак зарегистрирован  21.01.2019г., дата приоритета 13.10.2017г., срок действия  - 13.10.2027г.

Согласно свидетельству  №693141 товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37, 39, 43, 44 классов МКТУ, в том числе  услуг агентства по обеспечению  мест (гостиницы, пансионы), базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, мотели, пансионы, услуги баз отдыха (предоставление жилья), относящихся к 43 классу.

Указанный товарный знак является комбинированным, включающим  изображение медведя, а также словесный элемент «БЕРЛОГА» (с заменой буквы «О» на изображение следа  животного), цвета: бордовый, бежевый, темно-коричневый, белый; слова «гостиничный комплекс» являются неохраняемым элементом товарного знака.

В силу ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом; правообладатель  может распоряжаться исключительным правом на товарный знак; никто  не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ссылаясь на то, что ответчик – ИП ФИО2 осуществляет в г. Губкинский Ямало-Ненецкого  автономного округа деятельность по предоставлению гостиничных  услуг, неправомерно используя  обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, истец ИП ФИО1 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Как отмечено выше,  исключительное право использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, принадлежит лицу, на имя которого товарный знак зарегистрирован; иные лица в отсутствие  его разрешения такими правами не обладают.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал  на то, что  его деятельность по предоставлению услуг гостиницы в г. Губкинский осуществляется с использованием коммерческого обозначения «Гостиничный комплекс «Берлога», при этом  использование коммерческого обозначения  имело место, начиная с 2012г., то есть до даты  приоритета товарного знака, принадлежащего истцу.

Согласно п. 1 ст. 1538Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий  коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу п. 1 ст. 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно п. 2 ст. 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.  

В силу п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации  если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, положения указанных норм предоставляют преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, однако, предусматривают исследование вопроса о сходстве товарного знака и коммерческого обозначения, и возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, и известность этого обозначения на определенной территории.

В  соответствии с пп. 177, 178 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.04.2019г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее). Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось). По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. 

Как следует из материалов дела,  решением учредителей, оформленным протоколом общего собрания от 02.10.2012г., создано общество с ограниченной ответственностью «Ларец», в уставный капитал которого одним из учредителей внесен вклад в виде недвижимого имущества, а именно гостиничного комплекса по адресу: Тюменская область, ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель №9, производственная база  №0002, дом 1.

Данный объект недвижимости  использовался  ООО «Ларец» при осуществлении предпринимательской деятельности под обозначением «гостиничный комплекс «Берлога», что подтверждается  договорами аренды недвижимости от 06.09.2013г. №2А-09/13 (п. 1.2 договора),  от 15.09.2015г.  (п. 1.1.1 договора, акт приема-передачи нежилых помещений от  19.09.2015г.) Задолженность арендатора по уплате арендной платы  за использование гостиничного комплекса «Берлога» по указанному договору аренды от  15.09.2015г. являлась предметом иска ООО «Ларец», рассмотренного  Арбитражным судом Свердловской области  по делу №А60-28233/17.

Впоследствии  по договору купли-продажи недвижимого имущества от  12.05.2015г., заключенному между ООО «Ларец» и ИП ФИО2  гостиничный комплекс по адресу: г. Губкинский, промзона, панель №9, производственная база №0002, д. 1,  приобретен ИП ФИО2, право собственности зарегистрировано 01.08.2016г., что подтверждено выпиской из ЕГРН.

Деятельность гостиничного комплекса по указанному адресу продолжена новым собственником также с использованием коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога». Данное обстоятельство подтверждено  представленными в материалы дела письменными документами:   письмом от 22.11.2017г. и актом от 11.09.2018г. о подключении  объекта «гостиничный комплекс «Берлога» к системе теплоснабжения, актом проведения контроля использования объекта Гостиничный комплекс «Берлога» по договору аренды от 20.03.2017г., отчетом №219/2169 об определении рыночной стоимости объекта недвижимости от 26.11.2017г., обращениями в правоохранительные органы (заявление от 17.08.2017г.,  протокол осмотра  места происшествия от 19.08.2017г. с приложением фотоматериалов); из указанного  протокола осмотра места происшествия от 19.08.2017г. очевидно следует факт использования  коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога», включая изображение медведя, до  даты приоритета спорного товарного знака (13.10.2017г.)

Представленные истцом  распечатки с сайтов также подтверждают длительное (с 2012г.) использование обозначения «гостиница  Берлога» при оказании комплекса гостиничных услуг в 

<

...> км автодороги Салехард-Сургут.

Использование  спорного обозначения «гостиничный комплекс «Берлога» в 2019г. подтверждено также  представленными истцом кассовыми чеками  от февраля 2019г., счетом №4884 от 20.02.2019г. 

Представленные истцом фотоматериалы (приложение к исковому заявлению) не содержат сведений, позволяющих установить время съемки, тем не менее,  подтверждают  фактическое использование ответчиком   обозначения «Берлога» (кафе, мотель) при оказании услуг как единого  гостиничного комплекса.

Из указанных документов следует, ИП ФИО2  позиционировала свою деятельность по оказанию гостиничных услуг  именно с использованием  коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога». 

Таким образом, факт начала  использования  коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога» с  2012 года и  его по настоящее время  подтвержден материалами дела, также подтверждено  использование данного коммерческого обозначения до даты приоритета товарного знака истца.

Материалами дела подтверждается высокая степень различительной способности  используемого ответчиком обозначения «гостиничный комплекс «Берлога». Проанализировав указанное обозначение, суд приходит к выводу, что доминирующее значение в данном обозначении имеет слово «Берлога» и как индивидуальное наименование  гостиницы, мотеля  в значительной степени  способствует отличию  в глазах потребителя  данного  гостиничного комплекса от иных предприятий  сферы аналогичных услуг. Данное обстоятельство подтверждено представленными в материалы дела  распечатками с сайтов, которые содержат сведения о  значительном объеме  бронирования мест в указанной гостинице, а также мнения потребителей о качестве предоставляемых услуг в гостинице «Берлога».

Указанные доказательства также свидетельствуют о достаточной  известности  спорного обозначения «гостиничный комплекс «Берлога»  в пределах территории г. Губкинский ЯНАО, более того, поскольку  гостиница (мотель) «Берлога» расположено  на автодороге Салехард – Сургут, известность  данного предприятия гостиничных услуг не ограничена лишь г. Губкинский.

Таким образом, на основании документов, подтверждающих фактическое использование обозначения для индивидуализации предприятия суд полагает доказанными необходимые условия  для признания за ответчиком права на  коммерческое обозначение «гостиничный комплекс «Берлога», а именно наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления данного коммерческого обозначения на определенной территории, факт его использования для индивидуализации принадлежащего ответчику предприятия, факт возникновения исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее, чем на товарный знак, зарегистрированный на имя истца по свидетельству № 693141 с датой приоритета 13.10.2017г.  

Значительное, до степени смешения сходство  спорного товарного знака истца  и коммерческого обозначения, используемого ответчиком, установлено судом путем  анализа спорных обозначений по  визуальным, семантическим, фонетическим признакам. В обоих спорных  средствах индивидуализации доминирующим является словесный элемент «Берлога», не имеющийразличий  по семантическим и фонетическим признакам. Более того, словесный элемент выполнен в обоих случаях  одинаковым шрифтом,  с заменой буквы «О» изображением следа лапы животного. Также  из представленных фотоматериалов следует, что ответчиком при осуществлении  деятельности гостиничного комплекса использовался и графический элемент - изображение медведя, а также при оформлении  интерьера гостиницы (мотеля), вывесок, указателей – цвета темно-красный, бежевый, белый, совпадающие с  указанной в свидетельстве № №693141 цветовой гаммой товарного знака.

Следует отметить, что истцом представлены доказательства фактического осуществления  аналогичной деятельности в г. Губкинский  в 2019 году с использованием  зарегистрированного  им товарного знака.

Таким образом,  имеет место сходство до степени смешения используемых истцом и ответчиком средств индивидуализации  аналогичной деятельности по оказанию гостиничных услуг, способное  ввести в заблуждение потребителей данных услуг относительно субъекта их оказания.

Между тем, как отмечено выше, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество предоставлено законом тому  средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В данном случае, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №693141 (13.10.2017г.) ответчиком использовалось коммерческое обозначение «гостиничный комплекс «Берлога», таким образом, оснований полагать, что ответчиком допущено нарушение исключительного права истца на использование комбинированного товарного знака «Гостиничный комплекс «Берлога», не имеется.

Возражения истца со ссылкой на то, что  договором купли-продажи объекта недвижимости от  12.05.2015г. не предусмотрена передача от  продавца ООО «Ларец» покупателю ИП ФИО2 права на коммерческое обозначение «гостиничный комплекс «Берлога», отклоняются судом. Как следует из договора купли-продажи, предметом сделки являлся, в том числе   гостиничный комплекс по адресу: г. Губкинский, промышленная зона, панель №9, производственная база №002, д. 1, который ранее, как следует из  материалов дела, функционировал именно как гостиничный комплекс «Берлога».

В силу  п. 4 ст.1539 Гражданского кодекса Российской Федерации  исключительное право  на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу  только в составе  предприятия, для индивидуализации  которого  такое обозначение используется. Отчуждая гостиничный комплекс, ООО «Ларец» распорядилось и правом  на коммерческое обозначение. Распоряжение исключительным правом на коммерческое обозначение возможно только  одновременно с распоряжением предприятием, которое  это обозначение индивидуализирует. В отношении коммерческого обозначения невозможно заключение договора об отчуждении исключительного права без одновременного отчуждения предприятия, деятельность которого индивидуализирована данным средством индивидуализации.  

Возражения истца со ссылкой на то, что ответчиком не доказана непрерывность использования спорного коммерческого обозначения отклоняются судом. Использование  коммерческого обозначения гостиничный комплекс «Берлога»  для индивидуализации  деятельности предприятия по оказанию гостиничных услуг, расположенного по адресу: г. Губкинский, промышленная зона, панель №9, производственная база №002, д. 1, с 2012 года   до даты приоритета товарного знака (октябрь 2017г.) и далее по настоящее время подтверждено  представленными ответчиком, а также истцом  доказательствами, в том числе письменными документами, сведениями с сайтов, фотоматериалами, относящимися к  указанному периоду, которые упомянуты выше. Указанные доказательства истцом не опровергнуты, каких-либо доводов и обстоятельств, свидетельствующих о том, что  использование коммерческого обозначения прерывалось на срок не менее года, истцом не приведено.

То обстоятельство, что графический элемент товарного знака (изображение медведя), ранее также использовавшееся ответчиком, в том числе на вывеске гостиницы, заменен на  изображение отпечатка лапы животного, не свидетельствует о том, что  использование ответчиком коммерческого обозначения прервалось, поскольку, как отмечалось ранее, доминирующим является словесный  элемент коммерческого обозначения – «Берлога»,  которое, как следует из письменных документов и иных доказательств,  в основном (без изобразительного элемента), и использовалось ответчиком для индивидуализации  своего предприятия по оказанию гостиничных услуг.

Тем не менее, следует отметить, что  изображение медведя, идентичное графическому элементу товарного знака, использовалось ответчиком на дату приоритета товарного знака.

При таких обстоятельствах, с учетом оценки  имеющихся в деле доказательств в совокупности суд полагает, что  непрерывность использования коммерческого обозначения ответчиком достоверно подтверждена.

Доводы истца о том, что  ответчиком не доказана известность спорного коммерческого обозначения и ассоциативность его с деятельностью ответчика, не принимаются, поскольку опровергается материалами дела, которые оценены судом выше. Кроме того, данное обстоятельство подтверждено устными пояснениями самого истца, который сослался на то, что  им в настоящее время  осуществляется деятельность в том числе по оказанию гостиничных услуг  в составе многофункциональной  зоны дорожного сервиса «Берлога Сити», расположенной в г. Губкинский в непосредственной близости от предприятия ответчика, которая воспринимается потребителями услуг как деятельность филиала ответчика («малая берлога»).

Судом также не принимается во внимание ссылка истца на то, что  основателем проекта «Берлога», который предполагал  создание многофункциональной зоны  дорожного сервиса, включающей комплекс сооружений  различного назначения, являлся Косолап П.П., который на основании договора с ИП Сахненко о создании дизайн проекта приобрел права на комбинированное обозначение, которое впоследствии было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, и иные элементы фирменного стиля. Объектом защиты по настоящему иску является  товарный знак, правообладателем которого является истец ИП ФИО1 на основании свидетельства №693141, а не права на использование  объекта изобразительного искусства, элементов дизайна, фирменного стиля. Кроме того, истец не является лицом, который вправе  предъявлять исковые требования в защиту прав и законных интересов иных лиц.

Доводы истца, относящиеся к деятельности Косолапа П.П. по созданию  проекта «Берлога» как многофункциональной зоны дорожного сервиса, его известность как автора указанного проекта, отклоняются судом как не имеющие правового значения для разрешения спора.

Следует отметить, что, как усматривается из материалов дела, на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака истцу (его правопредшественнику) было известно об использовании коммерческого обозначения «гостиничный комплекс «Берлога» в отношении  недвижимого имущества  по адресу: г. Губкинский, промзона, панель №9, производственная база №0002, д. 1. Об этом свидетельствуют, в частности, договоры аренды  указанного  гостиничного комплекса, заключенные    в сентябре 2013г. между ООО «Ларец» и истцом, в сентябре 2015г. – между  ООО «Ларец» и ИП Косолапом П.П. (сроком на два года).

Доводы истца о том, что в настоящее время  (с марта 2019г.) право собственности на   недвижимое имущество по адресу: г. Губкинский, промзона, панель №9, производственная база №0002, д. 1 зарегистрировано за другим лицом (ИП ФИО7), отклоняются судом, поскольку документально не подтверждены, кроме того, данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения спора о  защите прав на товарный знак, которые, по мнению истца, были нарушены ответчиком путем использования обозначения, сходного до степени смешения, при этом факт использования ответчиком не оспаривается.

С учетом изложенного, поскольку  ответчик обладает исключительным правом на собственное средство индивидуализации – коммерческое обозначение, которое возникло ранее дате  приоритета  товарного знака, зарегистрированного за истцом, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, в силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные истцом судебные расходы возмещению не подлежат.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

СудьяН.Л. Зорина