Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А64-2016/2020

г. Тамбов

10 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 08.12.2020

Полный текст решения изготовлен          10.12.2020

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Уклеиной И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Инновационная научно-производственная компания «Хлеботехника»

<

...>

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к открытому акционерному обществу «Котовскхлеб»

<

...>

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 4 336 000 руб. 00 коп. и судебных издержек в сумме 100 000 руб. 00 коп.

по встречному иску

открытого акционерного общества «Котовскхлеб»

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационная научно-производственная компания «Хлеботехника»

о взыскании 164 000 руб. 00 коп.

при участи в судебном заседании представителей:

от истца (ответчика по встречному иску): не явился, извещён

от ответчика (истца по встречному иску): ФИО1, доверенность б/н от 24.04.2020, паспорт

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная научно-производственная компания «Хлеботехника» (ООО «ИНПК «Хлеботехника», истец) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Открытому акционерному обществу «Котовскхлеб» (ОАО «Котовскхлеб», ответчик) о взыскании основного долга по договору № 1/15/7 от 05.06.2015 на создание и передачу научно-технической продукции в размере 2 336 000 руб. 00 коп., неустойки за просрочку платежа, начисленной за период с 25.03.2017 по 25.03.2019, на общую сумму 2 000 000 руб. 00 коп., всего 4 336 000 руб. 00 коп., а также издержек на оплату услуг представителя в сумме 85 000 руб. 00 коп. (том 1, л.д. 4-7).

Письмом б/н от 04.12.2020 (том 5, л.д. 52) истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил требования в части взыскания судебных расходов, просил взыскать с ОАО «Котовскхлеб» издержки на оплату услуг представителя в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Данные уточнения судом приняты.

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, в состоявшихся ранее судебных заседаниях представитель исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, возражениях на отзыв ответчика и письменных пояснениях по делу (том 2, л.д. 93-98; том 3, л.д. 1-4, 81-83; том 5, л.д. 47, 48).

Ответчик возражал против удовлетворения иска по мотивам, приведённым в отзыве, дополнениях к отзыву и письменных правовых позициях по делу (том 2, л.д. 10-11, 86-87, 117-118; том 3, л.д. 46-49, 97-99; том 4, л.д. 150, 151), указав, что истцом ненадлежащим образом исполнены обязательства по договору № 1/15/7 от 05.06.2015, а именно, в нарушение п. 4.1.10. названного договора ООО «ИНПК «Хлеботехника» не осуществило государственную регистрацию лицензионного соглашения № 1/15/7 от 05.06.2015 в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) (получило отказ в такой регистрации), в связи с чем передача исключительных прав на инновационную технологию тестоприготовления для действующего производства хлебобулочных изделий с использованием Стадии и Агрегата клейстеризации не может считаться осуществлённой.

Пункт 7.1. Приложения № 7 к договору № 1/15/7 от 05.06.2015 - лицензионного соглашения имел различные редакции, согласно которым это соглашение вступает в силу с даты государственной регистрации, которую осуществляет в одном случае лицензиат (ответчик), в другом - лицензиар (истец).

В п. 7.1. договора № 1/15/7 от 05.06.2015 истец гарантирует, что является единственным разработчиком, обладателем и собственником интеллектуальной собственности по базовой Технологии, которая свободна от каких-либо обременений со стороны юридических и физических лиц.

Однако из поданного в ФИПС заявления усматривается, что патентообладателем кроме ООО «ИНПК «Хлеботехника» является ФИО2, что также исключает возможность исполнения лицензионного соглашения.

Стоимость договора определена в Приложении № 5 к договору и составляет 4 000 000 руб. 00 коп., в том числе: стоимость комплекта оборудования Агрегата 1 500 000 руб. 00 коп., стоимость Технологии (включающей передачу исключительных прав) 2 500 000 руб. 00 коп.

До момента приостановления оплаты по основаниям, предусмотренным п. 7.13. договора № 1/15/7 от 05.06.2015, ОАО «Котовскхлеб» перечислило на счёт истца 1 664 000 руб. 00 коп., то есть фактически оплатив поставленный ООО «ИНПК «Хлеботехника» комплект оборудования Агрегата. В части неисполненных истцом обязательств по передаче исключительных прав на Технологию (патент на изобретение и патенты на полезные модели) со стороны ответчика имеется переплата в размере 164 000 руб. 00 коп.

ОАО «Котовскхлеб» в порядке ст. 132 АПК РФ заявило о принятии к производству встречного иска к ООО «ИНПК «Хлеботехника» о взыскании переплаты по договору за комплект оборудования Агрегата в размере 164 000 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 8), ходатайствовало о рассмотрении встречного иска совместно с первоначальным.

Определением суда от 22.09.2020 встречный иск ОАО «Котовскхлеб» принят к производству, в силу требований ч. 6 ст. 132 АПК РФ рассмотрение дела в суде первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

Представитель ОАО «Котовскхлеб» в судебном заседании требования по встречному иску поддержал по основаниям, изложенным во встречном иске и дополнении к нему (том 3, л.д. 92, 93).

ООО «ИНПК «Хлеботехника» возражало против удовлетворения встречного иска по мотивам, приведённым в отзыве (том 3, л.д. 75-77), указав, что обязательства по передаче Агрегата и Технологии в соответствии с п. 3.4. договора № 1/15/7 от 05.06.2015 ответчиком по встречному иску исполнено надлежащим образом, в связи с чем именно за ОАО «Котовскхлеб» имеется задолженность по указанному договору.

Одновременно ООО «ИНПК «Хлеботехника» просило применить исковую давность по заявленному истцом во встречном иске требованию.

С учётом положений ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителя истца, надлежащим образом извещённого о месте и времени проведения судебного заседания.

Из материалов дела следует, что 05.06.2015 между ОАО «Котовскхлеб» (заказчик) и ООО «ИНПК «Хлеботехника» (исполнитель) был заключён договор на создание и передачу научно-технической продукции № 1/15/7 (договор), по условиям п.п. 1.1., 1.3.4. которого исполнитель принял на себя разработку, создание и передачу научно-технической продукции «Инновационная технология тестоприготовления для действующего производства хлебобулочных изделий с использованием Стадии и Агрегата клейстеризации», а заказчик обязался оплатить стоимость работ по договору (том 1, л.д. 18-24).

Согласно п.п. 1.2., 1.2.1.-1.2.4. договора исполнитель на основе принадлежащей ему и запатентованной интеллектуальной собственности по «Базовой инновационной технологии тестоприготовления для действующих производств хлебобулочных изделий с использованием Стадии и Агрегата консистентной воздушно-окислительной клейстеризации муки» разрабатывает, изготавливает и передаёт Технологию и Агрегат для конкретных хлебобулочных изделий и условий заказчика. Технические и иные требования к выполнению научно-технической продукции изложены в Приложении № 1 к договору - Техническом задании с приложениями (том 1, л.д. 25-31, 47-50), являющемся неотъемлемой частью договора.

Исполнитель осуществляет руководство пусконаладочными работами по вводу Технологии и Агрегата в производство и обучение персонала заказчика, осуществляет сопровождение Технологии в течение всего срока её действия у заказчика.

Одновременно с подписанием акта сдачи-приёмки Технологии исполнитель предоставляет заказчика технический паспорт на Агрегат, лицензию на право пользования запатентованным Агрегатом и Технологией по Приложению № 7 к договору - лицензионному соглашению (том 1, л.д. 42-45), являющемуся неотъемлемой частью договора.

В свою очередь заказчик осуществляет подготовку своего производства к приёму и вводу Технологии согласно Приложению № 3 к договору - Перечню подготовительных работ, выполняемых заказчиком (том 1, л.д. 36, 37), являющемуся неотъемлемой частью договора; принимает, устанавливает, монтирует и подключает Агрегат и Технологию; под руководством специалиста исполнителя осуществляет пусконаладочные работы по Агрегату и Технологии и ввод Технологии в производство согласно Приложению № 4 к договору - Программе наладочных работ по освоению инновационной Технологии с использованием Стадии и Агрегата клейстеризации (том 1, л.д. 38, 39), являющейся неотъемлемой частью договора (п.п. 1.3.1.-1.3.3. договора).

Из п. 2.2. договора следует, что этапы, сроки и содержание работ изложены в Приложении № 2 к договору - Календарном плане выполнения работ (том 1, л.д. 32-35), являющимся неотъемлемой частью договора.

Согласно п.п. 3.1., 3.2. договора за выполненные работы заказчик выплачивает исполнителю договорную цену в размерах и сроках, предусмотренных Приложением № 5 к договору - Протоколом согласования договорной цены и порядка расчётов (том 1, л.д. 40), являющимся неотъемлемой частью договора. Обязательства заказчика по выплате аванса, его сумме, порядку и срокам выплат отражены в Протоколе согласования договорной цены и порядка расчётов.

В соответствии с п. 3.4. договора Агрегат переходит в собственность заказчика с момента подписания акта сдачи-приёмки работ по договору. Технология в соответствии с лицензионным соглашением переходит заказчику на праве запатентованного исключительного пользования с момента подписания акта сдачи-приёмки работ по договору.

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения обязательств и взаиморасчётов сторон (п. 2.1. договора).

Истец выполненную в рамках договора научно-техническую продукцию передал ответчику, на что указывает акт сдачи-приёмки № 1 от 26.02.2016.

Неполная оплата ответчиком выполненных ООО «ИНПК «Хлеботехника» по договору работ, оставление досудебного претензионного письма № 3/02 от 21.02.2020 (том 1, л.д. 8-10) без удовлетворения, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В связи с не возвращением переплаты за поставленный Агрегат заявлен встречный иск.

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд находит первоначальные исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, встречные исковые требования подлежащими удовлетворению.

При этом суд исходит из нижеследующего.

Частью 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ (Гражданский кодекс) определено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

По правилам ст. 307 Гражданского кодекса в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В настоящем споре обязательства сторон возникли в связи с заключением договора № 1/15/7 от 05.06.2015 на создание и передачу научно-технической продукции.

Рассматриваемые правоотношения регулируются нормами Главы 37 «Подряд» и Главы 38 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» Гражданского кодекса.

Положениями ч. 1 ст. 702, ч. 1 ст. 711 Гражданского кодекса определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ч. 1 ст. 769 Гражданского кодекса по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её.

В ст. 773, ч. 1 ст. 774 Гражданского кодекса определено, что исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц, а заказчик, в свою очередь, в указанных договорах обязан: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их.

К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ применяются соответственно правила ст.ст. 708, 709 и 738 Гражданского кодекса (абз. 1 ст. 778 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Частью 1 ст. 314 Гражданского кодекса определено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. 

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами (ч. 1 ст. 424 Гражданского кодекса).

Истец выполненную в рамках договора научно-техническую продукцию передал ответчику, о чём свидетельствуют: протокол № 1 от 03.02.2016 сдачи-приёмки документации по договору, протокол № 2 от 03.02.2016 сдачи-приёмки оборудования по договору, акт сдачи-приёмки № 1 от 26.02.2016 (том 1, л.д. 51-53).

Согласно упомянутому акту сдачи-приёмки работы, предусмотренные Приложением № 2 к договору - Календарным планом выполнения работ, выполнены и переданы в полном объёме.

В п. 5.14. договора установлено, что после оформления и подписания заказчиком акта сдачи-приёмки вступает в силу лицензионное соглашение № 1/15/7 от 05.06.2015 (соглашение).

По мнению истца, при изложенных обстоятельствах у ответчика возникла обязанность полной оплаты по договору.

Данная правовая позиция является ошибочной, не основанной на нормах материального права.

Пунктом 3.3. договора предусмотрено, что стоимость упомянутой п. 1.2.3. договора лицензии и лицензионного соглашения учтена в Протоколе согласования договорной цены, является твёрдой и изменению не подлежит.

Из п. 1 Приложения № 5 к договору - Протокола согласования договорной цены и порядка расчётов усматривается, что договорная цена научно-технической продукции составляет 4 000 000 руб. 00 коп., в том числе: стоимость Технологии 62,5 %, или 2 500 000 руб. 00 коп., стоимость комплекта оборудования Агрегата 37,5 %, или 1 500 000 руб. 00 коп.

Таким образом, стороны договора определили стоимость объекта интеллектуальной собственности - Технологии, которая включает в себя подтверждённые соответствующими патентами на изобретение способ непрерывного изготовления и порционного дозирования мучного клейстеризата на замес теста батонобулочных изделий, и полезные модели: машину для непрерывного консистентного заваривания и воздушно-окислительной клейстеризации муки и дозатор муки, и Агрегат, представляющий собой комплекс оборудования клейстеризации для осуществления лицензионной деятельности в рамках лицензионного соглашения.

Стоимость Агрегата ответчиком оплачена полностью, стоимость Технологии частично, на сумму 164 000 руб. 00 коп.

По мнению ответчика, переданная Технология не может быть использована по назначению без государственной регистрации предоставления исключительного права использования результата интеллектуальной деятельности, как следствие, Технология оплате не подлежит.

В этой связи необходимо отметить следующее.

Частью 1 ст. 1229 Гражданского кодекса закреплено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 1233 Гражданского кодекса правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путём его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечёт за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст.ст. 307-419 Гражданского кодекса) и о договоре (ст.ст. 420-453 Гражданского кодекса).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены ст. 1232 Гражданского кодекса.

Лицензионный договор может предусматривать: предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное (ч.ч. 1, 2 ст. 1235, ч.ч. 1, 1.1. ст. 1236 Гражданского кодекса).

Как следует из императивных норм ч.ч. 3, 6 ст. 1232 Гражданского кодекса государственная регистрация предоставления исключительного права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору, предоставление исключительного права использования считается несостоявшимся.

Приложением № 7 к договору является заключённое между ООО «ИНПК «Хлеботехника» (лицензиар) и ОАО «Котовскхлеб» (лицензиат) соглашение, согласно преамбулы которого лицензиат желает приобрести на условиях этого соглашения лицензию на использование патентных прав и ноу-хау с целью осуществления «процесса», а также производства и продажи «продукции по лицензии».

В соглашении используются следующие термины: «процесс» - разработанные лицензиаром базовые способ и Технология непрерывного изготовления мучного клейстеризата, а также способ и технология изготовления теста и хлебобулочных изделий с использованием Стадии консистентной клейстеризации муки; «специальный процесс» - разработанная лицензиаром Технология изготовления конкретных хлебобулочных изделий с использованием технических идей и решений, осуществлённых в «процессе»; «специальное оборудование» - разработанный лицензиаром Агрегат клейстеризации для осуществления «специального процесса» по лицензии; «продукция по лицензии» - хлебобулочные изделия, изготовленные лицензиатом с использованием «процесса», «специального процесса» и «специального оборудования»; «патенты» - принадлежащие лицензиару патенты и патентные заявки, указанные в Приложении № 1 к соглашению, а также патенты, которые будут им получены на «процесс», «специальный процесс» и «специальное оборудование»; «ноу-хау» - знания, опыт и секреты производства, имеющиеся у лицензиара и используемые в «специальном процессе», «специальном оборудовании» и Технологии производства «продукции по лицензии» (п.п. 1.1.-1.6. соглашения).

В п. 2.1. соглашения определено, что лицензиар предоставляет лицензиату исключительное право на использование «патентов» и «ноу-хау» с целью осуществления «процесса» и «специального процесса» в собственном производстве в зоне исключительного права (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) на срок три года, начиная с даты подписания основного акта сдачи-приёмки по договору.

В соответствии с Приложением № 1 к соглашению в перечень патентов, принадлежащих лицензиару и предоставляемых в пользование лицензиату согласно соглашению входят: патент № 147571 от 08.10.2014 на машину для непрерывного консистентного заваривания и воздушно-окислительной клейстеризации муки, патент № 149525 от 08.12.2014 на дозатор муки, положительное решение № 2014130708/13(049377) от 28.08.2015 о выдаче патента на изобретение «Способ непрерывного изготовления и порционного дозирования мучного клейстеризата на замес теста батонобулочных изделий».

В материалы дела представлено три редакции соглашения в которых предусмотрен различный порядок его государственной регистрации.

Так, истцом представлено соглашение (том 1, л.д. 42-45), в котором п. 7.1. изложен в следующей редакции: «Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу с даты государственной регистрации, которую осуществляет лицензиат».

Ответчиком представлено соглашение (том 1, л.д. 111-114), в котором п. 7.1. изложен в следующей редакции: «Соглашение заключено сроком на три года и вступает в силу с даты государственной регистрации, которую осуществляет лицензиар».

По запросу суда сопроводительным письмом № 30-1217/4 от 11.06.2020 (том 2, л.д. 37-39) ФИПС, в числе прочих запрошенных документов, представил соглашение (том 2, л.д. 51-54), в котором п. 8.1. изложен в следующей редакции: «Соглашение заключено на срок до 24.07.2022 и вступает в силу с даты государственной регистрации».

Факт подписания соглашения в различных редакциях сторонами не оспаривается.

В п. 4.1.10. договора стороны согласовали, что в обязанности исполнителя входит регистрация лицензионного соглашения № 1/15/7 от 05.06.2015 в ФИПС и в течение срока действия этого лицензионного соглашения соблюдать зону исключительного права, предусмотренную п. 1.7., не заключая подобных договоров и соглашений с третьими лицами.

При изложенных обстоятельствах, с учётом нормы ч. 3 ст. 1232 Гражданского кодекса, суд приходит к выводу, что обязанность осуществления государственной регистрации соглашения лежит на истце.

Во исполнение предусмотренных п. 4.1.10. договора обязательств истец обратился в ФИПС о регистрации лицензионного договора (соглашения), что подтверждается письмом б/н и даты (том 2, л.д. 12).

Из уведомления об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору № 2016Д21724 от 02.08.2017 (том 1, л.д. 116-118) следует, что ФИПС отказал ООО «ИНПК «Хлеботехника» и ФИО2 в государственной регистрации предоставления права использования изобретения и полезных моделей по лицензионному договору (соглашению), а именно: по патенту № 2566482 на изобретение «Способ непрерывного изготовления и порционного дозирования мучного клейстеризата на замес теста батонобулочных изделий», по патентам на полезные модели №№ 147571 и 149525, в связи с нарушением лицами, предоставляющими право использования, п. 2 ч. 1 ст. 1236 Гражданского кодекса, п. 3 утверждённых постановлением Правительства РФ № 1416 от 24.12.2015 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора (Правила № 1416).

Данные обстоятельства также подтверждаются: справками ФИПС на патенты №№ 2566482, 147571, 149525, согласно которым зарегистрированы неисключительные лицензии по перечисленным патентам до 24.07.2024 за ОАО «Сибирский хлеб» и ООО Жуковский хлеб», лицензионный договор № 2 от 21.07.2016 на передачу неисключительного права на использование патентов №№ 2566482, 147571, 149525, заключённый между ООО «ИНПК «Хлеботехника» и ОАО «Сибирский хлеб» (том 2, л.д. 40-47); договор на создание и передачу научно-технической продукции № 2 от 17.12.2014, заключённый между ООО «ИНПК «Хлеботехника» и ОАО «Сибирский хлеб» и договор на создание и передачу научно-технической продукции № 4 от 08.05.2015, заключённый между ООО «ИНПК «Хлеботехника» и ОАО «Жуковский хлеб» (том 4, л.д. 98-145).

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1236 Гражданского кодекса лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий: права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав (подп. «з» п. 3 Правил № 1416).

По сведениям, содержащимся в Государственном реестре полезных моделей РФ, в отношении патентов №№ 147571 и 149525, и в Государственном реестре изобретений РФ в отношении патента № 2566482 действует зарегистрированное предоставление права использования по лицензионному договору (№ РД0228394 от 28.07.2017), заключённому на срок до 24.07.2024 на условиях неисключительной лицензии.

Обобщая изложенное суд приходит к следующим выводам: в договоре стороны определили стоимость Технологии как результата интеллектуальной деятельности в размере 2 500 000 руб. 00 коп.; обязанность осуществить государственную регистрацию предоставления ОАО «Котовскхлеб» исключительных прав на Технологию как результата интеллектуальной деятельности лежит на ООО «ИНПК «Хлеботехника»; данное обязательство истцом не исполнено (ФИПС отказано в регистрации) по причине допущенных ООО «ИНПК «Хлеботехника» нарушений законодательства, регулирующего порядок предоставления исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности; подписание лицензионного соглашения не повлекло за собой переход исключительного права к ответчику (ч. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса); при подписании сторонами акта сдачи-приёмки № 1 от 26.02.2016 исключительные права на использование Технологии по патенту № 2566482 на изобретение «Способ непрерывного изготовления и порционного дозирования мучного клейстеризата на замес теста батонобулочных изделий», по патентам на полезные модели № 147571 на машину для непрерывного консистентного заваривания и воздушно-окислительной клейстеризации муки и № 149525 на дозатор муки к ОАО «Котовскхлеб» не перешли (ч. 6 ст. 1232 Гражданского кодекса); отсутствие государственной регистрации предоставления исключительного права на использование Технологии исключает правовую возможность применения этой Технологии в производственном процессе по изготовлению хлебобулочных изделий, и, как следствие, внесение платы за использование Технологии (ч.ч. 1, 3 ст. 307, ст. 309, ч.1 ст. 310, ч. 2 ст. 1233, ч. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса).

В подтверждение не использования комплекта оборудования Агрегата ответчик приобщил к материалам дела приказы о переводе оборудования на консервацию и продлении срока консервации, акт о консервации объекта основных средств (том 2, л.д. 119-125).

Из п. 1 приказа № 33 от 28.02.2017 «О переводе оборудования на консервацию» следует, что ответчиком приостановлено использование оборудования (Агрегата клейстеризации и инновационной технологии тестоприготовления по договору) в связи с отсутствием в разумные сроки государственной регистрации перехода исключительных прав в ФИПС от ООО «ИНПК «Хлеботехника» к ОАО «Котовскхлеб» на использование соответствующих патентов.

Допрошенная судом в качестве свидетеля ФИО3 пояснила, что с 2012 года по настоящее время работает в ОАО «Котовскхлеб», совмещает две должности: главного технолога и начальника лаборатории. В рамках должностных обязанностей занимается контролем качества производимой хлебобулочной продукции, организацией введения в производство новых технологий. Документами, которые регламентируют процесс производства, являются технический регламент по безопасности, отраслевые ГОСТы, декларации соответствия, СТО (производственный документ, принятый в соответствии с ГОСТами). В начале 2016 года на предприятие был поставлен и смонтирован Агрегат - клейстеризатор, проведены соответствующие пуско-наладочные работы и испытания. Вместе с тем, производство хлебобулочных изделий с использованием новой технологии и названного Агрегата не осуществлялось. Применение нового оборудования и технологий в производственной деятельности предусматривает весенние изменений в разрешительную документацию предприятия, разработку деклараций соответствия или внесения изменений в существующие декларации, соответствующие согласования с органами Роспотребнадзора. Без оформления необходимых документов продукция не может быть выпущена для целей коммерческой реализации. Указанный Агрегат использовался для изготовления образцов продукции, которые проверялись на соответствие параметрам качества в лабораторных условиях. Однако декларация соответствия на продукцию, изготовленную по новой технологии с использование оборудования Агрегата, не была оформлена по причине отсутствия у ОАО «Котовскхлеб» прав на использование технологии, в связи с чем данная технология не была внедрена в серийное производство продукции. После издания приказа о консервации работа на данном оборудовании по апробации новой технологии была прекращена (протокол и аудиозапись судебного заседания от 24.11.2020).

Допрошенный судом в качестве свидетеля ФИО4 указал, что с весны 2013 по осень 2018 года работал в ОАО «Котовскхлеб» в должности механика. В рамах должностных обязанностей отвечал за организацию установки, наладки и ремонта оборудования предприятия, устранение аварийных ситуаций. В феврале 2016 года в ОАО «Котовскхлеб» было поставлено оборудование (Агрегат - клейстеризатор), переназначенное для улучшения влажности продукции. Данное оборудование было смонтировано в цеху, проведены пуско-наладочные работы, после чего производились пробные выпечки (по мнению свидетеля, оборудование работало нестабильно). Продукция, изготовленная по новой технологии с использованием Агрегата - клейстеризатора, в продажу не поступала. С февраля 2017 года оборудование находится в консервации (свидетель участвовал в мероприятиях по консервации оборудования) (протокол и аудиозапись судебного заседания от 24.11.2020).

Обобщая вышеприведённое суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований к удовлетворению требований ООО «ИНПК «Хлеботехника» о взыскании с ОАО «Котовскхлеб» основного долга по договору в размере 2 336 000 руб. 00 коп., а также договорной неустойки, начисленной за период с 25.03.2017 по 25.03.2019, на общую сумму 2 000 000 руб. 00 коп. и судебных издержек на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб. 00 коп.

Как указывалось выше, ОАО «Котовскхлеб» в порядке ст. 132 АПК РФ заявлен встречный иск к ООО «ИНПК «Хлеботехника» о взыскании переплаты по договору за комплект оборудования Агрегата в размере 164 000 руб. 00 коп.

Из п. 1 Приложения № 5 к договору - Протокола согласования договорной цены и порядка расчётов усматривается, что договорная цена научно-технической продукции составляет 4 000 000 руб. 00 коп., в том числе: стоимость Технологии 62,5 %, или 2 500 000 руб. 00 коп., стоимость комплекта оборудования Агрегата 37,5 %, или 1 500 000 руб. 00 коп.

ОАО «Котовскхлеб» в рамках договора на счёт ООО «ИНПК «Хлеботехника» перечислило 1 664 000 руб. 00 коп., что подтверждается соответствующими платёжными поручениями (том 3, л.д. 31-43) и не оспаривается ответчиком по встречному иску.

Принимая во внимание, что в ходе рассмотрения настоящего дела суд пришёл к выводу об отсутствии у ООО «ИНПК «Хлеботехника» субъективного материального права требовать от ОАО «Котовскхлеб» оплаты стоимости Технологии по договору, сумма переплаты за поставленный комплект оборудования Агрегата в размере 164 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию в пользу истца по встречному иску.

Судом откланяется довод ООО «ИНПК «Хлеботехника» о пропуске ОАО «Котовскхлеб» исковой давности по заявленному требованию.

При этом суд руководствовался следующим.

По правилам ч. 1 ст. 196, ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По обязательствам, срок исполнения которых не определён или определён моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства (ч. 2 ст. 200 Гражданского кодекса).

С учётом того, что договором срок исполнения ООО «ИНПК «Хлеботехника» обязательств по передаче ОАО «Котовскхлеб» лицензионных прав не определён, такой срок начинает течь с момента предъявления соответствующего требования.

В процессе рассмотрения настоящего дела истец по встречному иску направил в адрес ответчика по встречному иску претензионное письмо № 198 от 31.07.2020 (том 3, л.д. 27, 28), с момента получения которой и начинает исчисляться срок исковой давности.

Статьёй 9 АПК РФ закреплено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Из ч. 2 ст. 65 АПК РФ следует, что обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В силу положений ч.ч. 3.1, 5 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При этом обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном ст. 70 АПК РФ, в случае их принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований, и об удовлетворении встречных исковых требований.

Частью 1 ст. 110 АПК РФ определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. В удовлетворении первоначального иска отказать.

2. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная научно-производственная компания «Хлеботехника», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества «Котовскхлеб», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) переплату по договору № 1/15/7 от 05.06.2015 на создание и передачу научно-технической продукции за комплект оборудования Агрегата в размере 164 000 руб. 00 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом государственную пошлину в сумме 5 920 руб. 00 коп.

2. Выдать Открытому акционерному обществу «Котовскхлеб» исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

3. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья                                                                                                    Ю.В. Попов