ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А13-20894/2019

г. Вологда

21 апреля 2021 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2021 года.

В полном объеме постановление изготовлено 21 апреля 2021 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Зайцевой А.Я. и                         Ралько О.Б. при ведении протокола секретарем судебного заседания              ФИО1,

при участии от общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» представителя ФИО2 по доверенности от 03.02.2020, индивидуального предпринимателя ФИО3 (лично),

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Вологодской области от 29 мая 2020 года по делу № А13-20894/2019,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» (адрес: 115035 Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 4;                                 ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (адрес: г. Череповец, ОГРНИП 316352500056190, ИНН 

<

***>; далее – Предприниматель) о взыскании 5 200 000 руб. компенсации за незаконное использование произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus).

Решением суда от 29 мая 2020 года заявленные требования удовлетворены в полном объеме, также с ответчика в пользу истца взыскано 49 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Ответчик с решением суда не согласился, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В обоснование заявленных требований в жалобе, а также в дополнениях к ней указывает, что  регистрация доменного имени начата ранее заключения лицензионного договора от 25.04.2017. Полагает, что регистрация товарного знака «Ждун» произведена с нарушениями. В оформлении сайта использованы стикеры со Ждуном, размещенные для общего и безвозмездного пользования в сети Интернет, которые, по сути, являются пародиями, карикатурами на спорное произведение, и использование которых в силу пункта 4 статьи 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) допускается без согласия правообладателя. Ссылается на несоответствие представленных истцом протоколов осмотра сайта требованиям процедур осмотра и заверения нотариусом доказательств и на злоупотребление истцом исключительными правами, на чрезмерность заявленной к взысканию суммы компенсации. Просит снизить размер компенсации в соответствии с представленным контррасчетом.

Одновременно с апелляционной жалобой Предприниматель заявил ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, мотивировав его тем, что не был надлежащим образом извещен о судебном разбирательстве по настоящему делу, с 2014 года он проживает в Москве, кто и каким образом получал судебную корреспонденцию, ему не известно; о принятом решении узнал 07.10.2020 в отделении банка, в котором у ответчика открыт расчетный счет.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что определение суда от 10.01.2020 о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству, а также определения суда от 04.02.2020, от 12.03.2020, от 09.04.2020, направленные ответчику по двум адресам в                               г. Череповце, сведения о которых имеются в материалах дела, ответчиком не получены. При этом материалами дела подтверждается фактическое проживание и осуществление Предпринимателем трудовой деятельности в Москве. Апелляционный суд, учитывая, что на основании указов Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия, в том числе предусматривающие ограничение передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, счел причины неполучения апеллянтом судебной корреспонденции, имеющей сокращенные сроки хранения в отделении почтовой связи, и, соответственно, пропуска срока на апелляционное обжалование решения суда по настоящему делу уважительными. В связи с признанием уважительными причин пропуска процессуального срока, а также исходя из того, что установленный частью 2 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) предельно допустимый шестимесячный срок на апелляционное обжалование решения суда на момент подачи ответчиком жалобы не истек, апелляционный суд протокольным определением от                           09 декабря 2020 года восстановил Предпринимателю пропущенный процессуальный срок.

В судебном заседании Предприниматель поддержал доводы жалобы с учетом дополнений к ней. 

Представитель истца в судебном заседании доводы апеллянта отклонил по мотивам, изложенным в отзыве, просил решение суда оставить без изменения.

Заслушав пояснения Предпринимателя, представителя истца, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд находит решение суда подлежащим изменению в силу следующего.

Как видно из материалов дела, Общество (Лицензиат) на основании лицензионного договора от 25.04.2017, заключенного с  Маргарет А. ФИО4 (Лицензиар), является обладателем исключительным прав на произведение изобразительного искусства с условным наименованием «Ждун» (Произведение), используемым в Интернете (настоящее название скульптуры – «Гомункулус Локсодонтус»).

 В пункте 1.1 договора указано, что произведение «Ждун» представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя, без ног, а также руками человека. Данное Произведение может иметь иное наименование в других странах. На территории России и стран СНГ наименование также может быть различным. Разница в наименовании никак не влияет на объем прав, переданных по договору, а также не нарушает личное (имущественное право) автора на неприкосновенность его Произведения. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на бумажном носителе в форме изображения всех вариаций и с указанием общих характеристик (приложение 1 к договору). Кроме того, Произведение передается для использования в сети Интернет на электронном носителе в форме изображения. 

В пункте 1.1 договора также указано, что лицензионной территорией является Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан; лицензионный срок установлен на 5 лет с 25.04.2017 по 24.04.2022.

Согласно пункту 2.1 договора Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения на условиях исключительной лицензии на лицензионной территории в течение лицензионного срока любым способом  и в любой форме, включая перечисленные в статьях 1229 и 1270 ГК РФ.

В разделе 3 договора определены права и обязанности сторон. В частности, пунктом 3.4.3 договора предусмотрено право Лицензиата на получение денежного или иного возмещения за нарушение исключительных прав от третьих лиц.

В материалах дела также видно, что Общество является правообладателем товарного знака «Ждун», охраняемого по свидетельству                            № 690877, зарегистрированному Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.01.2019 с приоритетом от 26.05.2017.

В обоснование иска Общество указывает, что согласно протоколу осмотра доказательств от 30.08.2018, произведенного нотариусом города Москвы ФИО5, Предпринимателем осуществлено неправомерное использования произведения «Ждун» путем продажи товаров: брелоков «Ждун», подушек со Ждуном, мягких игрушек «Ждун» 40 см и 60 см разных цветов, «Ждун антистресс», на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: zhdetzhdun.ru. Образ произведения «Ждун» также использован Предпринимателем в оформлении сайта, а наименование – в названии домена zhdetzhdun.ru. Вместе с тем Общество согласия на использование произведения «Ждун» Предпринимателю не давало, лицензионный договор на право использования данного произведения не заключен.

В претензиях от 12.09.2018, от 21.02.2019, направленных Предпринимателю, Общество потребовало прекращения нарушения исключительных прав, а также выплаты компенсации в размере 1 000 000 руб. Данные претензии Предпринимателем не получены, претензионные требования Общества не исполнены.

Ссылаясь на нарушение Предпринимателем при продаже товаров на сайте в сети Интернет исключительных прав Общества на произведение изобразительного искусства «Ждун», истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации в размере 5 200 000 руб.

Суд первой инстанции признал исковые требования правомерными в заявленном истцом размере.

Апелляционный суд не может согласиться с установленным решением суда размером компенсации, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства.

В силу статьи 1226 указанного Кодекса на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В пункте 3 статьи 1228 ГК РФ указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора (пункт 2 статьи 1234 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В пункте 2 статьи 1235 ГК РФ предусмотрено, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать: 

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия); 

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

В силу пункта 1 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

В пункте 1 статьи 1259 названного Кодекса приводится открытый перечень объектов авторских прав, которыми являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в их числе поименованы произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Согласно пункту 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

В силу пункта 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. 

В пункте 91 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснено, что предложение к продаже экземпляра произведения охватывается правомочием на распространение произведения (подпункт 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Согласно статье 1285 ГК РФ автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

В пункте 110 Постановления № 10 указано, что правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются.

В данном случае факт принадлежности Обществу исключительных прав на произведение изобразительного искусства с условным наименованием «Ждун» подтверждается представленным истцом в материалы дела лицензионным договором от 25.04.2017, заключенным с автором скульптуры ФИО6 ФИО4, а также сертификатом-подтверждением от 25.04.2017  о предоставленном Обществу праве использования объекта авторского права, подписанным автором.

Нотариальными протоколами осмотра доказательств от 30.08.2018, от 20.02.2019 подтверждается факт использования Предпринимателем произведения изобразительного искусства с условным наименованием «Ждун» на страницах сайта www.zhdetzhdun.ru.

Ответчик факт принадлежности ему указанного сайта не оспаривает, напротив, в дополнениях к апелляционной жалобе от 10.01.2021, а также в пояснениях, данных апелляционному суду, указывает, что является автором доменного имени zhdetzhdun.ru, зарегистрированного 25.04.2017, и самого сайта. 

Довод ответчика о том, что регистрация доменного имени начата ранее заключения лицензионного договора, не принимается апелляционным судом, поскольку правомерность использования в доменном имени наименования «Ждун» предметом настоящего спора не является. Требований, связанных с использованием товарного знака № 690877 «Ждун», Обществом в рамках настоящего дела к ответчику также не заявлено. В связи с этим ссылка ответчика на то, что товарный знак оформлен с нарушениями, подлежит отклонению.

Аргументы апеллянта о том, что в оформлении сайта использованы   стикеры со Ждуном, размещенные для общего и безвозмездного пользования в сети Интернет, которые, по сути, являются пародиями, карикатурами на спорное произведение, и использование которых в силу пункта 4 статьи 1274 ГК РФ допускается без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения, также не принимаются апелляционным судом, поскольку, как следует из нотариальных протоколов осмотра сайта от 30.08.2018, от 20.02.2019, помимо карикатурных изображений произведения «Ждун», на сайте размещено изображение товаров: брелоков «Ждун», подушек со Ждуном, мягких игрушек «Ждун» 40 см и 60 см разных цветов. При этом доказательств наличия у Предпринимателя прав на произведение изобразительного искусства с условным наименованием «Ждун», позволяющих использовать изображение данного произведения при продаже товаров, созданных на его основе, на страницах принадлежащего ему сайта, ответчиком в материалы дела не представлено.

Довод Предпринимателя о том, что протоколы осмотра доказательств от  30.08.2018, от 20.02.2019, составленные нотариусом города Москвы                     ФИО5 и временно исполняющей обязанности нотариуса                   ФИО5 ФИО7, являются недопустимыми доказательствами, отклоняется апелляционной коллегией.

Согласно статье 102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы), по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Таким образом, основанием для обеспечения доказательств является предполагаемая возможность утраты ими доказательственного значения в будущем судебном процессе. 

Согласно статье 103 Основ в порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу. Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

Информация в сети Интернет не обладает свойством постоянства, так как может быть легко изменена, удалена или утрачена по иным причинам, в частности ввиду обновления интернет-сайта. В связи с этим в целях обеспечения отражения достоверности информации, размещенной в сети Интернет, на текущий момент времени ее осмотр и фиксация должны осуществляться безотлагательно. В противном случае при извещении нотариусом заинтересованных лиц (правонарушителя) о времени и месте обеспечения такого доказательства указанная цель не будет достигнута.

В силу статьи 33 Основ отказ в совершении нотариального действия или неправильное совершение нотариального действия обжалуются в судебном порядке.

В соответствии с частью 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

В данном случае истцом представлены в материалы дела оригиналы протоколов осмотра доказательств нотариусом от 30.08.2018, от 20.02.2019. 

Подлинность представленных протоколов ответчиком не опровергнута, о фальсификации доказательств Предприниматель в порядке статьи 161 АПК РФ не заявил. Нотариальные действия в установленном порядке не оспорены, данные нотариальные акты недействительными не признаны и не отменены.

При таких обстоятельствах апелляционный суд находит представленные истцом протоколы осмотра доказательств нотариусом от 30.08.2018, от 20.02.2019 допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Таким образом, материалами дела подтверждается факт размещения ответчиком на созданном им сайте изображений товара, созданного на основе и с использованием произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун», исключительные права на которое принадлежат Обществу.

Доказательства, свидетельствующие о наличии согласия  правообладателя – Общества на использование произведения путем реализации Предпринимателем товара на сайте в сети Интернет, ответчиком не представлены. Доказательства того, что предлагаемые к продаже товары были приобретены ответчиком у законного правообладателя, в деле отсутствуют. Сведений о наличии у Предпринимателя прав на использование произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» не имеется.

При таких обстоятельствах следует признать доказанным факт нарушения Предпринимателем исключительных прав Общества на произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун», и, таким образом, требование о взыскании компенсации, предусмотренной статьями 1301, 1515 ГК РФ, предъявлено истцом правомерно.

Вместе с тем апелляционный суд не может согласиться с решением суда в части определения размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Обществом заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. При этом суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В предмет доказывания при избранном истцом виде компенсации входит установление стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пункта 3 статьи 1301 ГК РФ. Установленный таким образом размер является, по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, одновременно и минимальным и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом.

Во втором абзаце пункта 61 Постановления № 10 указано, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. 

Определение размера компенсации является прерогативой суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права на использование аналогичным способом.

В данном случае в обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор от 24.07.2017 № 24/07/17, в соответствии с которым Общество (Лицензиар) предоставило обществу с ограниченной ответственностью «Патриот Проект» (Лицензиат; далее –                ООО «Патриот Проект») неисключительную лицензию на использование за вознаграждение произведения изобразительного искусства с оригинальным наименованием «Гомункулус Локсодонтус», также известного под названием «Ждун» (Произведение), в пределах срока (1 год) и территории (Российская Федерация) лицензии путем распространения экземпляров произведения в составе товара (пункт 2.1 договора).

В пункте 1.3 договора указано, что стороны ограничили перечень разрешенных товаров игрушками.

Согласно пункту 4.1 договора за предоставляемую в соответствии с договором лицензию на использование Произведения способами и на условиях, которые указаны в договоре, Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение в размере 2 600 000 руб., в том числе НДС.

В приложении 1 к договору стороны утвердили характеристики товара: мягкая игрушка «Ждун» высотой 30 см, и мягкая игрушка «Ждун» высотой 15, а также определили, что Лицензиат вправе использовать лицензию на Произведение в пределах следующего количества экземпляров Произведения: мягкая игрушка «Ждун» высотой 30 см – не более 4 000 экз., мягкая игрушка «Ждун» высотой 15 см – не более 3 000 экз.

В подтверждение исполнения Лицензиатом обязательства по выплате вознаграждения истцом представлено в материалы дела платежное поручение от 11.09.2017 № 416 на сумму 2 600 000 руб.

Вместе с тем представление в суд лицензионного (сублицензионного) договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены данного договора (стоимости права использования), поскольку, согласно разъяснениям, содержащимся в пятом абзаце пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего произведения, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение; территория, на которой допускается использование (РФ, субъект РФ, населенный пункт); аффилированность лицензиара и лицензиата; иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного объекта, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом.

Предприниматель, оспаривая заявленный истцом к взысканию размер компенсации, со ссылкой на судебные акты по делам № А03-20624/2019,                              № А14-4655/2019 указал, что в соответствии со справкой акционерного общества Торгового дома «Гулливер и Ко» (далее – Торговый дом) стоимость партии лицензионного товара составляет 30 000 руб.

Апелляционный суд, проверив доводы сторон, изучив судебную практику по данной категории дел, установил, что у Общества имеются иные лицензионные договоры на использование произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (дела № А36-1879/2019,                                   № А56-56792/2017).

Во исполнение определения апелляционного суда Обществом представлены в материалы дела лицензионный договор от 11.09.2017                          № 11/09/17-ПЭ, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Промоэйдж» (далее – ООО «Промоэйдж»), а также лицензионный договор от 01.09.2017 № СДЛК-07/08/2017-ГУ/Ж, заключенный с Торговым домом.

По условиям договора от 11.09.2017 ООО «Промоэйдж» предоставлено право на использование произведения исключительно в рамках торжественных мероприятий по случаю запуска широкополосного доступа в Интернет для жителей города Норильска Красноярского края путем использования произведения в виде его объемного изображения, а именно размещения фигуры Ждуна, сидящего на лавке с ноутбуком, на площади перед зданием по адресу:               

<

...>, на срок с 15.09.2017 по 22.09.2017. За предоставленное по данному договору право использования Произведения ООО «Промоэйдж» обязалось выплатить Обществу вознаграждение в размере 354 000 руб., в том числе НДС.

Поскольку способ использования Произведения по договору с                       ООО «Промоэйдж» от 11.09.2017 отличен от способа использования Произведения ответчиком, данный договор не может быть принят в качестве доказательства при определении размера компенсации, подлежащей выплате Предпринимателем.

Согласно договору от 01.09.2017, заключенному с Торговым домом, Общество (Лицензиар) предоставило Торговому дому (Лицензиату) за вознаграждение исключительную лицензию на использование произведения изобразительного искусства с оригинальным наименованием «Гомункулус Локсодонтус» (Homunkulus Loxodontus), известного также под названием «Ждун» (Произведение), в пределах срока (2 года) и на территории использования (Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан) следующим способами: 

– воспроизведение Произведения в составе игрушки в целях дальнейшего распространения (пункт 2.1.1 договора);

– распространение экземпляров Произведения в составе игрушки (пункт 2.1.2);

– импорт экземпляров Произведения в составе игрушки (пункт 2.1.3);

– воспроизведение Произведения на упаковке игрушки (пункт 2.1.4);

– воспроизведение Произведения в составе игрушки в целях рекламирования игрушки на любых рекламных материалах, связанных с продажей игрушки в любых необходимых для этого материальных формах и при помощи любых необходимых для этого средств в течение срока и пределах территории.

Под игрушкой согласно пункту 1.2 договора понимается мягкая детская игрушка, выполненная на основе Произведения, являющаяся товаром, предназначенным для продажи, обмена или любого другого введения в гражданский оборот. В приложении 1 к договору стороны согласовали размеры игрушки и варианты ее исполнения, всего 35 вариантов.

Из положений пункта 4.1 договора следует, что размер вознаграждения Лицензиара за предоставленную Лицензиату лицензию состоит из гарантированного платежа в размере 3 815 000 руб. и периодических платежей (роялти), которые подлежат выплате Лицензиату только в части, превышающей сумму гарантированного платежа. 

Поскольку пунктом 2.1 договора Торговому дому предоставлено право на использование Произведения 5 способами, при этом стоимость права использования каждым из пяти способов в договоре не определена, размер гарантированного вознаграждения за использование одним способом, в том числе  путем распространения экземпляра Произведения в составе игрушки, составит 763 000 руб.  

 Данная сумма гарантированного платежа более чем в три раза меньше размера вознаграждения Общества по лицензионному договору, заключенному с ООО «Патриот Проект», по которому последнему предоставлено право на использование Произведения лишь одним способом – путем распространения экземпляров Произведения в составе мягких игрушек.

Принимая во внимание, что Предпринимателем допущено нарушение прав истца путем предложения к продаже товаров, имитирующих или содержащих изображение произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун», что с учетом разъяснений пункта 91 Постановления № 10 охватывается правомочием на распространение произведения, апелляционный суд считает, что установленная договором от 01.09.2017 гарантированная сумма вознаграждения может быть приняты во внимание при расчете компенсации, подлежащей взысканию с ответчика.

Таким образом, двукратный размер стоимости права использования произведения тем способом, который использовал нарушитель, составит 1 526 000 руб.

Доказательств того, что стоимость права использования произведения путем предложения товаров к продаже на сайте в сети Интернет составляет иную, меньшую, сумму, ответчиком в материалы дела не представлено. Ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы в целях установления стоимости права использования спорного произведения, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование тем способом, которым использовал ответчик, Предприниматель не заявил, тогда как апелляционный суд разъяснял ответчику право на заявление соответствующего ходатайства, в том числе в определении суда об отложении рассмотрения жалобы от 20.01.2021.

Доводы ответчика со ссылкой на судебную практику о том, что, поскольку осмотр сайта производился лишь два дня, то и размер компенсации подлежит исчислению только за этот период и составит 28 493 руб. 16 коп.                     (2 600 000 руб. / 365 х 2 дн. х 2), не принимаются апелляционным судом, поскольку опровергаются пояснениями самого Предпринимателя, данными апелляционному суду, о том, что сайт был закрыт осенью 2020 года.

Вместе с тем апелляционный суд, принимая во внимание доводы ответчика о чрезмерности заявленного истцом к возмещению размера компенсации, приходит к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации, исходя из следующего.

В пункте 1 статьи 1252 ГК РФ определены способы защиты исключительных прав, в частности указано, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

При этом в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В абзаце втором пункта 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Применительно к нарушению исключительных прав на произведение размер компенсации определен в статье 1301 ГК РФ. При этом в данной статье приведены три способа расчета данной компенсации.

Как указано в пункте 62 Постановления № 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из правовых позиций, сформулированных в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 13.12.2016 № 28-П, суд с учетом характера допущенного нарушения, тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него, вправе снизить размер компенсации ниже установленной нормами ГК РФ величины.

В данном случае апелляционный суд учитывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактической реализации ответчиком товаров с использованием произведения, предложение о продаже которых размещалось на сайте. Контрольных закупок товара истцом не производилось. Сведений об объемах реализованного товара, о полученной от его реализации ответчиком прибыли в деле не имеется.

Доказательства того, что заявленная истцом к возмещению компенсация соразмерна доходам ответчика от реализации товаров, созданных на основе и с использованием произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун», посредством интернет-продаж на сайте www.zhdetzhdun.ru, отсутствуют.

Согласно поступившей из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Вологодской области (далее – Инспекция) в ответ на запрос апелляционного суда налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2017 год, доход Предпринимателя за 2017 год, облагаемый по ставке 6 %, составил 723 947 руб. Из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ следует, что доход ответчика от трудовой деятельности составил 363 691 руб.  Налоговые декларации за 2018, 2019 годы Предпринимателем в Инспекцию не представлялись.

Согласно трудовой книжке в период с 13.11.2014 по 08.09.2017             ФИО3 работал в обществе с ограниченной ответственностью «Ям Ресторантс Раша» – изначально членом бригады, а с 01.08.2016 менеджером смены. 

Как следует из пояснения ответчика, впоследствии в 2018 году он оказывал услуги такси, арендовав для этих целей транспортные средства, в подтверждение чего представил договоры аренды транспортных средств от 26.05.2018, от 30.05.2019, постановления по делу об административном правонарушении от 25.09.2018 по делам № 5-19810/013/18, № 5-19812/013/18. Согласно пояснениям ответчика, изложенным в ходатайстве о восстановлении процессуального срока, а также справке общества с ограниченной ответственностью «Севен Процессинг» от 16.10.2020, данной организацией (заказчик) заключен с ФИО3 (исполнитель) договор оказания услуг от 01.05.2020 № 0105-К, конкретный объем оказываемых услуг определяется в заявках заказчика, ежедневно получаемых исполнителем в офисе.

Согласно выпискам из банковских счетов Предпринимателя за период с июня 2020 года по 02 февраля 2021 года поступления денежных средств за указанный период незначительны.

Таким образом, учитывая отсутствие доказательств фактической продажи ответчиком товаров с использованием сайта www.zhdetzhdun.ru и получения дохода от реализации данной продукции, а также исходя из того, что в настоящее время сайт закрыт и в материалах дела отсутствуют сведения о совершении Предпринимателем действий по нарушению прав истца, принимая во внимание материальное положение ответчика, осуществляемый им в настоящее время вид деятельности, заявленное им ходатайство о снижении размера компенсации, а также отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав Общества либо иных правообладателей, апелляционный суд, руководствуясь требованиями разумности, справедливости и соразмерности применяемой меры ответственности допущенному нарушению, приходит к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации до                 200 000 руб.

 При вынесении настоящего постановления и уменьшении размера компенсации судебная коллегия принимает также во внимание правовые позиции, сформулированные в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, от 13.02.2018 № 8-П, от  13.12.2016 № 28-П, согласно которым взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ). Соответственно, защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота, т.е. с соблюдением требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц (часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации). Если при рассмотрении конкретного дела будет выявлено, что применимые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, то суд обязан руководствоваться критериями обеспечения равновесия конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности.

Апелляционный суд считает, что компенсация в сумме 200 000 руб. соразмерна допущенному ответчиком нарушению, соответствует требованиям справедливости и обеспечивает баланс интересов сторон в рассматриваемой ситуации.

С учетом вышеизложенного решение суда подлежит изменению, а исковые требования Общества – частичному удовлетворению, в сумме                  200 000 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежат распределению между сторонами в соответствии с частями 1, 5 статьи 110 АПК РФ, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Вологодской области от 29 мая 2020 года по делу № А13-20894/2019 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (адрес: г. Череповец, ОГРНИП 316352500056190, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» (адрес: 115035 Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 4;  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, а также 1 885 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

В удовлетворении остальной части иска отказать».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Си Ди Лэнд контакт» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 2 884 руб. 50 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.В. Чередина

Судьи

А.Я. Зайцева

О.Б. Ралько