АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020

http://novgorod.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

               

Р Е Ш Е Н И Е

 

Великий Новгород

Дело № А44-1956/2022

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 12 августа 2022 года

Арбитражный суд Новгородской области 

в составе судьи Соколовой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи Львовой О.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ФИО1 (214004 

<

...>) и ФИО2 (214004 

<

...>)

к  Муниципальному унитарному предприятию «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 174406 

<

...>)

о признании исключительных прав ФИО1 и ФИО2 на секрет производства (ноу-хау) – эжектор, о прекращении нарушения прав, выражающихся в незаконном использовании эжекторов

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

общество с ограниченной ответственностью «АКВА-Рифайнер» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес 214025 

<

...>)

ФИО3 (174401, 

<

...>).

при участии: 

истец: ФИО1, паспорт

от истцов: представитель ФИО4, действующий по доверенности от ФИО2 № 67 ААА 1706373 от 28.10.2021, а также действующий по доверенности от ФИО1 № 67 АВ 1668012 от 13.05.2021

от ответчика: начальник юридического отдела ФИО5, дов. б/н от 01.11.2021

третье лицо: ФИО3, паспорт

у с т а н о в и л:

Граждане ФИО1, ФИО2 (далее – истцы) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Муниципальному унитарному предприятию «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (далее – ответчик, МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ») о признании исключительных прав ФИО1 и ФИО2 на секрет производства (ноу-хау) – эжектор, о прекращении нарушения прав, выражающихся в незаконном использовании эжекторов.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2022 по делу № СИП-1116/2021 дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области.

В ходе рассмотрения дела, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «АКВА-Рифайнер» (далее ООО «АКВА-Рифайнер») и ФИО3.

В судебном заседании 11.08.2022 ФИО1 и представитель истцов поддержали исковые требования в полном объеме. 

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве и дополнительных письменных пояснениях.

В судебном заседании ФИО3 пояснил, что в спорный период времени он работал директором МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ». Предприятие осуществляло строительство станции обезжелезивания в г.Боровичи. В ходе строительства была использована запатентованная технология «АКВА-Рифайнер», патент на которую предоставил ФИО2 Часть работ по изготовлению необходимых деталей, производилась силами МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», часть работ - ООО «Полимермаш-сервис». При передаче чертежей ФИО2 и ФИО3 устно договорились о соблюдении режима коммерческой тайны. Отдельных документов о соблюдении режима коммерческой тайны, при работе с чертежами работниками МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и при передаче их третьим лицам, не составлялось.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, обращаясь с настоящим иском истцы (с учетом дополнительных пояснений от 28.04.2022) указали, что 20.08.2008 в Государственном реестре изобретений был зарегистрирован патент № 2331586 «Станция очистки подземных и сточных вод» (л.д.132 т.1), в котором авторами указаны ФИО1 и ФИО2 Данный патент содержит основные принципы работы станции обезжелезивания воды путем аэрации в ней железа. Ряд элементов и узлов станции обезжелезивания являются ноу-хау (секретом производства), которые объединены в единую технологию технологии СОПВ «АКВА-Рифайнер» (л.д.35-53 т.1). Авторами на исключительные права ноу-хау (секрет производства) являются ФИО1 и ФИО2 В МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» было установлено 24 фильтра с проектной мощностью 17000м3/сутки по технологии СОПВ «АКВА-Рифайнер», в которых используется исключительная авторская технология, секрет производства (ноу-хау), а именно эжектора, разработанные Мицевич и ФИО2 в количестве 72 штук. 

Между МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и ООО «АКВА-Рифайиер» 25.12.2013 был заключен договор № 02 на пусконаладочные работы оборудования (л.д.15-16 т.1). Согласно пункту  1.1. Договора № 02 от 25.12.2013 ООО «АКВА-Рифайнер» обязалось произвести пуско-наладку оборудования станции обезжелезивания. Станция была введена в эксплуатацию 11.12.2014. Авторы ФИО1, и ФИО2 непосредственно участвовали в контроле за изготовлением оборудования Станции обезжелезивания воды и его установки в соответствии с технологией СОПВ «АКВА-Рифайнер», предоставляли чертежи эжекторов изготовителю.

Уведомлением от 18.07.2019 МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» заявило отказ от исполнения Договора № 02 от 25.12.2013. В связи с чем оно обязано было прекратить пользование станцией обезжелезивания, так как не имело лицензионного разрешения на использование авторской секретной технологии, принадлежащей истцам. МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», было обязано заключить лицензионный договор с правообладателями истцами. Однако этого сделано не было. До настоящего времени ответчик незаконно использует станцию обезжелезивания, в которой используется авторская технология (ноу-хау) в коммерческих целях дня получения прибыли.

Возражая против удовлетворения исковых требований МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» в отзыве и дополнительных письменных возражениях указывало, что 24.12.2013 между Администрацией города Боровичи (Заказчик) и МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (Поставщик) был заключен муниципальный контракт № 0150300002413000100-0231062-01 (л,д.3-4 т.2), согласно которому Поставщик обязался поставить оборудование станции обезжелезивания воды для г.Боровичи.  В целях исполнения данного контракта ООО «Солтек» (Поставщик) и МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (Покупатель) 27.12.2013 заключили договор поставки № 047/2013 (Л.Д.26-27 Т.2) на поставку корпусов фильтра. Чертежи спорных эжекторов были получены МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» от истцов в свободный доступ, без каких-либо ограничений с их стороны. 28.02.2014 МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» обратилось в ООО «Полимермаш-сервис» с просьбой изготовить по прилагаемым чертежам детали к эжекторному узлу (л.д.29 Т.2). 25.12.2013 между МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» (Заказчик) и ООО «АКВА-Рифайнер» (Подрядчик) был заключен договор № 02 на пусконаладочные работы технологических процессов станции обезжелезивания. В ходе проведения работ ни истцы, ни ООО «АКВА-Рифайиер» лицензионных договоров с МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», а также с иными лицами, изготавливающими спорные детали, не заключали. О том, что чертежи спорных эжекторов и сами эжекторы являются коммерческой тайной, ни истцы, ни ООО «АКВА-Рифайнер» МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» не уведомляли. Какие-либо доказательства соблюдения истцами и ООО «АКВА-Рифайнер» мероприятий по охране коммерческой тайны в материалы дела не представлены. Согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности (исх. № 41-91008-12 от 12.08.2021) (л.д.36 т.2) патент на изобретение № 2331586 прекратил свое действие досрочно 26.04.2009.

Оценив содержащиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (в применимой к спорным правоотношениям редакции) секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1466 ГК РФ обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1472 ГК РФ нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (статья 1465 Кодекса).

При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, перечень не подлежащих охране сведений и порядок предоставления составляющей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне).

Также необходимо иметь в виду, что к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства (статья 1472 ГК РФ) может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование), если его орган, получивший доступ к соответствующей информации, такую информацию разгласил (статья 14 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

В пункте 143 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).

Как следует из разъяснения, изложенного в пункте 144 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1465 ГК РФ с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным.

При этом судам следует учитывать, что режим коммерческой тайны, перечень, не подлежащих охране сведений, и порядок предоставления составляющей коммерческую тайну информации определяются в соответствии с Законом о коммерческой тайне.

Таким образом, любые перечисленные в диспозиции статьи 1465 ГК РФ сведения приобретают статус ноу-хау лишь в случае защиты их правообладателем режимом коммерческой тайны.

Согласно части 1 статьи 3 Закона о коммерческой тайне, коммерческая тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

В части 2 той же статьи указано, что информация, составляющая коммерческую тайну, это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, это лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны (часть 4 той же статьи).

В силу части 1 статьи 6.1 Закона о коммерческой тайне права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента установления им в отношении этой информации режима коммерческой тайны в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона, в соответствии с которой, меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя: определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в части 1 настоящей статьи (часть 2 названного Закона).

Таким образом, исходя из смысла указанных норм права, коммерческая тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, в отношении которой, обладатель такой информации на законном основании, ограничил доступ к этой информации, и установил в отношении ее режим коммерческой тайны, путем определения перечня информации, составляющей коммерческую тайну; проведя учет лиц, получивших доступ к информации и урегулировав отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну; нанеся на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включив в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием реквизитов обладателя такой информации, а также ознакомив под расписки определенных им лиц с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, и с установленным режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение, создав тем самым необходимые условия для соблюдения установленного режима коммерческой тайны.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основание своих требований или возражений.

Определением Арбитражного суда Новгородской области от 12.05.2022 суд обязал истцов представить лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (эжекторов), либо иные документы, подтверждающие право лица, изготовившего и продавшего фильтры МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», использовать спорный секрет производства, а также документы, подтверждающие введение режима коммерческой тайны в отношении секрета производства (эжекторов) с учетом положений статьи 1465 ГК РФ в редакции, действующей до 01.10.2014.

Во исполнение определения суда, истцы 23.05.2022 представили Авторский лицензионный договор от 26.10.2009 (л.д.97-98 т.2), заключенный между ООО «Аква-Рифайнер» (Лицензиат) и ФИО2 и ФИО1 (Лицензиары), согласно которому Лицензиары безвозмездно передали исключительные авторские права на использование продукта интеллектуальной деятельности – Технололгию станции очистки подземных и сточных вод, фирменное наименование СОПВ «АКВА-Рифайнер» Лицензиату, а именно: право на использование патента № 2331586 «Станция очистки подземных и сточных вод» от 20.08.2008; право на использование авторской секретной технологии «ноу-хау» к патенту № 2331586 «Станция очистки подземных и сточных вод» от 20.08.2008.

Также истцы представили приказ № 2 от 26.10.2009 (л.д.99), вынесенный ООО «Аква-Рифайнер» о неразглашении коммерческой тайны.

В судебном заседании 26.05.2022 ФИО1 и ФИО6 пояснили, что авторами Технологии очистки подземных и сточных вод  (ноу-хау) являются ФИО2 и ФИО1 26.10.2009 между ООО «АКВА-Рифайнер» (Лицензиат) и ФИО2 и ФИО1 (Лицензиары) был заключен авторский лицензионный договор, согласно которому Лицензиары безвозмездно передали исключительные авторские права на использование продукта интеллектуальной деятельности – Технологию станции очистки подземных и сточных вод, фирменное наименование СОПВ «АКВА-Рифайнер» Лицензиату. 26.10.2009 ООО «АКВА-Рифайнер» вынесен приказ о неразглашении коммерческой тайны № 2, которым утвержден перечень сведений, составляющих коммерческую тайну в ООО «АКВА-Рифайнер», в том числе такими сведениями являются сведения о спорном эжекторе (чертежи и само изделие). В 2009 году к ФИО2 обратились представители Администрации г.Боровичи с предложением об установке авторской технологии очистки воды на станции обезжелезивания МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ». Все необходимые изделия для выполнения работы обычно изготавливались только в ООО «АКВА-Рифайнер». Однако в ходе переговоров, в целях экономии бюджетных средств, было принято решение об изготовлении деталей в  МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ». В условиях доверительных отношений, ФИО2 передал чертежи эжектора (л.д.127 т.2) для изготовления изделия директору МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» ФИО3 с условием их возврата. При передаче чертежей ФИО2 не уведомлял работников МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» о назначении изготавливаемых деталей. По сведениям истцов часть деталей была изготовлена токарем МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», часть деталей изготавливалась на предприятии, находившемся в г.Старая Русса. После изготовления деталей все чертежи были возвращены ФИО3 ФИО2  25.12.2013 между МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» и ООО «АКВА-Рифайиер» был заключен договор № 02 на пусконаладочные работы оборудования. Корпуса фильтров поставляло МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ». Обвязку фильтров также проводил коллектив МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ». ФИО2 осуществил установку эжекторов и произвел пусконаладку оборудования. 

Вместе с тем, как следует из представленных суду документов, изготовлением фильтров для станции обезжелезивания, в том числе спорных эжекторов занимались МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», ООО «Солтек», ООО «Полимермаш-сервис».

Ни истцы, ни ООО «АКВА-Рифайиер» лицензионных договоров с МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», а также с иными лицами, изготавливающими спорные детали, не заключали. 

В материалах дела отсутствуют документы подтверждающие согласие МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на соблюдение режима коммерческой тайны для каких-либо документов и изделий, ввиду того, что перечень информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках договора № 02 от 25.12.2013, а также в иных правоотношениях сторон, не определялся, порядок обращения с данной информацией и контроль за его соблюдением не устанавливался, учет лиц, получивших допуск к конфиденциальной информации не осуществлялся, запрет на предоставление сведений, составляющих коммерческую тайну третьим лицам, отсутствовал.

Исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что истцами не были созданы необходимые условия для соблюдения МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» режима коммерческой тайны и конфиденциальности информации. 

Согласно статье 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, информация о спорном эжекторе и его чертежи, были раскрыты для неограниченного круга лиц, в том числе для работников МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», ООО «Солтек», ООО «Полимермаш-сервис». 

Доказательства проведения истцами или ООО «АКВА-Рифайнер» каких-либо мероприятий для сохранения режима конфиденциальности, суду не представлены. В материалах дела отсутствуют достаточные и надлежащие доказательства, достоверно подтверждающие факт нарушения исключительного права истцов на секрет производства, а также соблюдение полного комплекса мер по охране конфиденциальности информации, и отсутствия ее утраты.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, с учетом всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения.

 

Судья

Соколова Е.А.